Entscheidung des hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2011 AZ 25 W (pat) 1/11.

„(Klasse 9)
Bildschirme (Computer), Computer-Programme (gespeichert), Computer-Software (gespeichert), Computer, Diskettenlaufwerke (für Computer), Drucker für Computer, Interfaces (Schnittstellen-geräte oder -programme für Computer), Laptops (Computer), Magnetdatenträger, Monitore (Computerhardware), Notebooks (Computer), Spielprogramme für Computer, Textverarbeitungsgeräte;
(Klasse 37)
Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, In-stallation, (Klasse 42)
Aktualisieren von Computer-Software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersoftwareberatung, Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, Design von Computer-Software, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von Webseiten, Erstellung von Computeranimationen, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet. Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen (Hardware), Reparatur und Wartung von Hardware.“

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 005200861 die Löschung der angegriffenen Marke 306 58 376 anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 – PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 – Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers verfügt die Widerspruchsmarke in Bezug auf ihre Waren und Dienstleistungen bereits originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Soweit sich insoweit der Markeninhaber auf die zur Unterscheidungskraft von abstrakten Farbmarken ergangene Rechtsprechung beruft (S. 5/6 der Beschwerdeerwiderung vom 28. Februar 2011, Bl.42/43 d. A.), kann diese Rechtsprechung auf die Widerspruchsmarke, die Wortmarke “Orange” nicht übertragen werden. Entscheidend ist vielmehr, ob das Wort “Orange” in Bezug auf die konkret registrierten Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmale eine beschreibende Bedeutung hat. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 ist dies allerdings nicht der Fall. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Farbe bei diesen Waren aus dem Bereich der Informationstechnologie keine verkehrswesentliche Eigenschaft darstellt; Farbgestaltungen sind insbesondere auch bei Computern, Laptops und sonstigen Hardware-Produkten nur als Dekor aufzufassen, dem der Verkehr insoweit keine vorrangige Bedeutung zumisst. Ist aber eine Farbe oder Farbgestaltung für Waren nicht als verkehrswesentlich anzusehen, so wird man auch nicht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Wortmarke, die die Bezeichnung einer Farbe enthält, ausgehen können. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist die Farbe in keiner Weise eine verkehrswesentliche Eigenschaft, so dass auch insoweit keine Anhaltspunkte für eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

2. Ausgehend von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist der
Widerspruchsmarke darüber hinausgehend eine durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Diese bezieht sich auf Telekommunikationsdienstleistungen und damit eng zusammenhängende Waren und Dienstleistungen bzw. solche Waren und Dienstleistungen, die regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke registriert ist, handelt es sich um ebensolche Produkte, so dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im vorliegenden Kollisionsfall auch zum Tragen kommt.
Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzumfangs einer Marke sind alle Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Neben den originären Eigenschaften der Marke als solcher sind insoweit insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 m. w. N.). Dabei ist nicht auf eine Einzelbetrachtung der zu dieser Frage eingereichten Unterlagen abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung aller Unterlagen vorzunehmen, die ein “Bündel von Beweiselementen” darstellen. Eine solche Gesamtwürdigung ist auch und gerade dann erforderlich, wenn es eine Vielzahl von solchen “Beweiselementen” gibt, die zwar einzeln für sich genommen nicht ausreichen, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen und dies erst aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Beweiselemente möglich ist (vgl. EuGH MarkenR 2008, 261, Tz. 36 – FERRERO); fehlt eine solche Gesamtwürdigung, stellt dies aus Sicht des EuGH einen Rechtsfehler dar (vgl. EuGH, a. a. O., Tz. 37. – FERRERO).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist hinsichtlich der Widerspruchsmarke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit festzustellen, und zwar – da es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt – innerhalb der Europäischen Union.

a) Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung 4017/2004 des HABM Bezug nimmt (Anlage B1 zur Beschwerdebegründung), in welcher das HABM eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Wortmarke “Orange” und auch der Wort-Bild-Marke jedenfalls für das Vereinigte Königreich bejaht hat, so wäre allerdings allein daraus nicht eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke abzuleiten. Denn die Vorlage dieser Entscheidung er-setzt nicht den Sachvortrag in Bezug auf die o. g. Tatsachen, die die Grundlage für die Beurteilung der Verkehrsbekanntheit durch den er-kennenden Senat darstellen.

Auch die weiteren von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen würden jeweils einzeln für sich betrachtet die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zulassen. Insbesondere gilt dies für die von der Widersprechenden in den Anlagen B1 7 – B24 vorgelegten Artikel und Äußerungen betreffend den wirtschaftlichen Wert und die Positionierung der Widerspruchsmarke in einem “Marken-Ranking”. Denn diese Artikel und Äußerungen stellen Werturteile dar, die zwar auf der Grundlage von Fakten und Zahlen, insbesondere Unternehmenskennzahlen getroffen sein mögen, die auch für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft von Belang sein können; werden diese Grundlagen aber nicht offen gelegt, kann allein damit auch nicht die (Rechts-) Frage der erhöhten Kennzeichnungskraft beurteilt werden. Das gleiche gilt in Bezug auf die weiteren Belege der Widersprechenden, insbesondere die vorgelegten Presseerklärungen.

b) Jedoch lässt die nach den eingangs gemachten Ausführungen gebotene Gesamtschau aller von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der Europäischen Union über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügt.

Insbesondere die in den Anlagen B9 und B13 genannten Unternehmensdaten und -zahlen sind ein wichtiges Indiz dafür, dass unter der Widerspruchsmarke innerhalb des europäischen Binnenmarktes grenzüberschreitende Telekommunikationsdienstleistungen in beträchtlichem Umfang und gegenüber Mobilfunkkunden, also gegenüber breiten Verkehrskreisen, und damit als “Massendienstleistungen” angeboten und erbracht werden. Danach ist “Orange” die Hauptmarke der die France Telecom Group, die nach der Anlage B9 im Jahre 2007 weltweit … Mio. Kunden in … Ländern hatte, darunter … Mio. “mobile Kunden” und … Mio. ADSL-Kunden, und nach ihren eigenen Angaben einen Jahresumsatz von … Mrd. € erzielt hat. Eine weitere Indizwirkung ergibt sich aus dem in Anlage B13 enthaltenen Firmenprofil in Bezug auf die Jahre 2006/2007, so z. B. ein Bestand von … Mitarbeitern in 166 Ländern und Regionen, Betrieb von …VPN-Verbindungen, Mobilnetz in … “Märkten” mit … Mio. Kunden. Zudem lassen die Anlagen B4 – B8 und B10 – B12 auf Aufträge von bzw. Unternehmenskooperationen mit Partnern aus der Großindustrie oder aus dem öffentlichen Bereich im vorgenannten Segment schließen, wobei insbesondere die Anlagen B5, B7 und B8 Großaufträge mit erheblichen Umfang betreffen, die unter Verwendung der Widerspruchsmarke abgewickelt werden, und es sich in erheblichem Umfang um Geschäftspartner handelt (Allianz, Linde, BSI, Siegwerk Druckfarben, Siemens), die in Deutschland ansässig sind. Letztlich ist die Widerspruchsmarke als Kennzeichen im Segment der Telekommunikation auch Mitgliedern des Senats bekannt, insbesondere für Telekommunikations- und Mobilfunkleistungen in Österreich und im Vereinigten Königreich (vgl. zur Berücksichtigung von Kenntnissen des Gerichts betr. die erhöhte Verkehrsbekanntheit: BPatG GRUR 2007, 599, 600 – Klebestift).

Bei einer Gesamtwürdigung all dieser Umstände ist somit der Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke angezeigt, und zwar sowohl bei allgemeinen Verkehrskreisen innerhalb der EU, aber auch bei Fachkreisen in Deutschland, ohne dass es dazu auf die in den Anlage B17 – B22 enthaltenen Äußerungen Dritter aus dem Bereich Markenberatung und Markenmanagement wie z. B. Interbrand, ankommt. Diese Äußerungen können aus den vorgenannten Gründen den Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke allenfalls unterstützen.

c) Die nach den o. g. Ausführungen als gesteigert zu erachtende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezieht sich jedoch nicht auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert ist. Vielmehr kommt ein erweiterter Schutzumfang nur in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen in Betracht, für die eine durch Benutzung der Widerspruchsmarke gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 150). Dabei beschränkt sich eine so erhöhte Kennzeichnungskraft allerdings nicht ausschließlich auf die konkret festgestellten Waren und Dienstleistungen. Sie strahlt aber darüber hinaus auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Wie ausgeführt, erschließt sich im vorliegenden Fall die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke aus einer Gesamtschau der o. g. Unterlagen, wobei aber vor allem den aus den Anlagen B9 und B13 ersichtlichen Unternehmenszahlen und -daten eine wesentliche Bedeutung zukommt, da sie am ehesten auf den Umfang, die Reichweite und die Intensität der Benutzung der Widerspruchsmarke schließen lassen, während die weiteren Unterlagen eine für den Senat zwar ebenfalls entscheidungserhebliche, aber insoweit nur ergänzende Bedeutung haben. Diese Unternehmensdaten und -zahlen lassen sich aber aus den vorgelegten Unterlagen konkret nur dem Segment der Telekommunikationsdienstleistungen zuordnen, so dass sich die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend in erster Linie auf die für sie registrierten Dienstleistungen der Klasse 38 bezieht. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strahlt, wie ausgeführt, zudem in gewissem Umfang auf Waren und Dienstleistungen aus, die mit den vorgenannten Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. auch auf solche Waren und Dienstleistungen aus, die regelmäßig gerade auch von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden.

3. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich auf den Gesamt-eindruck der Vergleichsmarken abzustellen. In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke allerdings sowohl schriftbildlich als auch klanglich und auch begrifflich aufgrund des Anfangsbestandteils “NETZ-” und den weiteren Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” in markanter Weise von der Widerspruchsmarke ab.

4. Der Grundsatz, dass der Gesamteindruck der Vergleichsmarken maßgebend ist, bedeutet jedoch nicht, dass hierbei stets und ausschließlich auf die jeweiligen Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist; vielmehr kann der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt sein (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 195). Im vorliegen-den Fall kommt dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung zu.

a) Dabei kann der Auffassung der Markenstelle nicht gefolgt werden, dass die Prägung einer Marke durch einen Bestandteil nur bei mehrteiligen Marken, nicht hingegen bei Einwortmarken in Betracht kommt. Soweit es um die selbständig kennzeichnende Stellung von Markenelementen geht, hat der BGH dies in Bezug auf Einwortmarken ausdrücklich an-erkannt (vgl. BGH GRUR 2008, 906, – PANTOHEXAL, dort zweiter Leit-satz). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke durch einen Bestandteil geprägt wird, kann nichts anderes gelten. Denn bei der Zusammenfügung von zwei Hauptwörtern zu einem Markenwort hängt es oft nur von Zufälligkeiten ab, ob diese zu einem Wort zusammen-gefasst oder z. B. “nur” mit einem Bindestrich verbunden werden. Ist die Zusammensetzung eines (Marken-) Wortes aus zwei Wörtern – wie hier in Bezug auf die angegriffene Marke “NETZORANGE” – für den Verkehr offensichtlich und ohne weiteres erkennbar, so kann es für die markenrechtliche Beurteilung keinen Unterschied machen, ob die Schreibweise aus einem Wort oder zwei Wörtern mit Bindestrich ist oder auch aus zwei getrennten Wörtern, die allerdings erkennbar einen Gesamt-begriff bilden sollen, besteht. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass der BGH in seiner Rechtsprechung, und dies auch schon vor der für die Beurteilung einer selbständig kennzeichnenden Stellung von Markenelementen grundlegenden “Thomson-Life-Entscheidung” des EuGH (GRUR 2005, 1042), zumindest inzident davon ausgegangen ist, dass auch Einwortmarken durch einzelne Bestandteile geprägt werden kön-nen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – KINDER). In diesem Zusammenhang hat der BGH wiederholt hervorgehoben, dass die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen Bestandteil angenommen werden kann, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, was im Einzelfall konkret festzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 332 m. w. N.).

b) Im vorliegenden Fall sind für die Prägung der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil “-ORANGE” die folgenden Umstände maßgebend:

Zum einen hat die erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke bei der Frage, ob eine jüngere Marke durch einen mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird, wesentliche Bedeutung. Denn soweit eine Marke durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, führt dies in der Regel dazu, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älte¬ren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet, so dass die Frage, welcher Bestandteil die jüngere Marke prägt, unter Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beantworten ist (vgl. BGH GRUR 2003, 880 City Plus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 347). Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist im vorliegenden Fall, wie bereits ausgeführt, auch auszugehen.
Zum anderen ist der Begriff “Netz”, der den Anfangsbestandteil des die angegriffene Marke optisch dominierenden Wortelements “NETZORANGE” darstellt, im Bereich der IT und der Telekommunikation ein Synonym für das “World Wide Web” und für Kommunikationsnetzwerke, wie z. B. ein Telefon- oder ein Rechnernetz, und hat in dieser Bedeutung in eine Reihe von Wortkombinationen Eingang gefunden wie z. B. “Netzwerk” oder auch “Netzarchitektur” im Zusammenhang mit der Konzeption von IT-Netzwerken. Die Bezeichnung “Netz” ist daher eine die Art und Bestimmung der für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe. Der wei¬tere Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” der angegriffenen Marke stellt ebenfalls eine in Bezug auf deren Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe ohne jeden herkunftshinweisenden Charakter dar. Das weitere grafische Element der angegriffenen Marke, eine stilisierte aufgeschnittene Zitrusfrucht hebt demgegenüber den Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eher noch hervor, indem es diesen Bestandteil nicht nur im Sinne der Zitrusfrucht “Orange” versinnbildlicht, sondern auch in Bezug auf die gleichlautende Farbbezeichnung. Dieses grafische Element ist jedenfalls nicht geeignet, einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil “ORANGE” entgegenzuwirken. Vielmehr liegt es jedenfalls im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen nahe, dass der Verkehr die angegriffene Marke im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen mit der Widersprechenden assoziiert, nachdem jedenfalls insoweit von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

5. Bei der Gesamtabwägung aller vorgenannten, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Umstände besteht zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die entweder mit Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Die Waren der Klasse 9, für die die angegriffene Marke registriert ist, liegen aus den nachfolgend genannten Gründen in einem für die Verwechslungsgefahr relevanten Ähnlichkeitsbereich.

Die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke umfassen im Wesentlichen Computer einschl. Laptops, Notebooks und Textverarbeitungs-geräte, Computer-Programme und -Software einschließlich Spielprogramme für Computer, Magnetdatenträger sowie Peripheriegeräte. Computer sind in Form von Smartphones, Notebooks oder Tablet-PC, die auch für die Textverarbeitung geeignet sind, Bestandteil des Angebots von Telkommunikationsanbietern. Das gleiche gilt für die Software und die Programme, die für den Betrieb der vorgenannten Geräte eingesetzt werden, neben Betriebsprogrammen z. B. auch Virenschutzpro-gramme oder Software für bestimmte Anwendungen (Apps), die Spiel-programme umfassen können. Daher liegt insoweit für den Verkehr der Schluss nahe, dass diese Dienstleistungen aus dem gleichen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wie die Dienstleistungen stammen, hinsichtlich derer eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen ist (vgl. oben Ziff. 2. c). Dies gilt letztlich auch für die Peripheriegeräte, für die die angegriffene Marke in der Klasse 9 registriert ist (Diskettenlaufwerke, Drucker, Interfaces, Monito-re), da es sich insoweit um übliche Zusatzgeräte zu Computern handelt, so dass vorliegend auch insoweit der Schluss auf die gleiche betriebliche Herkunft naheliegt.

a) Entsprechend den vorgenannten Grundsätzen besteht auch hinsichtlich der Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke in der Klasse 37 registriert ist, zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr. Denn die Installation, Aufstellung, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen bzw. Computerhardware sind eine wichtige Ergänzung zu dem Angebot für die Hardware selbst und als Bestandteil eines umfassenden Services insbesondere auch gegenüber Geschäftskunden eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen. So ist z. B. auch eine kontinuierliche Kontrolle und Wartung von IT-Systemen einschließlich von Aktualisierungen und automatischen Upgrades im Wege der Fernwartung, aber auch Installationsservices, die vor Ort beim Kunden erbracht werden, Teil des Angebotes von Telekommunikationsdienstleistern. Daher liegt im vorliegenden Fall auch in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 für die angesprochenen Verkehrskreise der Schluss nahe, dass diese die gleiche betriebliche Herkunft haben oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen angeboten werden.

c) Ferner besteht auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42,
für die die angegriffene Marke registriert ist, Verwechslungsgefahr zwi¬schen den Vergleichsmarken.
Diese Dienstleistungen bestehen zum einen aus solchen, die mit der Erstellung, Gestaltung, Bereitstellung, Implementierung, Aktualisierung und Wartung von Software zusammenhängen (“Aktualisierung von Computer-Software, Design von Computer-Software, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Computeranimationen, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Vermietung und Wartung von Computersoftware”). Auch diese Dienstleistungen stellen mit Blick auf die bereits genannten Hardwareprodukte und Dienstleistungen der Klasse 37 eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen dar, so dass auch insoweit im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Ferner handelt es sich um administrative oder technische Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von IT-Systemen erbracht werden (“Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Wiederherstellung von Computerdaten”). Diese Dienstleistungen können als Ergänzung der bereits genannten Waren und Dienstleistungen z. B. im Verhältnis zu Geschäftskunden, die den Betrieb ihrer IT nicht in vollem Umfang selbst durchführen, sondern ganz oder teilweise auslagern wollen, ebenfalls in ohne weiteres nachvollziehbarer Weise dem Angebot von Telekommunikationsunternehmen zugerechnet werden. Erst recht gilt dies für internetspezifische Dienstleistungen, vorliegend also den Dienstleistungen “Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung von Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet”. Bei all diesen Aktivitäten besteht zudem ein beträchtlicher Bedarf an entsprechenden Beratungsdienstleistungen, die somit auch in naheliegender Weise zum Angebot von Telekommunikationsunternehmen gehören und mit denen sie auch am Markt tätig sind. Mithin ist auch in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen “Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Computersoftwareberatung, EDV-Beratung, Hard- und Softwareberatung” Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Mithin sind in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfüllt, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

6. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Entscheidung des BPatG vom 19. Oktober 2011 (29 W (pat) 523/10)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.- 9 – Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” zu berücksichtigen. Denn eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nur für Multivitaminpräparate hinreichend glaubhaft gemacht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 18. Dezember 2007 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz (Bl. 35, 36 VA) die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 19; Fezer/Grabrucker Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., Rdnr. 560).

b) Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 20. Oktober 1998 zu laufen begonnen hat, vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 23. März 2007 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von März 2002 bis März 2007 sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von Oktober 2006 bis Oktober 2011, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

c) Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke aber nur für Multivitamin-Brausetabletten, Magnesium-Tabletten, Langzeit-Vitamin C-Kapseln plus Zink, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Generation 50+ mit Q10, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Balance sowie Brausetabletten mit den vorangestellten Bestandteilen “Calcium”, “Magnesium” und “Vitamin C” hinreichend glaubhaft gemacht. Diese mit der Marke “VITALIS” benutzten Waren lassen sich unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver o-der Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” subsumieren. Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung ist es gerechtfertigt, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten), wobei die Widersprechende insbesondere nicht auf die tatsächlich verwendete Darreichungsform oder die konkrete Zusammensetzung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparats festgelegt werden darf (BPatG 30 W (pat) 6/10 – VITALIS/ vitalis Apotheke im Elster Forum).

Die Glaubhaftmachung ist für den Zeitraum von 2002 bis 2007 bereits im Amtsverfahren erfolgt durch die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin der Widersprechenden, Frau P…, vom 4. Februar 2008 (Bl. 88 f. VA) mit Angabe der konkreten Umsatzzahlen, durch Vorlage von Werbeanzeigen aus den Jahren 2003 bis 2007 (Bl. 90 – 95 VA), Rechnungen an Vertriebsgesellschaften der Widersprechenden (Bl. 96 – 176 VA) und Verpackungsmuster mehrerer Nahrungsergänzungsmittel (Bl. 177 – 184 VA). Ins Beschwerdeverfahren eingeführte Glaubhaftmachungsmittel für den Zeitraum von 2006 bis 2011 sind die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin Pohl vom 6. Oktober 2010 (Bl. 51 f. GA), die vorgelegten Werbeanzeigen aus den Jahren 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 11, Bl. 53 – 59 GA), die überreichten Rechnungen an die Vertriebsgesellschaften aus dem Zeitraum 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 12, Bl. 60 – 124 GA) und Verpackungsmuster (Anlagenkonvolut 13, Bl. 125 GA). Für alle übrigen Waren fehlt jegliche Glaubhaftmachung.

2. Ausgehend von den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel” werden die Vergleichsmarken mit Ausnahme der in Klasse 5 für die jüngere Marke eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” zur Kennzeichnung teilweise identischer sowie teilweise hochgradig, durchschnittlich oder entfernt ähnlicher Waren verwendet. Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

a) Die rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” sind identisch mit den für die angegriffene Marke eingetragenen “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Vitaminpräparate und Mineralpräparate sowie Präparate aus Fasern und Ballaststoffen für medizinische Zwecke”.

b) Eine hochgradige Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren “pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke” auf (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 4. Aufl., Seite 210 – BPatG 25 W (pat) 117/03; HABM R724/10-1; HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Bei den aus Vitaminen und Spurenelementen bestehenden Tabletten, Pulvern, Kapseln, einschließlich der Multivitaminpräparate handelt es sich um eine Produktgruppe, die aufgrund der Gemeinsamkeiten bei der stofflichen Beschaffenheit, der Herstellung und der Verwendung auch den “pharmazeutischen Produkten” sehr angenähert ist.

c) Eine durchschnittliche Ähnlichkeit ist zwischen den Nahrungsergänzungsmitteln der Widerspruchsmarke und “Präparate für die Gesundheitspflege; Heilkräutertees; Heilmittelextrakte” sowie den “Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege” anzunehmen, weil Annäherungen in der Anwendung und der stofflichen Beschaffenheit sowie Möglichkeiten zur gegenseitigen Ergänzung bestehen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, a. a. O.).

d) Eine zumindest entfernte Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den übrigen für die jüngere Marke in Klasse 3 beanspruchten Produkten “Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke” auf. Zwar sind sie im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln nur zur äußeren Anwendung be– 14 – stimmt, und es handelt sich um unterschiedliche Produktgruppen, die regelmäßig aus verschiedenen Unternehmen stammen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Aber sie werden meist zusammen angeboten und weisen somit zumindest Ähnlichkeiten im Vertrieb auf (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 210 “Kosmetika”). e) Hinsichtlich der für die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” liegt vollständige Warenunähnlichkeit vor, weil sie keinerlei Bezug zu Nahrungsergänzungsmitteln haben.

3. a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus – wie die Markenstelle angenommen hat – in Anbetracht der durchscheinenden schutzunfähigen Angabe “VITAL” leicht unterdurchschnittlich. Das Wort “Vitalis” ist ein lateinisches Adjektiv mit den Bedeutungen “des Lebens, zum Leben gehörig, Lebens-, Leben spendend, das Leben erhaltend, lebensfähig, lebenswert” (PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein Deutsch 3. Aufl.). Auch wenn es sich um eine tote Sprache handelt, ist dem Verkehr jedenfalls im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln sowohl der hiervon abgeleitete Begriff “vital” mit seiner Bedeutung “voller Lebenskraft, im Besitz seiner vollen Leistungskraft; lebenswichtig, lebensnotwendig” (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]) als auch das darin enthaltene lateinische Substantiv “Vita” für “Leben” geläufig. Zudem wird das Wort “Vital” gerade im Gesundheitssektor häufig verwendet, um auf eine vitalisierende, gesundheits- und lebensfördernde Wirkung hinzuweisen (BPatG 24 W (pat) 240/97 – Vital; 30 W (pat) 258/96 – VITAL PLUS; 33 W (pat) 94/05 – Vitalformel). Der erkennbar beschreibende Gehalt führt im Zusammenhang mit den Widerspruchswaren daher zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke. Denn bei Nahrungsergänzungsmitteln kann “VITALIS” deren vitalisierende Wirkung beschreiben. Die Endung “-is” reicht nicht aus, von der beschreibenden Bedeutung wegzuführen (BPatG 28 W (pat) 54/03 – Vitalex/VITALIS). Der Umstand, dass “Vitalis” ein alter männlicher Vorname ist (Duden – Das große Vornamenlexikon, 3. Aufl. 2007, S. 417, Bl. 146a GA; http://de.wikipedia.org/wiki/Vitalis), dürfte im Zusammenhang mit “Nahrungsergänzungsmitteln” hinter der im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutung zurücktreten.

b) Die Widersprechende hat aber geltend gemacht – und dies durch Vorlage aussagekräftiger Benutzungsunterlagen auch belegt –, dass die Widerspruchsmarke für einige Erzeugnisse, die unter den Oberbegriff der Nahrungsergänzungsmittel in Klasse 5 fallen, in beträchtlichem Umfang seit 2002 tatsächlich benutzt worden ist. Die (ursprüngliche) Kennzeichnungsschwäche des Wortes “VITALIS” ist von daher für die Waren in Klasse 5 als kompensiert anzusehen, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzumfang zukommt (BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS).

c) Eine – wenn auch nur leicht – gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke aber nicht beigemessen werden. Für die Annahme eines wesentlich größeren Schutzbereichs der Widerspruchsmarke reichen die belegten Umsatzzahlen, auch wenn sie sich – wie hier- im Millionenbereich befinden, nicht aus, weil selbst umsatzstarke Marken häufig wenig und Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen nur konkrete Angaben der Widersprechenden zu ihrem Marktanteil, z. B. ermittelt durch Verkehrsbefragungen, und zu ihren Werbeaufwendungen jeweils im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Mitbewerber zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit zu (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) – Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 – 62) – Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; BPatGE 44, 1, 4 – Korodin).

Weder ist der für die Widerspruchsmarke getätigte Werbeaufwand konkret beziffert worden, noch sind eine Verkehrsbefragung oder sonstige Unterlagen über den Marktanteil vorgelegt worden, obwohl auch die Beschwerdegegnerin ausdrücklich auf den insoweit unzureichenden Vortrag hingewiesen hat. 4. Aber auch ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer Benutzung für identische Waren hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand noch ein. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). a) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen. Dabei kommen ausgehend von den relevanten Waren Verbraucher aus der gesamten Bevölkerung in Betracht, die beim Erwerb dieser Produkte mit normaler Aufmerksamkeit vorgehen.

aa) Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil “VITALIS” keine kollisionsbegründende Stellung einnimmt. Er weist keine die jüngere Marke prägende Funktion auf, weil das Wortelement “SANKT” für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; MarkenR 2008, 405, 406 Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste).

aaa) Die angegriffene Marke setzt sich aus dem Bestandteil “SANKT” und dem Element “VITALIS” zusammen. “SANKT” stammt von dem lateinischen Adjektiv “sanctus” ab, bedeutet “heilig” und wird in Heiligennamen und auf solche zurückgehenden Ortsnamen verwendet, wie z. B. Sankt Peter, Sankt Elisabeth, Sankt Gallen, Sankt Gotthard (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die beiden Wortbestandteile “SANKT” und “VITALIS” verbinden sich in der angegriffenen Marke für den Verbraucher zu dem einheitlichen Gesamtbegriff “Heiliger Vitalis” bzw. “Heiliges Vitalis”. Denn zum einen haben vier heilig gesprochene Männer mit dem Vornamen Vitalis gelebt, nämlich der heilige frühchristliche Märtyrer Vitalis in Bologna mit Namenstag am 4. November, der heilige Märtyrer Vitalis in Rom mit Namenstag am 10. Juli, der heilige Bischof Vitalis von Salzburg mit Namenstag am 20. Oktober und der heilige Abt Vitalis von Savigny mit Namenstag am 16. September (Duden – Das große Vornamenlexikon, a. a. O.; Wimmer/Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, 1988, Bl. 149 – 151 GA), so dass zumindest ein Teil stark christlich geprägter Verkehrskreise die Gesamtbezeichnung mit einem dieser vier Heiligen in Verbindung bringen könnte.

Für den anderen, weitaus größeren Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird diese Wortkombination zumindest auf eine fiktive heilige Person oder einen fiktiven heiligen Ort hinweisen. Denn mit dem Wortelement “Sankt” allein kann das angesprochene Publikum nichts anfangen, weil es nur ein Namenszusatz ist. Erst die Ergänzung mit einem Personen- oder Ortsnamen ergibt einen Sinn. Da es sich zudem nicht um einen berühmten, der Allgemeinheit bekannten Heiligen handelt, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das vorangestellte Wort “SANKT” vernachlässigt wird und eine Orientierung allein an dem nachfolgenden Eigennamen erfolgt, wie z. B bei der St. Michaelskirche in München, dem St. Petersdom, dem St. Martinstag und dem St. Nikolaus(tag) (vgl. BPatG 30 W (pat) 271/91 – Creation Georges/Saint Georges).

Dies gilt insbesondere bei dem hier betroffenen Warensegment der nahrungsergänzenden Produkte, weil der Verkehr in diesem Bereich nicht an eine Verwendung von “Sankt” gewöhnt ist. Aus diesem Grund fehlt es auch an einem beschreibenden Charakter des Gesamtbegriffs für den in Rede stehenden Produktbereich. Soweit die Widersprechende belegt hat, dass es mit “SANKT PIRMIN” (Bl. 142 GA) und “Sankt Laurenzius” (Bl. 143 GA) gekennzeichnete Nahrungsergänzungsmittel gibt, reichen diese beiden Beispiele allein nicht aus, eine Branchengewohnheit zu belegen, wonach Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig in einen sachlichen Bezug zu heiligen Persönlichkeiten oder Orten gebracht und daher regelmäßig auf den Eigennamen verkürzt würden.

Die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich entgegen der Ansicht der Widersprechenden insoweit auch von derjenigen in der Entscheidung des BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS (Anlage 10, Bl. 25 ff. GA), als dort “ARS VITALIS” nicht als Gesamtbegriff angesehen wurde, weil der Durchschnittsverbraucher “ARS” im Sinne von “Kunst” nicht verstehe, während ihm hier die Bedeutung von “SANKT” im Sinne von “heilig” als Bestandteil des deutschen Wortschatzes geläufig ist. Selbst wenn man – wie die Widersprechende – dem Begriff “SANKT” einen beschreibenden Anklang entnähme, lägen zwei gleichgewichtige schutzunfähige Wortbestandteile vor, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ebenfalls ausschiede.-

bbb) Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der viersilbigen Wortkombination “Sankt VITALIS” mit der Vokalfolge A-IA-I steht die dreisilbige Bezeichnung “VITALIS” mit der Vokalfolge IA-I gegenüber. Ferner findet der in der Regel stärker beachtete Wortanfang “SANKT” in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung.

bb) Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken schon in ihrer Wortlänge.

cc) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist wegen des bereits dargestellten unterschiedlichen Sinngehalts der Vergleichsmarken ausgeschlossen. b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen. Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; BGH GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD).

aa) Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens greift unter dem Begriff des gedanklichen In-VerbindungBringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 – Kinder II). Abgesehen davon, dass die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit dem Stammbestandteil “VITALIS” verfügt (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), tritt der gemeinsame Bestandteil “VITALIS” in der angegriffenen Marke wegen der Verbindung zu einem eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriff nicht in der Art eines eigenständigen Wortstammes hervor und führt damit von der Vorstellung weg, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens.

bb) Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, aber “SANKT” ist weder ein Unternehmenskennzeichen noch eine bekannte Marke der Beschwerdegegnerin. Hinzu kommt, dass das gemeinsame Element “VITALIS” in der jüngeren Marke zusammen mit dem Bestandteil “SANKT” eine gesamtbegriffliche Einheit bildet, weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt.

c) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbesondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Von einer solchen Verwechslungsgefahr kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 – Mustang). Dies ist aber vorliegend nicht der Fall.

Zusätzlich führten die Richter aus, das die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, die die chemische Formel „O2“ für Sauerstoff darstellen, für all diejenigen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, zu denen ein enger sachlicher beschreibender Bezug zum chemischen Element Sauerstoff besteht, originär erheblich geschwächt. Interssanterweise sind davon sehr viele Waren / Dienstleistungen betroffen, die tatsächlich mit dem eigentlichen Geschäft des Telekommunikationsunternehmens nicht im Zusammenhang stehen und wo sich die Frage aufdrängt, warum das Unternehmen hier Schutz beansprucht.

Entscheidung des BPatG vom 14. September 2011 (26 W (pat) 552/10)

Die gem. §§ 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde bleibt in der Sache überwiegend ohne Erfolg, denn mit Ausnahme der im Tenor bezeichneten Waren hat die Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 125b, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint.

Soweit die prioritätsjüngere Marke Schutz für die Waren „Klasse 28: Spielzeug, Spielwaren, Turnartikel“ beansprucht, ist sie hingegen zu löschen, weil sie den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Abstand zu der insofern normal kennzeichnungskräftigen und für identische Waren beanspruchten, prioritätsälteren Widerspruchsmarke GM 7177363 nicht einhält. Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluss daher aufzuheben, soweit die Markenstelle den Widerspruch auch hinsichtlich dieser Waren zurückgewiesen hat.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May).

Hiervon ausgehend ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke GM 7177363 tangiert, sofern die im Tenor genannten Waren mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet werden. Da die Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einerseits mit steigender Produktähnlichkeit zunimmt und andererseits durch den hier in Abhängigkeit von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen variierenden Grad der Kennzeichnungskraft beeinflusst wird, ermöglicht der Grundsatz der Wechselwirkung dagegen eine Koexistenz beider Zeichen, soweit die jüngere Marke Schutz für die übrigen Waren der Klassen 5, 28 und 32 beansprucht.

Im Widerspruchsverfahren stehen den Waren, für welche die angegriffene Marke eingetragen ist, sämtliche von der Widersprechenden als Inhaberin der Marken GM 4423745 und GM 7177363 beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegenüber.

In Klasse 28 beanspruchen die Vergleichsmarken mithin Schutz für identische Waren.

Im Übrigen sind die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in den Klassen 5 und 32 beanspruchten Getränke ähnlich zu der von der Widerspruchsmarke GM 7177363 in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ (vgl. für alkoholische und alkoholfreie Getränke, die von Gaststätten auch im „Straßenverkauf” vertrieben werden, BGH GRUR 1999, 586, 587 – White Lion; BGH GRUR 2000, 883, 884 – PAPPAGALLO; BPatG GRUR 2003, 530, 532 – Waldschlößchen; HABM-BK GRUR-RR 2006, 403, 407 (Nr. 56) – Oktobierfest/OKTOBERFEST-BIER), sowie zu verschiedenen, von beiden Widerspruchsmarken in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Mit Ausnahme einer Ähnlichkeit der genannten Waren der Klasse 5 zu dem von der Widerspruchsmarke GM 4423745 in Klasse 30 beanspruchten „Tee“ handelt es sich dabei jedoch jeweils um eine Ähnlichkeit ohne besondere Nähe. So erschöpfen sich die Berührungspunkte der für die von den Widerspruchsmarken in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Lebensmittel zu medizinischen und Diätgetränken der Klasse 5 darin, dass es sich bei ihnen um Diätkost bzw. Grundstoffe zur Herstellung diätetischer Lebensmittel handeln kann.

Mit den von der Inhaberin der angegriffenen Marke in Klasse 32 beanspruchten „alkoholischen Getränken“, „Tafelwässern“ und „Wässern“ verbinden sie als Lebensmittel des täglichen Bedarfs gemeinsame Vertriebswege sowie der Umstand, dass einige von ihnen, so „Kaffee“ und die genannten Wässer der Klasse 32, gelegentlich gemeinsam konsumiert werden (vgl. statt vieler BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 82/98 – Vitace/Vitacin; HABM 02, BK R 192/01-4; EuG PAVIS PROMA T-492/08 – star foods/STAR SNACKS). Eine Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ und denjenigen Waren, für die die angegriffene Marke Schutz genießt, ist schon angesichts der grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware als nicht mehr als durchschnittlich zu bewerten (vgl. Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 93 zu § 9). Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Rechtsansicht bewegen sich die in Klasse 5 beanspruchten „medizinischen Getränke, Diätgetränke für medizinische Zwecke“, ebenfalls nicht im engen Ähnlichkeitsbereich zu den in Klasse 3 von der Widerspruchsmarke GM 7177363 beanspruchten „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ (vgl. HABM 09 BK R 1643/08-1 und R 859/08-2 (keine Ähnlichkeit); BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 4/03 – Livera/Lavera; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 159/04 – ALMASAM/Almisan (ähnlich zu diätischen Lebensmitteln mit deutlichem Abstand)).

Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38, Mobiltelekommunikationsgeräte“ der Klasse 9 sowie eng mit diesen verwandte Produkte, für welche die Widerspruchsmarke GM 7177363 Schutz genießt, sind schließlich sämtlichen von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Waren gegenüber unähnlich.

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] – Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] – Lloyd/Loints). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rn. 497 zu § 14). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2008, 905, 907, Nr. 16 – Pantohexal; GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 26 – Schuhpark).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] – Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand der Eintragung einer Marke kann dabei nicht abgestellt werden, weil aus der Eintragung lediglich auf den geringstmöglichen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn zum einen wird der Grad der Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft, und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt (vgl. Hacker, Hacker/Ströbele, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 106). Ob die Marke über eine Kennzeichnungskraft verfügt, die über diesen, sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgeht, bedarf im Widerspruchsverfahren der erstmaligen gesonderten Prüfung und Feststellung.

Wie in der mündlichen Verhandlung erläutert, ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken GM 4423745 und GM 7177363, die die chemische Formel „O2“ für Sauerstoff darstellen, für all diejenigen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, zu denen ein enger sachlicher beschreibender Bezug zum chemischen Element Sauerstoff besteht, originär erheblich geschwächt. Zu ihnen zählen u. a. die von beiden Kollisionsmarken in identischer Form geschützten „Sportartikel“ der Klasse 28, bei welchen es sich um Sauerstoffflaschen und Atemregler für Taucher handeln kann. Kennzeichnungsschwach ist die Widerspruchsmarke zugleich für mehrere der in den Klasse 29 und 30 beanspruchten Lebensmittel wie Backtriebmittel und „Tee“. So reagieren bei dem „Fermentation“ genannten Oxidieren von Teeblättern in feuchter Umgebung, dem für die Qualität des Produktes entscheidenden Schritt im Herstellungsprozess, die dunkel gefärbten Polyphenole und Aromastoffe mit Sauerstoff. Auch im Rahmen der Verkostung wird dem Tee durch Rühren und Schlürfen Schauerstoff zugesetzt, um den Geschmack zu verbessern (vgl. näher www.tee-blog-naturideen.de/2008/07/05/chinesische-teekunst/; Die Kunst, Tee richtig zu genießen, Seehamer Verlag 1998). Zu den „Mitteln zur Körper-und Schönheitspflege“ der Klasse 3 zählen die so genannten Sauerstoffkosmetik-und Sauerstoff-Pflegeprodukte (vgl. http://www.rund-um-sauerstoff.eu/index.php/cat/c9_VIA-NOVA-Sauerstoffkosmetik-und-Sauerstoff-Pflegeprodukte.html). Bei der Dienstleistung „Klasse 43: Verpflegung von Gästen“ kann es sich schließlich um ein Angebot von mit Sauerstoff angereicherten Getränken handeln.

Gesteigerte Verkehrsbekanntheit kommt der Widerspruchsmarke GM 7177363, wie amtsbekannt ist, für Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 und „Mobiltelekommunikationsgeräte“ der Klasse 9 zu (vgl. LG Hamburg BeckRS 2009, 28228 – purO2). Dies vermag die im oben genannten Umfang bestehende originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken jedoch nicht auszugleichen. Denn der erweiterte Schutzumfang einer Marke beschränkt sich grundsätzlich auf diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die eine durch Benutzung gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (Hacker, a. a. O. Rdn. 123 zu § 9). Sie vermag zwar im Einzelfall noch auf eng verwandte Waren oder Dienstleistungen auszustrahlen. Eine solche Ausstrahlungswirkung umfasst jedoch weder den gesamten Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen, noch weiter entferntere Gebiete (vgl. BGH BlPMZ 1978, 326, 327 – SPAR; BPatGE 41, 165, 168 – LIGNOPOL; BPatG GRUR 1997, 293, 294 – GREEN POINT/Der grüne Punkt; BPatG MarkenR 2006, 170, 171 – ELLE/Ellee; BPatG Mitt. 2007, 471 f – FOCUsept/Focus; Hacker, a. a. O. Rdn. 123 zu § 9) und kann daher hier dahinstehen. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Getränke der Klassen 5 und 32 sowie „Sportartikel“ der Klasse 28 weisen nämlich, wie ausgeführt, keinerlei Ähnlichkeit zu Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38, „Mobiltelekommunikationsgeräten“ der Klasse 9 oder mit diesen eng verwandten, in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Widerspruchsmarken aufgeführten weiteren Produkten auf.

Soweit der Schutzumfang der Widerspruchsmarken daher für die genannten Waren und Dienstleistungen eng zu bemessen ist, prägt „O2“ als kennzeichnungsschwaches Element weder den Gesamteindruck der jüngeren Marke „O2Kids“ (vgl. Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 283 zu § 9); noch kommt diesem Wortbestandteil innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 353 zu § 9; EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 37) – THOMPSON LIFE). Insbesondere kombiniert „O2Kids“ „O2“ nicht mit einem erkennbaren Serien- oder Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 258 (Nr. 29) – INTERCONNECT/T-InterConnect).

Im Zeichenvergleich stehen sich infolgedessen in ihrer Gesamtheit mit „O2“ und „O2Kids“ zwei Zeichen gegenüber, die sich in Schriftbild und Phonetik durch den in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Wortbestandteil „Kids“ hinreichend voneinander unterscheiden. Ob der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke nach englischen oder deutschen Phonetikregeln als „o-zwei-kids“ bzw. „o-tu-kids“ ausspricht (vgl. hierzu BGH NJW-RR 92, 175 – Bally/Ball; BGHZ 28, 320, 323 f. – Quick/Glück; BGH, GRUR 1975, 441, 442 – Passion; BGH GRUR 1982, 611, 613 – Prodont; BGH GRUR 1986, 253, 256 – Zentis), kann dahinstehen. Denn auch begrifflich ermöglicht es dieser zweite, dem englischen Grundwortschatz entstammende und in seiner Bedeutung „Kinder“ im Deutschen allgemein verständliche zusätzliche Wortbestandteil dem angesprochenen Verkehr, beide Marken auch dann sicher voneinander zu unterschieden, wenn mit ihnen identische oder hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen gekennzeichnet werden. Zusätzlich besteht insoweit nicht die Gefahr, dass dieser die Kollisionsmarken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. HS gedanklich miteinander in Verbindung bringen könnte. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise das in beiden Marken übereinstimmende Element als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten und diesem Stammzeichen für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen (st. Rspr., vgl. u. a. BGH GRUR 1996, 200, 202 – Innovadiclophlont; GRUR 1996, 267, 269 – AQUA; GRUR 1999, 240, 241 STEPHANSKRONE I; GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; GRUR 2000, 886, 887 – Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 – BIG; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24; GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 31) – INTERCONNECT/T-InterConnect; Hacker, a. a. O. Rdn. 374 zu § 9). Auch diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben, da der Bestandteil „O2“ für die genannten Waren und Dienstleistungen, zu denen ein enger sachlicher beschreibender Bezug zum chemischen Element Sauerstoff besteht, selbst eine kennzeichnungsschwache, beschreibende Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 240, 241 – STEPHANSKRONE I; EuG GRUR Int. 2005, 503 – SISSI ROSSI/MISS ROSSI; GRUR Int. 2005, 140 – Chufafit; MarkenR 2003, 200 – NU-TRIDE/TUFFTRIDE; HABM MarkenR 2002, 433 – iti-Digits I).

Weil auch für eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarken entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Rechtsansicht nicht tangiert, soweit die angegriffene Marke Schutz für die Waren „Klasse 5: Medizinische Getränke, Diätgetränke für medizinische Zwecke; Klasse 28: Sportartikel – soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Klasse 32: alkoholische Getränke, Tafelwässer, Wässer“ beansprucht (vgl. ergänzend BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 74/07 – power O2 / po2wer).

Die Markenstelle hat den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen. Erfolg hat die Beschwerde demgegenüber, soweit die Widersprechende die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Klasse 28: Spielzeug, Spielwaren, Turnartikel – soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ Denn für die ihnen als identisch gegenüberstehenden Waren ist die Widerspruchsmarke GM 7177363 demgegenüber normal kennzeichnungskräftig. Dem steht die Existenz der von der Markenstelle recherchierten Anzahl nationaler Drittmarken mit dem Wortbestandteil „O2“ nicht entgegen. Diese Marken, für deren Benutzung ist in diesem Verfahren nichts vorgetragen ist (vgl. näher Hacker, a. a. O. Rn. 126 zu § 9 m. w. N.), vermögen die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insoweit nicht zu schwächen.

Werden die im Tenor bezeichneten Waren mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet, reicht der in der zusätzlichen Hinzufügung des seinerseits kennzeichnungsschwachen Wortbestandteils „Kids“ sowie der nicht tiefergestellten Darstellung der Ziffer „2“ bestehende Unterschied der Markenwörter nicht mehr aus, um im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch unter Berücksichtigung von Warenidentität auszuschließen. Im maßgeblichen Gesamteindruck weisen beide Marken insoweit eine erhebliche Ähnlichkeit auf, weil der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke für diese Waren durch den in ihr enthaltenen Bestandteil „O2“ geprägt wird. Entgegen der von der Markenstelle vertretenen Rechtsansicht hat der Verkehr gerade keine Veranlassung, sich demgegenüber nur an „O2Kids“ als Gesamtbegriff zu orientieren (vgl. u. a. BGH GRUR 1998, 932, 933 – MEISTERBRAND, Hacker, a. a. O., Rn. 311 zu § 9 m. w. N.).

Denn die Existenz eines Gesamtbegriffs mit dem Sinngehalt „Sauerstoffkids“, „Sauerstoff-Kinder“ oder „O2Kids“ vermochte der Senat trotz umfangreicher Recherchen weder nachzuweisen, noch erschließt sich ein solcher Bedeutungsgehalt im Zusammenhang mit den im Tenor bezeichneten Waren unmittelbar.

Im Zusammenhang mit diesen Waren steht vielmehr nicht zu erwarten, dass wesentliche Teile des angesprochenen Verkehrs „O2“ mit der hier nicht tiefer gestellten Ziffer „2“ innerhalb des zusammengeschriebenen Begriffs „O2Kids“ überhaupt als Hinweis auf das Element Sauerstoff erfassen wird. Insoweit war die angegriffene Marke daher auf die Beschwerde der Widersprechenden zu löschen.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten i. S. d. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG haben weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

dabei, welches für Dienstleistungen der Klasse 41 (Unterhaltung, Erziehung usw.) und Waren der Klasse 09 angemeldet wurde. Obwohl ich kein Fußball-Fan – wie einige meiner Freunde leidlich bestätigen können, ist mir sofort eine sehr hohe Ähnlichkeit zu dem Logo der Bundesliga aufgefallen.

Bei der Recherche im Register ist dann auch folgende registrierte Marke der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH vom 19. Februar 2002 mit dem Registerzeichen 30213991zu finden, die auch für die Klassen 9 und 41 registriert ist.

Eine Gegenüberstellung beider Logo – insbesondere auch in der von der Bundesliga verwendeten Aktualisierung weist erhebliche Ähnlichkeiten auf und die Bekanntheit des Logos muss ebenfalls einbezogen werden.

Übereinandergelegt sehen die Logos im Übrigen so aus:

Wenn bei einer Bewertung der Verwechslungsgefahr die aktuelle Entscheidung des HABM Porsche vs. Zuffenhausen berücksichtigen würde, wäre diese wohl zu bejahen und die Entscheidungspraxis des BPatG ist in diesem Punkt sehr ähnlich. Auch die jeweiligen Wortbestandteile weisen gewisse Ähnlichkeiten auf, so beginnen beide Worte mit “B” bzw. “L” und die Bezeichnung “League” in der jüngeren Marke die Übersetzung von Liga ist, womit auch eine inhaltliche Nähe gegeben ist.

Man kann gespannt sein, ob die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH gegen die Markenanmeldung vorgeht und Widerspruch einlegt.

HABM Entscheidung über Widerspruch B 1 666 851

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen in den Klassen 37, 38 und 42 der die Europäische Union benennenden internationalen Registrierung Nr. W 1 027 156 (Bildmarke: ) auf Grundlage der Gemeinschaftsmarkeneintragung Nr. 406 314 sowie der deutschen Eintragung Az. 396 38 114 (jeweils Bildmarken: ) – als ermächtigte Lizenznehmerin – ein. Ferner machte die Widersprechende die in Deutschland und Österreich nicht eingetragenen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechte „LIB-IT“ geltend. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) sowie Absatz 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV).

1. 1.   VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b) GMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den in Frage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante

Publikum.

a) Die Waren und Dienstleistungen

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren und Dienstleistungen, die Vertriebswege, Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

b) Die Zeichen

Widerspruchsmarke

Jüngere Marke

HABM Entscheidung über Widerspruch 1 464  785

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen in allen Klassen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 6 598 551 auf Grundlage  unter anderem der deutschen Marke Nr. 657 728 ein. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 4 und 5 (GMV).

1. BEKANNTHEIT – ARTIKEL 8 ABSATZ 5 GMV

Gemäß Artikel 8 Absatz 5 GMV ist auf Widerspruch der Inhaberin einer älteren Marke im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GMV die angefochtene Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angefochtenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Demnach sind die in Artikel 8 Absatz 5 GMV genannten Eintragungshindernisse nur unter folgenden Voraussetzungen zutreffend:

a) Die fraglichen Zeichen müssen entweder identisch oder ähnlich sein.

b) Die Marke der Widersprechenden muss bekannt sein. Die Bekanntheit muss zudem vor der angefochtenen Marke bestanden haben; sie muss in dem betreffenden Gebiet und im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, aufgrund derer der Widerspruch eingelegt wurde.

c) Beeinträchtigung der Bekanntheit: Die Benutzung der angefochtenen Marke würde die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.

Die vorgenannten Anforderungen sind kumulativ; ist daher eine der Anforderungen nicht erfüllt, so führt dies zur Zurückweisung des Widerspruchs nach Artikel 8 Absatz 5 GMV. Allerdings ist zu beachten, dass die Einhaltung aller vorgenannten Voraussetzungen unter Umständen nicht ausreicht. So kann der Widerspruch auch dann zurückgewiesen werden, wenn die Anmelderinnen einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angefochtenen Marke vortragen.

Im vorliegenden Fall wurde von den Anmelderinnen kein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angefochtenen Marke geltend gemacht. In Ermangelung anderweitiger Angaben ist daher davon auszugehen, dass kein rechtfertigender Grund besteht.

a) Die Zeichen

jüngere Marke	Widerspruchsmarke
	.

Das relevante Gebiet ist Deutschland.

In visueller Hinsicht sind die Zeichen insoweit ähnlich, als sie dem gleichen Aufbau folgen, nämlich eine in sich unterteilte, nach unten spitz zulaufende Schildform, deren oberer, leicht konvex gehaltener Rand des Schildfeldes Wortelemente beinhaltet und in deren Zentrum sich ein weiteres eigenständiges Feld befindet; in diesem Feld befindet sich in beiden Marken die Silhouette eines sich aufbäumenden Pferdes. Ebenso befinden sich in beiden Marken jeweils sechs so genannte Geweihstangen. Die Zeichen unterscheiden sich visuell insofern die im oberen Rand befindlichen Wortelement vom Schrifttyp her unterschiedlich sind, das ältere Zeichen (abzüglich oberem Rand) in vier Teile unterteilt ist und die angefochtene Marke in drei, wobei das untere Drittel der angefochtenen Marke in Streifen geteilt ist. Die Geweihstangen liegen sich bei der älteren Marke in Dreiergruppen diagonal gegenüber, während sie beim angefochtenen Zeichen in Dreiergruppen nebeneinander positioniert sind. Das eigenständige Feld im Zentrum bildet beim älteren Zeichen eine nach unten abgerundete Schildform und bei der älteren Marke einen Kreis. Im oberen Teil des kleineren Schildes der älteren Marke steht das Wort „Stuttgart“ und das Pferd schaut in die linke Richtung, während der Kreis der angefochtenen Marke ohne Wortelement ist und das Pferd nach rechts schaut.

Zudem beinhalten die Vergleichszeichen die gleiche Farbgebung von Gelb, Rot und Schwarz, und zwar in gleicher Verteilung, nämlich die Streifen in den Wappen sind jeweils abwechselnd rot oder schwarz und der Hintergrund der übrigen Felder ist gelb.

In klanglicher Hinsicht werden die Wortelemente des älteren Zeichens als „Porsche“ und „Stuttgart“ ausgesprochen und die des angefochtenen Zeichens als „Zuffenhausener Sportwagen“. Die Bildelemente von Marken werden keiner klanglichen Prüfung unterzogen. Angesichts des Fehlens jeglicher klanglichen Übereinstimmung zwischen den Marken wird festgestellt, dass die Marken aus klanglicher Sicht nicht ähnlich sind.

In begrifflicher Hinsicht stehen sich zunächst die Wortelemente des älteren Zeichens „Porsche“ und „Stuttgart“ und die der angefochtenen Marke „Zuffenhausener Sportwagen“ gegenüber. Die deutschsprachigen Abnehmer im relevanten Gebiet verstehen die zu vergleichenden Wortelemente, denn „Porsche“ wird laut DUDEN (online Version) als Unternehmensname in der Automobilindustrie, im speziellen für Sportwagen, definiert. „Stuttgart“ ist eine geografische Herkunftsangabe, die in Deutschland bekannt ist, denn es handelt sich um die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und um die sechstgrößte Stadt im Bundesvergleich (vgl. www.wikipedia.org). Ebenso wird das relevante deutschsprachige Publikum das Wort „Zuffenhausener“ als geografische Angabe verstehen; bei „Zuffenhausen“ handelt es sich um einen Stadtteil von Stuttgart. Das Wort „Sportwagen“ wird vom relevanten Publikum als „windschnittig gebautes Auto mit starkem Motor“ verstanden (vgl. DUDEN, online Version). Demnach wird die ältere Marke als Hinweis auf ein Sportwagenunternehmen in Stuttgart verstanden und das angefochtene Zeichen als Sportwagen aus einem Ort namens Zuffenhausen. Die beiden Zeichen sind insofern begrifflich ähnlich, als sie „Sportwagen“ mit einer geografischen Angabe in Verbindung bringen. Auch hinsichtlich der Bildelemente bestehen Ähnlichkeiten, beide Zeichen zeigen ein sich aufbäumendes Pferd im Zentrum der Marke, beide Zeichen verwenden Geweihstangen als zusätzliche heraldische Elemente und beide Zeichen haben die Form eines Wappenschildes. Die Marken sind deshalb insofern ähnlich, als sie als Wappen mit ähnlichen heraldischen Figuren (Pferd, Geweihstangen) wahrgenommen werden.

Hieraus ergibt sich, dass die Zeichen bildlich und begrifflich sehr ähnlich sind. Das angefochtene Zeichen übernimmt lediglich Kernelemente der älteren Marke, wie die Farben, die Schildform, die Geweihstangen, das Wappenpferd. Darüber hinaus übernimmt die angefochtene Marke auch das semantische Konzept der älteren Marke, indem es den Hinweis „Sportwagen“ mit einer geografischen Angabe verbindet.

b) Bekanntheit der älteren Marke

Nach Angaben der Widersprechenden ist die ältere Marke in Deutschland (und darüber hinaus in mehreren Ländern der Europäischen Union) bekannt. Voraussetzung für die Bekanntheit ist ein Schwellenwert für die Kenntnis der Marke, der nur erreicht wird, wenn die ältere Marke einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, bekannt ist. Das Publikum, bei dem die ältere Marke Bekanntheit erlangt haben muss, ist dasjenige, das von dieser Marke betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum.

Die angefochtene Marke wurde am 21/01/2008 eingereicht. Daher musste von der Widersprechenden nachgewiesen werden, dass die Marke, auf die sich der Widerspruch stützt, vor dem 21/01/2008 in Deutschland Bekanntheit erworben hat. Ferner muss der Nachweis erbracht werden, dass die Bekanntheit für die Waren erworben wurde, in deren Zusammenhang die Bekanntheit von der Widersprechenden geltend gemacht wird, nämlich: Klassen 8 und 12: Kraftwagen und deren Teile; Kraftwagenzubehör, nämlich Hupenknöpfe, Schalthebelknöpfe, Wagenheber, Türen, Scheibenwischer, Ölpumpen, Schalttafeln sämtlich nicht aus oder nicht unter Verwendung von Gummi hergestellt.

Um den Bekanntheitsgrad der Marke zu bestimmen, müssen alle relevanten Umstände des Falls berücksichtigt werden, einschließlich insbesondere des Marktanteils der Marke, der Intensität, der geografischen Ausdehnung und der Dauer ihrer Benutzung sowie des Umfangs der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat.

… (umfangreiche Anlagen)

Aufgrund dessen gelangt die Widerspruchsabteilung zu dem Schluss, dass die ältere Marke in Deutschland im Zusammenhang mit „Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugzubehör“ bekannt ist.

Anhand der Beweismittel wird die lange und intensive Benutzung der älteren Marke und deren allgemeine Bekanntheit in dem maßgeblichen Markt, d.h. zumindest in einem wesentlichen Teil davon, deutlich, in dem sie – wie von verschiedenen unabhängigen Quellen bestätigt wird – eine gefestigte Stellung unter den führenden Handelsmarken einnimmt. Die durch die Beweismittel nachgewiesenen Angaben über Verkaufszahlen, Marketingausgaben und Marktanteil, die verschiedenen Erwähnungen des Erfolgs der Marke in der Presse sowie die Ausführungen über die Marke in anderen Gerichtsentscheiden sind untrügliche Anzeigen für den hohen Bekanntheitsgrad der Marke beim maßgeblichen Publikum.

c) Beeinträchtigung der Bekanntheit

Die Benutzung der angefochtenen Marke fällt unter die Bestimmungen von Artikel 8 Absatz 5 GMV, wenn einer oder mehrere der folgenden Sachverhalte zutreffen:

• • Durch die Benutzung wird die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt;
• • durch die Benutzung wird die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigt und
• • durch die Benutzung wird die Unterscheidungskraft der älteren Marke

beeinträchtigt.

Zwar wird in Widerspruchsverfahren unter Umständen lediglich die Frage der Möglichkeit einer Beeinträchtigung und unlauteren Ausnutzung behandelt, doch reicht die reine Möglichkeit für die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 GMV nicht aus. Die Inhaberin der älteren Marke ist nicht verpflichtet, eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung ihrer Marke nachzuweisen; sie muss allerdings „Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann“ (siehe Urteil vom 25/05/2005, T-67/04, ‘SPA-FINDERS’, Randnr. 40).

Die Widersprechende muss daher nachweisen, dass die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung in dem Sinne wahrscheinlich ist, dass sie bei gewöhnlichem Lauf der Dinge vorhersehbar ist. Hierzu ist von der Widersprechenden der Nachweis zu erbringen oder zumindest eine schlüssige Argumentation vorzubringen, wobei sie zeigt, worin die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung bestehen würde und wie es dazu kommen würde, was zu der Prima-facie-Schlussfolgerung führen könnte, dass ein solches Ereignis bei gewöhnlichem Lauf der Dinge tatsächlich wahrscheinlich ist.

Im vorliegenden Fall trägt die Widersprechende Folgendes vor: Die erhebliche Bekanntheit des Porsche Wappens im Bereich der Luxusgüter weist klar darauf hin, dass die Anmelderinnen ohne eigene finanzielle Leistung die Bekanntheit und Wertschätzung des Porsche Wappens auszunutzen suchen. Zudem besteht aufgrund der markanten Ähnlichkeit der Zeichen eine unmittelbare gedankliche Verbindung zum Porsche Wappen, was zu einer Beeinträchtigung bzw. Verwässerung der Unterscheidungskraft der älteren Marke führen wird. Die positive Assoziation der Verkehrskreise hinsichtlich des Porsche Wappens führt zu einem Imagetransfer auf andere Produkte, die als qualitativ hochwertig, innovativ, sportlich und luxuriös gelten. Mit dem ähnlichen Zeichen beeinträchtigen die Anmelderinnen die Wertschätzung des Porsche Wappens.

Mit anderen Worten: Die Widersprechende macht geltend, dass die Benutzung der angefochtenen Marke die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen und die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigen würde.

Bevor die Vorbringen der Widersprechenden geprüft werden, erachtet es die Widerspruchsabteilung für sinnvoll festzuhalten, dass der Widerspruch gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen gerichtet ist:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-und Unterrichtsapparate und instrumente; Brillen, Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, Brillenetuis; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte, Apparate und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; Mobiltelefone; optische und Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme und Software; elektronische Publikationen; Feuerlöschgeräte; Etuis und Taschen für Waren der Klasse 9, insbesondere für Mobiltelefone, Organizer und Notebooks; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten.

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-und Wasserleitungsgeräte und -anlagen; sanitäre Apparate und Anlagen; Beleuchtungseinrichtungen für Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeugleuchten und Fahrzeugscheinwerfer, Glühlampen und Glühbirnen; Lüftungsanlagen und Klimaanlagen für Fahrzeuge; Brotröster, Toaster; Kaffeemaschinen; Wasserkocher; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 11 enthalten.

Klasse 12: Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge; Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör, soweit in Klasse 12 enthalten; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 12 enthalten.

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Manschettenknöpfe; Diamanten; Edelsteine; Halbedelsteine; Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente; Armbanduhren, Taschenuhren, Uhrenarmbänder, Uhrketten, Uhrenbeweger, Etuis für Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 14 enthalten.

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; Schriften (Veröffentlichungen); Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Schreibgeräte, insbesondere Füllfederhalter, Tintenroller, Kugelschreiber, Faserschreiber, Druckbleistifte; Etuis für Schreibgeräte; Geschenkverpackungen für Schreibgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente, soweit in Klasse 16 enthalten; Halter und Ablagen für Schreibgeräte; Schreibgarnituren; Schreibmappen; Schreibunterlagen; Briefbeschwerer; Briefkörbe; Tinten, Tintenfässer, Tintenpatronen; Künstlerbedarfsartikel; Zeichenbedarfsartikel, Zeicheninstrumente, Zeichenetuis; Pinsel; Klebstoffe für Papier-und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 16 enthalten.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Aktentaschen, Brieftaschen, Dokumentenmappen, Einkaufstaschen, Handtaschen, Reisetaschen, Schultaschen, Sporttaschen; Kleinlederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Geldbeutel, Reisenecessaires, Schlüsseletuis; Reise-und Handkoffer; Dokumentenkoffer, Kosmetikkoffer; Ranzen; Rucksäcke; Schulter-und Umhängeriemen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 18 enthalten.

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 25 enthalten.

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn-und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Teile und Bestandteile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 28 enthalten.

Klasse 38: Telekommunikation; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen und Fernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen und Rundfunksendungen; Ausstrahlung von Hörfunkprogrammen und Hörfunksendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung von Internet-Foren und Internet-Chatrooms; E-Mail-Dienste.

Klasse 39: Transportwesen; Abschleppen von Fahrzeugen; Chauffeurdienste; Personenbeförderung; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen und von Ausflugsfahrten; Verkehrsinformationsdienste; Vermietung von Fahrzeugen, Garagen und Parkplätzen.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb von Sportanlagen und von Sportcamps; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton-und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Eintrittskartenvorverkauf (Unterhaltung); Filmproduktion; Fotografieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Planung, Organisation und Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke sowie von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Workshops, Kolloquien und Wettbewerben; Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konzerten; Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Rennen; Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Unterhaltungsshows und von Live-Veranstaltungen; Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien; Publikation von Druckerzeugnissen, auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke); Vermietung von Sportausrüstungen (ausgenommen Fahrzeuge); Zeitmessung bei Sportveranstaltungen; Zusammenstellung von Rundfunk-, Hörfunk-und Fernsehprogrammen.

 

Wie oben gesehen, wurde festgestellt, dass die ältere Marke Bekanntheit im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugzubehör“, hat.

Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Schwächung)

Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke (auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnet) liegt vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als von der Inhaberin der Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke führt – siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’, Randnr. 29.

Die Widersprechende bringt vor, dass die Benutzung der angefochtenen Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigen würde. Sie begründet ihr Vorbringen wie folgt:

• Durch den jahrelangen, erheblichen Finanz-und Werbeaufwand wurde das Porsche Wappen nicht nur für Sportwagen bekannt, sondern auch für die damit in Verbindung stehende technische Innovationskraft, Spitzenqualität und Topdesign (vgl. Anlage 5-10); dies widerspiegelt sich auch in anderen Waren und Dienstleistungen außerhalb des Kerngeschäfts der Widersprechenden, insofern die Waren und Dienstleistungen aufgrund des Porsche Wappens als innovative und qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen assoziiert werden, weshalb das Porsche Wappen dazu geeignet ist, einen Imagetransfer zu begründen, d.h. auch Waren und Dienstleistungen außerhalb des Kerngeschäfts der Widersprechenden stehen im Sog der Bekanntheit des Porsche Wappens; die angesprochenen Verkehrskreise wären aufgrund der hochgradigen Ähnlichkeit des angefochtenen Zeichens zum bekannten Porsche Wappen gezwungen die tatsächliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen genauer zu prüfen und eine eindeutige betriebliche Zuordnung der Waren wäre bei einem Nebeneinander beider Zeichen nicht mehr möglich
• Der Imagetransfer der vom bekannten Porsche Wappen ausgeht würde durch die ähnliche beeinträchtigt oder sogar gänzlich unterbunden, wodurch sich das wirtschaftliche Verhalten der Verbraucher zu Lasten der Widersprechenden verändern würde, was eine Verwässerung des bekannten Porsche Wappens zur Folge hätte
• Der Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens und die daraus resultierende hochgradige Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke legen nahe, dass eine Verwässerung des älteren Zeichens durch die jüngere Marke zu erwarten ist
• Die Widersprechende weist darauf hin, dass die Bekanntheit und Wertschätzung des Widerspruchszeichens aufgrund erheblicher finanzieller und unternehmensführerischer Leistung in Deutschland und in mehreren anderen europäischen Ländern erreicht worden ist, was durch die Belege (z.B. Geschäftsberichte Anlage 4, oder 11-15) glaubhaft dargelegt worden ist; diese Leistung und Wertschätzung übernehmen die Anmelderinnen ohne Eigenleistung, weil das angefochten Zeichen der Widerspruchsmarke erheblich ähnelt; als Indiz dafür bringt die Widersprechende vor, dass die in der angefochtenen Marke enthaltenen Wortelemente „Zuffenhausener Sportwagen“ direkt auf den im In- und Ausland bekannten (vgl. Anlage 22) Firmensitz von Porsche, nämlich Zuffenhausen, Bezug nimmt und dass die erhebliche Bekanntheit von „Porsche“ in erster Linie mit „Sportwagen“ in Verbindung gebracht wird (vgl. Anlage 5-10); die Anmelderinnen nehmen deshalb mit der Benennung „Zuffenhausener Sportwagen“ direkt auf „Porsche“ Bezug.

Die Widerspruchsabteilung stellt fest, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marke einer der Faktoren ist, die generell für die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 GMV maßgeblich sind. Besonders relevant ist dieser Faktor, wenn angeblich speziell die Unterscheidungskraft der älteren Marke gefährdet wird.

Eine Erosion der Unterscheidungskraft der älteren Marke (auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnet) wird insbesondere dann wahrscheinlicher, wenn die Bestandteile der Marken, die eine Ähnlichkeit der Zeichen begründen, ein erhebliches Maß an inhärenter Unterscheidungskraft aufweisen. Wie vom Gerichtshof in der Rechtssache Intel festgestellt: „Je mehr jedoch die ältere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen” – Randnr. 74.

Die Benutzung der angefochtenen Marke kann die Unterscheidungskraft der älteren Marke deshalb nur dann beeinträchtigen, wenn zwischen der älteren und der jüngeren Marke ein gewisses Maß an Ähnlichkeit besteht, durch die der maßgebliche Teil des Publikums einen gedanklichen Zusammenhang zwischen beiden Marken bzw. eine gedankliche Verknüpfung zwischen ihnen herstellt.

Die Belege der Widersprechenden zeigen auch, dass sich die Verwendung und Bekanntheit der älteren Marke auch auf Bereiche außerhalb von Kraftfahrzeugen erstreckt (z.B. für Bekleidung, Schmuck-und Uhrenwaren, Koffern und Taschen, Fahrsicherheitskursen, Reisedienstleistungen, karitative Dienstleistungen). Die Verkehrskreise werden deshalb in den jeweiligen Waren-und

Dienstleistungssektoren aufgrund der hochgradigen Ähnlichkeit der beiden Zeichen in der angefochtenen Marke das bekannte Image des Porsche Wappens erkennen und Waren und Dienstleistungen erwarten, die dem Image des Porsche Wappens als Luxusmarke entsprechen.

Wie vorstehend dargestellt, weisen im vorliegenden Fall die Zeichen erhebliche Ähnlichkeiten auf, indem sämtliche Wappenelemente und Farben der älteren Marke lediglich in einer anderen Position in der jüngeren Marke übernommen werden; selbst die Wortelemente haben ein synonymes Konzept und sind somit gedanklich austauschbar, denn die Widersprechende hat nachgewiesen, dass „Zuffenhausen“ als Stuttgarter Firmensitz der Widersprechenden bekannt ist. Dies bedeutet, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen herstellt. Zudem ist bei Betrachtung der Waren und Dienstleistungen, um die es geht, klar, dass die Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen Bestandteile betreffen, die besondere Unterscheidungskraft haben. Grund dafür sind die grafischen Elemente wie z.B. die Farbgebung, das Pferd, die Geweihstangen oder die Schildform. Somit ist es in Anbetracht der hohen Unterscheidungskraft der betreffenden Bestandteile wahrscheinlich, dass die erhebliche Ähnlichkeit, welche die angefochtene Marke mit der älteren Marke aufweist, beim Durchschnittsverbraucher die bekannte ältere Marke in Erinnerung ruft.

Die geschilderten Umstände führen – wie von der Widersprechenden auch dargelegt wurde -zur Verwässerung der älteren Marke. Die Verwendung der angefochtenen Anmeldung, die alle unterscheidungskräftigen und vorherrschenden Bestandteile des älteren Zeichens übernimmt, würde die Unterscheidungskraft des älteren bekannten Rechts mindern. Die Exklusivität und Einzigartigkeit der älteren Marke würde durch die Benutzung von Zeichen wie die angefochtenen Marke vermindert werden, weshalb im gegenständlichen Fall der Tatbestand der Schwächung der Unterscheidungskraft der älteren Marke nachgewiesen werden konnte.

Wie weiter oben festgestellt, ist die Beeinträchtigung der Bekanntheit eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 GMV und kann drei verschiedene Formen annehmen. Damit ein Widerspruch in dieser Hinsicht begründet ist, reicht es aus, dass lediglich eine dieser Formen der Beeinträchtigung festgestellt wird. Wie oben festgestellt, ist die Widerspruchsabteilung im vorliegenden Fall bereits zum Schluss gelangt, dass die Benutzung der angefochtenen Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigen würde. Dies trifft nach Ansicht der Widerspruchsabteilung für sämtliche angefochtene Waren und Dienstleistungen zu. Hieraus folgt, dass nicht geprüft werden muss, ob weitere Formen der Beeinträchtigung zutreffen.

d) Schlussfolgerung

In Anbetracht aller oben getroffenen Feststellungen ist der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 GMV begründet. Aufgrund dessen ist die angefochtene Marke für alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.

Da dem Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 GMV uneingeschränkt stattgegeben wird, ist eine Prüfung der übrigen Gründe und der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt wird, nicht erforderlich.

„Klasse 29 konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gelees, insbesondere Fisch-, Obst- und Gemüsegelees, Konfitüren, Kompotte, Milch und Milchprodukte, Milchpulver für Nahrungszwecke, Speiseöle und -fette, Brotaufstrich, Kartoffelchips. „

und

„Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, Getreideprodukte, insbesondere Haferflocken und andere Getreideflocken, Müsli, Brot, Backwaren, Speiseeis, Süßwaren, Zuckerwaren.“

darf der Name des bekannten Berliner Eisbären nicht als Marke benutzt werden.

Der Zoo wird das verkraften können, denn die Marke ist zusätzlich für 13 weitere Warenklassen und einigen Dienstleistungsklassen registriert. Der Vermarkung von Knut steht somit nichts im Weg. Im Übrigen bemüht der Berliner Zoo auch die Berühmtheit des Eisbären, um die Verwechslungsgefahr zur älteren Marke zu verneinen, allerdings folgte das Gericht diesem Argument nicht.

Bei identischen oder ähnlichen Waren betrachtet das Gericht den Abstand zwischen „Knut“ und Kluth“ als zu gering, da diese bei der Aussprache in der wesentlichen Laut- und Buchstabenfolge „K-UT-“ übereinstimmen.

Entscheidung des BPatG vom 10. Mai 2011 (Az 27 W (pat) 143/10)

Knut

Klasse 29: Fisch, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gelees, insbesondere Fisch-, Obst- und Gemüsegelees, Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Milchpulver für Nahrungszwecke, Speiseöle und -fette, Brotaufstrich, Kartoffelchips Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Schokolade, Getreideprodukte, insbesondere Haferflocken und andere Getreideflocken, Müsli, Brot, Backwaren, Speiseeis, Honig, Süßwaren, Zuckerwaren

Klasse 29: Konserviertes, pasteurisiertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, insbesondere Äpfel, Aprikosen, Datteln, Feigen, Pflaumen, Bananen, Ananas, Ingwer, Kürbis, Rosinen, Sultaninen, Korinthen, Weinbeeren, Melonen, Wassermelonen, Zwiebeln; vorgenannte Waren auch in Form von Chips, zubereitet, behandelt, schokoliert, mit Joghurt verarbeitet, auch ungeschwefelt; Mischungen und Zubereitungen der vorgenannten Waren. Klasse 30: Snack- und Knabberartikel, nämlich Reiscracker, Reisgebäck, Erdnusscracker, Popcorn, Popcornmais, Knuspermais, Müsli, Müslizubereitungen, Studentenfutter; Schokolade und Schokoladenerzeugnisse; Nüsse und Nusskerne, Steinfrüchte und deren Samen, insbesondere Cashewkerne, Haselnusskerne, Macadamias, Mandeln, Paranüsse, Pecannusskerne, Pinienkerne, Pistazien, Pistazienkerne, Walnüsse, Walnusskerne, Erdnüsse, Erdnusskerne, Kokosnuss und -fleisch, Kürbiskerne, Sojakerne und -flocken, Ölsaaten, Sonnenblumenkerne, vorgenannte Waren auch zubereitet, behandelt, gesalzen, geröstet, getrocknet, geschält, geraspelt, konserviert, mit Joghurt verarbeitet; Mischungen und Zubereitungen der vorgenannten Waren

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat in der Sache teilweise Erfolg.

Es besteht nach Auffassung des Senats für die Waren Zucker und Honig mangels Warenähnlichkeit nämlich keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Da kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vorliegt und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Widersprechende ausreichend Gelegenheit hatte, ihre Beschwerde zu begründen, und die Inhaberin des angegriffenen Zeichens ausreichend Gelegenheit hatte, zu der Beschwerde der Widersprechenden schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 MarkenG).

2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG u. a. zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Dabei stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen ausgleichen kann (st. Rspr.; vgl. BGH 2010, 235 – AIDA / AIDU; EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 – Adam Opel / Autec).

3. Bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke hält das angegriffene Zeichen im Bereich der identischen und ähnlichen Waren den zu fordernden deutlichen Markenabstand nicht ein, um betriebliche Herkunftsverwechslungen auszuschließen.

a) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind ebenso wenig ersichtlich wie für eine Schwächung.

b) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (so schon EuGH GRUR 1998, 922 – Canon). Dabei ist für die Bejahung der Ähnlichkeit nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend (EuGH WRP 1998, 1165
Canon), sondern die Erwartung einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren. Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht zur Debatte steht, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit von den im Register eingetragenen Waren auszugehen.

Damit stehen den Waren der Klassen 29 und 30, für die das angegriffene Zeichen beansprucht wird, nur teilweise identische und ähnlich Waren aufseiten der Widerspruchsmarke gegenüber.

Die Waren konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Schokolade, Getreideprodukte, insbesondere Haferflocken und andere Getreideflocken sowie Müsli der angegriffenen Marke sind identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Warenähnlichkeit besteht aufgrund identischer Herstellung und Darbietung zwischen den Waren der angegriffenen Marke „Gelees, insbesondere Fisch-, Obst- und Gemüsegelees, Konfitüren, Kompotte; Brotaufstrich“ und den Waren „Konserviertes, pasteurisiertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse“ der Widerspruchsmarke.

Milch und Milchprodukte sowie Milchpulver für Nahrungszwecke sind mit Schokolade und Schokoladeerzeugnissen ohne Weiteres ähnlich. Bei der Herstellung von Schokolade spielen Milch oder Milchpulver eine große Rolle, und Milchschokolade ist allgemein bekannt. Gekühlte Schokoladewaren, wie Eiskonfekt, konkurrieren mit gekühlten Milchprodukten, denen auch Schokoladeraspeln oder -stücke beigefügt sein können.

Speiseöle und -fette mögen, wie die Inhaberin des angegriffenen Zeichens einwendet, nicht ähnlich sein zu behandelten Nüssen und Chips der Widerspruchsmarke; sie sind jedoch jedenfalls ähnlich zu Ölsaaten und zu zubereiteten Waren in Klasse 30, weil für die Zubereitung oft Öle und Fette beigegeben werden oder die Öle aus den genannten Waren gewonnen werden. Kartoffelchips sind hochgradig ähnlich zu Gemüse in Form von Chips in Klasse 29 der Widerspruchsmarke.

Kakao und Schokolade sind identisch zu Schokolade und Schokoladenprodukten der Widerspruchswaren. Auch Kaffee liegt im Ähnlichkeitsbereich von Schokoladenerzeugnissen. Sie ergänzen einander. Kaffee und Schokolade werden in derselben Form, an denselben Verkaufsstellen und mit denselben Dienstleistungen dargeboten. Zudem werden Kaffee und Schokoladenerzeugnisse teilweise von denselben Unternehmen (z. B. Julius Meinl, Dallmayr, Jakobs-Suchard) unter den gleichen Marken angeboten. Sie begegnen sich zudem regelmäßig im Vertrieb z. B. in speziellen Süßwarenfachgeschäften sowie in Cafes und Konditoreien. Sie richten sich folglich auch an dieselben Abnehmerkreise. Kaffee und Schokolade haben außerdem einen engen Bezug zueinander, z. B. als Kaffee-, Mocca-, Cappuccino-Pralinen sowie Streusel oder Pulver und auch als Geschmacksrichtungen. Schokoladenerzeugnisse, wie z. B. Schokoladengetränke können – etwa bei Bluthochdruckpatienten – auch als Ersatz für Kaffee dienen.
Zu Recht weist die Inhaberin der angegriffenen Marke darauf hin, dass zweifelhaft erscheint, ob Tee mit den Waren land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse ähnlich ist, da es hier vorrangig um Erzeugnisse aus dem Boden handelt.
Allerdings wird Tee inzwischen in vielfältigen Geschmacksrichtungen angeboten und ist damit ähnlich zu getrocknetem Obst und auch zu Schokolade. Getreideprodukte, insbesondere Haferflocken und andere Getreideflocken sowie Müsli sind identisch bzw. hochgradig ähnlich zu Müsli und Getreideerzeugnissen in Klasse 31 der Widerspruchswaren. Ebenso sind Brot und Backwaren identisch bzw. hochgradig ähnlich zu zubereiteten Waren in Klasse 31 der Widerspruchsmarke.

Speiseeis ist jedenfalls ähnlich zu Schokolade und Schokoladenerzeugnissen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, S. 290, linke Spalte). Süßwaren und Zuckerwaren sind im Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren Schokolade und Schokoladenerzeugnisse und auch zu Mischung von Obst und Nüssen z. B. in Fruchtfüllungen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, S. 357, mittl. Spalte).
Lediglich die Waren Zucker und Honig liegen nicht im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchswaren.

Insbesondere ist Zucker nicht ähnlich zu Schokolade. Insoweit ist Zucker Bestandteil und damit ein Vorprodukt der Fertigerzeugnisse, was die Annahme von Warenähnlichkeit ausschließt. Zudem ist für die Bejahung der Ähnlichkeit nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Verbraucher werden auch bei gemeinsamen Konsum oder Erwerb nicht annehmen, dasselbe Unternehmen wäre für die Qualität der Waren verantwortlich.

Dies gilt auch für Honig. Auch wenn die Verbraucher Müsli mit Honig essen, nehmen sie nicht an, dass dasselbe Unternehmen für die Waren verantwortlich ist. Zuckerraffinerien und Imker gelten den deutschen Verbrauchern traditionsgemäß als spezialisierte Hersteller.

c) Bei der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichen die Unterschiede in den Marken im Bereich der identischen und ähnlichen Waren nicht aus, um eine klangliche Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn zu verhindern.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verbraucher eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 – Matrazen; BGH GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder; EuGH Mitt. 2005, 511 ff. – Thomson Life).

Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen misst das Publikum beim klanglichen Vergleich in der Regel, so auch hier, dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu.

„Knut“ und der Wortbestandteil „Kluth“ der Widerspruchsmarke stimmen bei der Aussprache in der wesentlichen Laut- und Buchstabenfolge „K-UT-“ überein.

Insbesondere ist der Vokal U in beiden Marken an identischer Stelle vorhanden. Zwar handelt es sich um kurze, einsilbige Wörter, aber der Sprech- und Betonungsrhythmus ist gleich. Angesichts dieser deutlichen Gemeinsamkeiten können die verbleibenden Abweichungen in den Konsonanten N und L nicht für eine ausreichende Differenzierung sorgen, zumal der Verbraucher die Wörter in der Regel nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung meist aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnt. Die Widerspruchsmarke weist zwar eine grafische Gestaltung auf, die der angegriffenen Marke fehlt. Diese ist allerdings eher schlicht und erscheint nicht so markant, dass sie den klanglichen Gesamteindruck beeinflussen könnte. Das angesprochene Publikum wird die Widerspruchsmarke mit dem im Vordergrund stehenden Wortelement „Kluth“ benennen.

„Kluth“ wird aufgrund des grafischen Elements eines Blätterkranzes über dem „U“ entgegen der Annahme der Inhaberin des angegriffenen Zeichens nicht als „KLÜTH“ aufgefasst werden. Es ist unüblich, mit der Darstellung einer Pflanze die beiden Umlautpunkte des Buchstaben „Ü“ zu ersetzen. Das Publikum wird daher das naheliegende und einfache Wortverständnis wählen. Für die Feststellung der Verwechslungsgefahr ist die gegebene klangliche Nähe entgegen der Annahme der Inhaberin des angegriffenen Zeichens ausreichend.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verbraucher in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 – Nr. 19 – ZIRH/SIR;
GRUR 2005, 1042, 1044 – Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 – Nr. 29
- MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 – Nr. 15- AIDA / AIDU; GRUR 2009, 484, 487 – Nr. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60 ff. – Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht (st. Rspr. vgl. z. B. BGH a. a. O. Nr. 18 – AIDA / AIDU m. w. N.; BPatG, Az.:
30 W (pat) 49/10, Beschluss vom 7. April 2011 – SANAVITAL / Sano-VITAL; Ströbele/ Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 183 m. w. N.).

Es besteht auch keine Veranlassung, eine unterschiedliche Gewichtung der ähnlichen bzw. unterschiedlichen Bestandteile der Zeichen, die die klangliche Verwechslungsgefahr verdrängen könnte, anzunehmen.

Weder „KNUT“ noch „KLUTH“ ist geeignet, einen (inneren) Zusammenhang zu den benannten Lebensmitteln, die als Produkte des täglichen Bedarfs in jeder Art von Lebensmittelgeschäften angeboten werden, herzustellen. Es bestehen auch keine auffälligen Unterschiede im Sinngehalt. Zwar kann ein erkennbarer Begriffsinhalt die Unterscheidbarkeit von Marken erleichtern (vgl. BGH GRUR 1992, 130 – Bally / Ball). Hier handelt es sich jedoch gleichermaßen um Zeichen, die keinen ohne Weiteres erkennbaren bzw. auffällig abweichenden Begriffsinhalt aufweisen.

Die von der Erinnerungsführerin benannte mediale Aufmerksamkeit über den Eisbären „KNUT“ bezieht sich in erster Linie auf das Tier und nicht auf eine markenmäßige Kennzeichnung von Lebensmitteln. Die Namensfunktion von „KNUT“ für einen Eisbären erscheint für eine markenrechtliche Kennzeichnungsfunktion im Lebensmittelsektor kaum relevant. Die klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken wird auch nicht durch den bekannten Sinngehalt der angegriffenen Marke als Hinweis auf das mittlerweile berühmte, von der Inhaberin der angegriffenen Marke großgezogene und in dem von ihr betriebenen “Zoologischen Garten” in Berlin vormals beheimatete Eisbärenjunge ausgeschlossen.

Der Sinngehalt einer Marke kann der Verwechslungsgefahr mit einer anderen Marke nur entgegenwirken, sofern letztere vom Publikum deutlich anders als die erstgenannte wahrgenommen wird, weil nur dann der unterschiedliche Sinngehalt zum Tragen kommen kann.

Ist hingegen wie hier anzunehmen dass das angegriffene Zeichen klanglich, wie die Widerspruchsmarke wahrgenommen wird, vermag der Verbraucher beide Zeichen nicht anhand eines unterschiedlichen Sinngehalts voneinander abzugrenzen, weil er die angegriffene Marke infolge des Verhörens von vornherein mit demselben Sinngehalt wie die Widerspruchsmarke wahrnimmt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 155 m. w. N.). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Waren weder mit Eisbären noch den Dienstleistungen eines Zoos im Zusammenhang stehen und deshalb der Gedanke an den Eisbären „Knut“ sich nicht unmittelbar aufdrängt. In der Gesamtabwägung führt dies vorliegend zu dem Ergebnis, dass die angegriffene Marke im Bereich identischer und ähnlicher Waren wegen der nur geringfügigen Unterschiede in den prägenden Elementen der Vergleichsmarken den notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht mehr einhält und jedenfalls in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr besteht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717, Nr. 37 – idw).

4. Im Bereich der nicht ähnlichen Waren scheitert eine Gefahr von Verwechslungen bereits an der fehlenden Warenähnlichkeit. Die Beschwerde ist daher in dem aus dem Tenor unter Ziffer 1. genannten Umfang begründet, sodass der Erinnerungsbeschluss insoweit keinen Bestand haben kann; im Übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen.

5. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

6. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.
Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Gegenüber standen sich die beiden Wortmarken EYESENSE und ISENSE. Die angegriffene Marke „ISENSE“ wurde am 16.08.2008 von der Berliner Firma Osypka Medical GmbH für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 beim Europäischen Markenamt (HABM) angemeldet. Gegen diese Marke erhob die Schweizer Firma Eye-Sense AG auf Grundlage ihrer deutschen Wortmarke EYESENSE aus dem Jahr 2005 Widerspruch.

Das Markenamt hatte den Widerspruch zurückgewiesen, da es keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken sah. Nun hat die Beschwerdekammer des HABM, welches über die Beschwerde der Widerspruchsführerin zu entscheiden hatte, dies bestätigt und der Beschwerde nicht abgeholfen. Die Inhaberin der älteren Marke muss damit die jüngere Marke tolerieren, denn eine Klage gegen die Entscheidung beim europäischen Gericht hat sie anscheinend nicht erhoben.

Bei der Bewertung der Verwechslungsgefahr sind zwei wesentliche Punkte entscheidend, einerseits die von den sich gegenüberstehenden Marken geschützten Waren oder Dienstleistungen und anderseits natürlich auch die jeweiligen Bezeichnungen.

In dem hier betrachteten Widerspruchsverfahren sind die Ware / Dienstleistungen der Klasse 09, 10 und 42 ähnlich. Hinsichtlich der Klasse 9 „Messapparate und –instrumente“ besteht zwar ein Ergänzungsverhältnis, denn solche Messapparate/-instrumente können für die unterschiedlichsten Bereiche verwendet werden und medizinischen Produkten umfassen auch Diagnosegeräte, dies führt jedoch nur zu einem unterdurchschnittlichen Ähnlichkeitsverhältnis. Auch für die Dienstleistung in Klasse 42 „industriellen Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ beschränkt sich die Ähnlichkeit auf ein weniger kritisches Maß, trotz das diese Entwicklungsdienstleistungen auch hinsichtlich spezieller Geräte im Bereich der Augenheilkunde erfolgen kann.

Entscheidend ist aber die Klasse 10, denn die dort von der jüngeren Marke „Isense“ angemeldeten Waren „Medizinische Geräte für diagnostische Zwecke“ erfassen auch die von der älteren Marke geschützten „Ophthalmische Diagnosegeräte“, da diese solche medizinischen Diagnosegeräte sind. Insoweit besteht für die Klasse 10 Warenidentität.

Grundsätzlich muss bei Identität der Waren, der Abstand der Bezeichnungen größer sein, denn andernfalls besteht eine Verwechslungsgefahr. In der Entscheidung über die Beschwerde, wird aber bevor es um die jeweiligen Bezeichnungen geht noch untersucht, an wen sich die Marken jeweils richten, welcher Verkehrskreis angesprochen wird und wie dieser die Bezeichnungen wahrnimmt.

Die Prüfer führen dazu aus, das bei den hier geschützten Medizinprodukten davon ausgegangen werden muss, dass überwiegen Augenärzte, Augenoptiker und Hersteller ähnlicher Produkte angesprochen werden und damit ein sehr gut informiertes Publikum, das im medizinischen bzw. medizintechnischen Bereich zu Hause ist, womit sich eine erhöhte Aufmerksamkeit ergibt. Dies wird zudem mit der besonderen Verantwortung dem Patienten gegenüber und technisch spezialisierten Produkten begründet. Ergänzend wird auch angenommen, dass dieser Personenkreis mit der englischen Sprache sehr gut vertraut ist.

Im nächsten Schritt wird die Markenähnlichkeit von EYESENSE und ISENSE bewertet und die Beurteilung der Markenähnlichkeit umfasst die Prüfung, ob die beiden betroffenen Marken visuell, phonetisch oder ihrer Bedeutung nach ähnlich sind, wobei auf ihren Gesamteindruck abzustellen ist und insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Visuell kann der Argumentation des HABM noch gefolgt werden, denn bei Gegenüberstellung der beiden Marken

EYESENSE
ISENSE

wird deutlich, dass die jüngere Marke zwei Buchstaben kürzer ist und deutlich im Wortanfang, der vom Betrachter regelmäßig aufmerksamer wahrgenommen wird, unterschiedet. Die in der Begründung vorgenommene „Verrenkung“, die auf die inhaltliche Bedeutung der beiden Bezeichnungen abstellt und sogar auf die Großschreibung innerhalb der Wortmarke abstellt, wäre eigentlich unnötig und weicht zudem teilweise erheblich von der sonstigen Rechtsprechung ab. Solche „Binnengroßschreibungen“ sind bei Wortmarken nicht relevant.

Ganz anders – die in der Beschwerdeentscheidung vorgenommen Begründung zur phonetischen Ähnlichkeit. Hier wird in einem sehr kurzen Absatz, das eigentliche Problem dieses Widerspruchs einfach übergangen.

„Phonetisch führt dies aber dazu, dass die ältere Marke als „EI-SSENSS“ artikuliert wird, die jüngere Marke aber als „I-SEN-SE“, eben weil sie anders als die ältere Marke nicht entsprechend den Regeln der englischen Phonetik artikuliert werden wird. Das führt zu dem Befund phonetischer Unähnlichkeit.“

Den Prüfer scheint die „I“-Problematik völlig unbekannt zu sein und die Widersprechende hätte jedem Mitglied der Beschwerdekammer ein IPhone, Ipad, IPod oder anderweitiges „I-Produkt“ schenken sollen. Entgegen der Wahrnehmung dieser Prüfer wird ISENSE als „Ei-Sense“ ausgesprochen und damit muss unter klanglichen Gesichtspunkten weitestgehend Identität attestiert werden. In der Entscheidung wird die phonetische Ähnlichkeit jedoch verneint.

Wieder ausführlicher wird sich mit der begrifflichen Ähnlichkeit auseinandergesetzt, die tatsächlich wohl nicht gegeben ist, da bis auf die inhaltliche Übereinstimmung hinsichtlich des Bestandteils „Sense“ für „Sinn“ keine Anhaltspunkte für Überscheidungen vorliegen.

Zwar reicht die Feststellung einer visuellen Ähnlichkeit, wenn auch gering, aus um den Befund der Unähnlichkeit der Marken auszuschließen. Doch reicht eine Markenähnlichkeit in nur einer, wie hier der visuellen Hinsicht nicht automatisch zur Feststellung der Verwechslungsgefahr – so jedenfalls die Richter. Wenn die meiner Meinung große Ähnlichkeit in phonetischer Hinsicht mit berücksichtigt wurden wäre, wäre die Entscheidung wohl anders zu fällen gewesen.

• IPad (EU 008817281)
• IPHONE (DE 30744424 / EU 002901007)
• Itunes (EU 002895266)

Aufgrund des Erfolges versuchen zwischenzeitliche viele auf den „I-Zug“ aufzuspringen und melden Marken an, die eine ähnliche Struktur aufweisen. Das wirft auf der einen Seite die Frage auf, ob die Markenrechte von Apple verletzt werden, da eine Verwechslungsgefahr gegeben ist und nun hat das Bundespatentgericht in einer gerade veröffentlichten Entscheidung zusätzlich die Schutzfähigkeit abgelehnt.
Angemeldet war die Bezeichnung „iFINANCE“ für die Klassen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Flyer, Bücher sowie sonstige Schriften und Veröffentlichungen; Schreibwaren;
Klasse 36: Immobilien- und Finanzwesen; Finanzierungsvermittlung, insbesondere Nachweis der Gelegenheit und Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Darlehen im Rahmen von Immobilientransaktionen; Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital; Beratung in finanzieller Hinsicht, insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierungsvermittlung, mit der Abwicklung von Immobilieninvestitionen, reinvestitionen und -deinvestitionen, mit der Fremdfinanzierungspolitik (Debt-Management), mit dem Kauf oder Verkauf von Immobilienfonds, sonstigen Immobiliengesellschaften und Beteiligungen hieran sowie mit der Realisierung von Neubauprojekten und der strategischen Revitalisierung und/oder Modernisierung von Bestandsimmobilien unter Renditeaspekten (Bilanzbereinigung); Finanzanalysen; Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien; Erstellung von finanziellen Tilgungsplänen; Ertragsanalysen und Finanzmittelrechnungen, insbesondere Erstellung von cash-flow-Analysen und cash-flow-Prognosen in Bezug auf Immobilien (cash flow modelling);
Klasse 41: Publikationen von Druckereierzeugnissen, auch in elektronischer Form

Nachdem das DPMA die Registrierung ablehnte und auch die Beschwerden des Anmelders erfolglos waren, hat nun Bundespatentgericht die Entscheidung bestätigt.
Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei der Beurteilung dieser Frage wird auf den angesprochenen Verkehrskreis abgestellt, den die Richter in diesem Fall einerseits im Fachverkehr auch in einem allgemeinen und breiten Verbraucherkreis sahen, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen wird.

Da es sich bei dem Bestandteil „finance“ um einen glatt beschreibenden begriff aus der englischen Sprache handelt, der „Finanz, Finanzen, finanzieren, Geldwesen“ bedeutet wurde nicht bestritten.

Damit kommt es im Wesentlichen auf den Zusatz des „i“ an, wobei das Gericht anerkennt, dass dieses als Abkürzung für verschiedene Worte stehen. In Zusammenhang mit dem Bank- und Finanzwesen wäre insoweit beispielsweise eine Abkürzung für „Investment“ denkbar. Allerdings sah das Gericht keine Anhaltspunkte, dass diese Abkürzung gängig ist.
Im Gegensatz dazu sahen es die Richter durch zahlreiche Fundstellen belegt, dass der einem Substantiv vorangestellte Buchstabe „i“ genutzt wird, um auf elektronische Produkte hinzuweisen und dementsprechend auch im Finanzwesen sowie in Zusammenhang mit der Publikation von Druckereierzeugnissen als Abkürzung für „Internet“ verwendet wird.
So fanden die Richter zahlreiche Worte, denen ein „i“ vorangestellt ist, um so auf eine spezielle Internetleistung hinzuweisen, z. B.: ibank, ibanking; i-Service; i-Zeitung, i-Print, iCard, imarketing und iVote
Die Verwendung des Buchstabens „i“ als Abkürzung für Internet in den genannten Wortverbindungen erfolgt dabei in der Regel generisch, z.B. als Gattungsbegriff zur Beschreibung einer bestimmten Tätigkeit („ibanking“).
Wenngleich es sich bei dem Buchstaben „i“ nicht um eine offizielle Abkürzung für das Internet handelt, belegen die zahlreichen Beispiele gleichwohl, dass der angesprochene Verkehr in der Lage ist, dem Einzelbuchstaben „i“ in Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen einen Hinweis auf das Internet zu entnehmen.
Nun verlangt die Rechtsprechung bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von zusammengesetzten Bezeichnungen eine Gesamtbetrachtung dieser, jedoch führt eine solche vorliegend nicht zu einem Eindruck oder Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile des Zeichens hinausgehen würde.

Wenn diese Gedanken des Gerichtes auf die Marken von Apple angewandt werden, drängen sich auch bei diesen erhebliche Zweifel an der Schutzfähigkeit auf.

aus der älteren Wortmarke „Die blaue Linie“ zurückgewiesen, damit wurde die vorherige Entscheidung des Deutschen Patent und Markenamtes  bestätigt.

Die jüngere Marke wurde für die Klasse 41 „Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ernährungsberatung“ registriert, während die ältere Marke für Waren der Klasse 29 „Milch und Milchprodukte, insbesondere ungeschlagene Sahne, saure Sahne, Joghurt, auch mit Früchten, Quark, Kefir, Buttermilch, geschlagene Buttermilch, Trockenmilch für Nahrungszwecke, Butter, Käse, insbesondere Weichkäse und Käsezubereitungen, Milchmischgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Nahrungsmittel mit und ohne vorgenannten Produkten kombiniert, soweit in Klasse 29 enthalten“ und Dienstleistungen der Klasse 43 „Beherbergung und Bewirtung von Gästen“ registriert.

Damit stehen sich zwei Marken in sehr unterschiedlichen Klassen gegenüber und nach Auffassung des DPMA sind diese Waren/Dienstleistungen ausreichend unterschiedlich, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Der Prüfer begründet seine Entscheidung damit, dass Nahrungsmittel kaum Berührungspunkte zu Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung habe. Explizit führte er auch aus, dass die Dienstleistung „Ernährungsberatung“ keine konkreten Nahrungsmittel verwendet sondern nur abstrakt dahingehend beraten werde, welche Nahrungsmittel zu empfehlen seien. Die angesprochenen Verkehrskreise würden nicht davon ausgehen, dass ein Ernährungsberater auch Lebensmittel produziere und vertreibe.

Neben den Unterschieden hinsichtlich der Waren / Dienstleistungen tritt dann auch die unterschiedliche Gestaltung der Marken, denn die jüngere Marke verwendet die englische Begriffe „blue line“ während die ältere Marke die deutsche Bezeichnung „Die blaue Linie“ wiedergibt.

Das Gericht bestätigt, der Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Dabei liegt das Hauptargument der Richter darin, da die einander   gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nur einen am untersten Rand liegenden Grad an Ähnlichkeit aufweisen und vor diesem Hintergrund der mögliche Grad der Zeichenähnlichkeit zu gering ist.

Soweit es die Beratungsdienstleistungen „Ausbildungsberatung; Fortbildungsberatung; Erziehungsberatung“, für welche die angegriffene Marke u. a. geschützt ist, betrifft, ist nicht ersichtlich, dass Beratungen, welche die Ausbildung, Fortbildung und Erziehung als solche zum Gegenstand haben, also nur die pädagogische Wissensvermittlung losgelöst vom jeweiligen Wissensinhalt betreffen, nähere Berührungspunkte mit Nahrungsmitteln haben sollten. Selbst soweit Aus- oder Fortbildung sowie Erziehung der Wissensvermittlung über Nahrungsmittel dienen, beziehen sich die Beratungsdienstleistungen nicht auf diese, sondern auf die pädagogische Vorgehensweise. Es liegt daher für das Publikum selbst im Falle identischer Marken völlig fern anzunehmen, der Produzent von Nahrungsmitteln werde auch als pädagogischer Berater tätig.

Auch in Bezug auf die für die angegriffene Marke geschützte Dienstleistung „Ernährungsberatung“ zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren bzw. zu der Dienstleistung „Beherbergung und Bewirtung von Gästen“ vor liegt keine ausreichende Ähnlichkeit vor. Unter den Begriff der Dienstleistung „Ernährungsberatung“ fällt nicht jede beliebige „Empfehlung“ von Speisen, Getränken oder Nahrungsmitteln, sondern nur solche Tätigkeiten, die im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Kunden wenigstens dem Anschein nach eine ernsthafte Beratung nach wissenschaftlichen, insbesondere medizinischen Grundsätzen versuchen.

Zusätzlich verweisen die Richter auf den Umstand, dass entgegen der Auffassung des Widerspruchsführers die Verwechslungsgefahr eines der drei Kriterien (Schriftbild, Phonetil, inhaltliche Bedeutung) bei der Gegenüberstellung von Marken nicht ausreicht, um diese in der Summe zu bejahen.

„Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aber noch nicht ausreichend; sie kann aber im konkreten Einzelfall die Annahme einer Verwechslungsgefahr begründen, sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden.“

In der Entscheidung setzt sich das Gericht mit allen drei Kriterien ausführlich auseinander.

In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich beide Marken nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck schon darin, dass die Widerspruchsmarke die auffällige grafische Gestaltung, welche den visuellen Eindruck der jüngeren Marke dominiert, nicht enthält. Eine hochgradige schriftbildliche Ähnlichkeit bestünde selbst dann nicht, wenn davon ausgegangen wird, dass die jüngere Marke bei ihrer optischen Wahrnehmung in den Augen des Publikum allein von ihrem Bestandteil „Blue Line“

dominiert würde, denn die visuellen Abweichungen zu der Widerspruchsmarke infolge der unterschiedlichen Vokalfolge sowie der abweichenden Wort- und Silbenzahl wird dem Publikum, auch wenn es, wie die Widersprechende meint, den bestimmten Artikel am Zeichenanfang der Widerspruchsmarke außer Acht ließe, nicht entgehen; selbst bei einer von der Widersprechenden angenommenen Prägung der angegriffenen Marke durch die Wortfolge „Blue Line“ ist dabei in schriftbildlicher Hinsicht auch die besondere Schreibweise der jüngeren Marke zu berücksichtigen, die durch eine handschriftartige Wiedergabe der einzelnen Buchstaben und die Rundung bestimmt ist und bei der es sich nicht um eine übliche Schriftform handelt, welche unter den Schutzbereich der als Wortmarke eingetragenen Widerspruchsmarke fällt.

Entsprechend ist auch eine klangliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil der Klangeindruck der ohne Mühe als englische Wortfolge erkennbaren jüngeren Marke von dem der aus deutschen Wörtern gebildeten Widerspruchsmarke stark abweicht.

Zwar liegt eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den Wortfolgen beider Marken insoweit vor, als sie einen ähnlichen Gedanken in verschiedenen Sprachen ausdrücken. Die Verschiedenartigkeit der Sprachen kann dabei nicht außer Acht gelassen werden, weil sie die Semantik von Sprachausdrücken maßgeblich mitbestimmt; wie jedem Übersetzer bekannt ist und sich bei Computerübersetzungen immer wieder bestätigt findet, stehen Wortausdrücke in verschiedenen Sprachen nämlich stets in einem abweichenden Sprachumfeld, das zu verschiedenen Bedeutungsfeldern der Sprachausdrücke führt, weshalb es häufig schwierig ist, einen Satzgedanken angemessen in einer anderen Sprache wiederzugeben. Insofern ist die Semantik des englischsprachigen Begriffs „Blue Line“ nicht zwangsläufig mit derjenigen des deutschen Ausdrucks „blaue Linie“ identisch.

Auch wenn aus diesem Grund nur eine große begriffliche Ähnlichkeit vorliegt, kann hierauf die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht gegründet werden, weil dieser Ähnlichkeitsaspekt durch die Unähnlichkeit der gegenüberstehenden Markenwörter in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht so weit neutralisiert wird, dass das Publikum allenfalls noch geringe Berührungspunkte zwischen beiden Marken erkennen kann. Damit kann die begriffliche Nähe beider Zeichen die Annahme einer hochgradigen Markenähnlichkeit nicht begründen, bei welcher allein eine Verwechslungsgefahr angenommen werden könnte.

Im Ergebnis bleibt das BPatG dabei, den Widerspruch zurückzuweisen.