Entscheidung des hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2011 AZ 25 W (pat) 1/11.

„(Klasse 9)
Bildschirme (Computer), Computer-Programme (gespeichert), Computer-Software (gespeichert), Computer, Diskettenlaufwerke (für Computer), Drucker für Computer, Interfaces (Schnittstellen-geräte oder -programme für Computer), Laptops (Computer), Magnetdatenträger, Monitore (Computerhardware), Notebooks (Computer), Spielprogramme für Computer, Textverarbeitungsgeräte;
(Klasse 37)
Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, In-stallation, (Klasse 42)
Aktualisieren von Computer-Software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersoftwareberatung, Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, Design von Computer-Software, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von Webseiten, Erstellung von Computeranimationen, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet. Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen (Hardware), Reparatur und Wartung von Hardware.“

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 005200861 die Löschung der angegriffenen Marke 306 58 376 anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 – PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 – Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers verfügt die Widerspruchsmarke in Bezug auf ihre Waren und Dienstleistungen bereits originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Soweit sich insoweit der Markeninhaber auf die zur Unterscheidungskraft von abstrakten Farbmarken ergangene Rechtsprechung beruft (S. 5/6 der Beschwerdeerwiderung vom 28. Februar 2011, Bl.42/43 d. A.), kann diese Rechtsprechung auf die Widerspruchsmarke, die Wortmarke “Orange” nicht übertragen werden. Entscheidend ist vielmehr, ob das Wort “Orange” in Bezug auf die konkret registrierten Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmale eine beschreibende Bedeutung hat. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 ist dies allerdings nicht der Fall. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Farbe bei diesen Waren aus dem Bereich der Informationstechnologie keine verkehrswesentliche Eigenschaft darstellt; Farbgestaltungen sind insbesondere auch bei Computern, Laptops und sonstigen Hardware-Produkten nur als Dekor aufzufassen, dem der Verkehr insoweit keine vorrangige Bedeutung zumisst. Ist aber eine Farbe oder Farbgestaltung für Waren nicht als verkehrswesentlich anzusehen, so wird man auch nicht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Wortmarke, die die Bezeichnung einer Farbe enthält, ausgehen können. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist die Farbe in keiner Weise eine verkehrswesentliche Eigenschaft, so dass auch insoweit keine Anhaltspunkte für eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

2. Ausgehend von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist der
Widerspruchsmarke darüber hinausgehend eine durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Diese bezieht sich auf Telekommunikationsdienstleistungen und damit eng zusammenhängende Waren und Dienstleistungen bzw. solche Waren und Dienstleistungen, die regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke registriert ist, handelt es sich um ebensolche Produkte, so dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im vorliegenden Kollisionsfall auch zum Tragen kommt.
Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzumfangs einer Marke sind alle Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Neben den originären Eigenschaften der Marke als solcher sind insoweit insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 m. w. N.). Dabei ist nicht auf eine Einzelbetrachtung der zu dieser Frage eingereichten Unterlagen abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung aller Unterlagen vorzunehmen, die ein “Bündel von Beweiselementen” darstellen. Eine solche Gesamtwürdigung ist auch und gerade dann erforderlich, wenn es eine Vielzahl von solchen “Beweiselementen” gibt, die zwar einzeln für sich genommen nicht ausreichen, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen und dies erst aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Beweiselemente möglich ist (vgl. EuGH MarkenR 2008, 261, Tz. 36 – FERRERO); fehlt eine solche Gesamtwürdigung, stellt dies aus Sicht des EuGH einen Rechtsfehler dar (vgl. EuGH, a. a. O., Tz. 37. – FERRERO).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist hinsichtlich der Widerspruchsmarke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit festzustellen, und zwar – da es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt – innerhalb der Europäischen Union.

a) Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung 4017/2004 des HABM Bezug nimmt (Anlage B1 zur Beschwerdebegründung), in welcher das HABM eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Wortmarke “Orange” und auch der Wort-Bild-Marke jedenfalls für das Vereinigte Königreich bejaht hat, so wäre allerdings allein daraus nicht eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke abzuleiten. Denn die Vorlage dieser Entscheidung er-setzt nicht den Sachvortrag in Bezug auf die o. g. Tatsachen, die die Grundlage für die Beurteilung der Verkehrsbekanntheit durch den er-kennenden Senat darstellen.

Auch die weiteren von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen würden jeweils einzeln für sich betrachtet die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zulassen. Insbesondere gilt dies für die von der Widersprechenden in den Anlagen B1 7 – B24 vorgelegten Artikel und Äußerungen betreffend den wirtschaftlichen Wert und die Positionierung der Widerspruchsmarke in einem “Marken-Ranking”. Denn diese Artikel und Äußerungen stellen Werturteile dar, die zwar auf der Grundlage von Fakten und Zahlen, insbesondere Unternehmenskennzahlen getroffen sein mögen, die auch für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft von Belang sein können; werden diese Grundlagen aber nicht offen gelegt, kann allein damit auch nicht die (Rechts-) Frage der erhöhten Kennzeichnungskraft beurteilt werden. Das gleiche gilt in Bezug auf die weiteren Belege der Widersprechenden, insbesondere die vorgelegten Presseerklärungen.

b) Jedoch lässt die nach den eingangs gemachten Ausführungen gebotene Gesamtschau aller von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der Europäischen Union über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügt.

Insbesondere die in den Anlagen B9 und B13 genannten Unternehmensdaten und -zahlen sind ein wichtiges Indiz dafür, dass unter der Widerspruchsmarke innerhalb des europäischen Binnenmarktes grenzüberschreitende Telekommunikationsdienstleistungen in beträchtlichem Umfang und gegenüber Mobilfunkkunden, also gegenüber breiten Verkehrskreisen, und damit als “Massendienstleistungen” angeboten und erbracht werden. Danach ist “Orange” die Hauptmarke der die France Telecom Group, die nach der Anlage B9 im Jahre 2007 weltweit … Mio. Kunden in … Ländern hatte, darunter … Mio. “mobile Kunden” und … Mio. ADSL-Kunden, und nach ihren eigenen Angaben einen Jahresumsatz von … Mrd. € erzielt hat. Eine weitere Indizwirkung ergibt sich aus dem in Anlage B13 enthaltenen Firmenprofil in Bezug auf die Jahre 2006/2007, so z. B. ein Bestand von … Mitarbeitern in 166 Ländern und Regionen, Betrieb von …VPN-Verbindungen, Mobilnetz in … “Märkten” mit … Mio. Kunden. Zudem lassen die Anlagen B4 – B8 und B10 – B12 auf Aufträge von bzw. Unternehmenskooperationen mit Partnern aus der Großindustrie oder aus dem öffentlichen Bereich im vorgenannten Segment schließen, wobei insbesondere die Anlagen B5, B7 und B8 Großaufträge mit erheblichen Umfang betreffen, die unter Verwendung der Widerspruchsmarke abgewickelt werden, und es sich in erheblichem Umfang um Geschäftspartner handelt (Allianz, Linde, BSI, Siegwerk Druckfarben, Siemens), die in Deutschland ansässig sind. Letztlich ist die Widerspruchsmarke als Kennzeichen im Segment der Telekommunikation auch Mitgliedern des Senats bekannt, insbesondere für Telekommunikations- und Mobilfunkleistungen in Österreich und im Vereinigten Königreich (vgl. zur Berücksichtigung von Kenntnissen des Gerichts betr. die erhöhte Verkehrsbekanntheit: BPatG GRUR 2007, 599, 600 – Klebestift).

Bei einer Gesamtwürdigung all dieser Umstände ist somit der Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke angezeigt, und zwar sowohl bei allgemeinen Verkehrskreisen innerhalb der EU, aber auch bei Fachkreisen in Deutschland, ohne dass es dazu auf die in den Anlage B17 – B22 enthaltenen Äußerungen Dritter aus dem Bereich Markenberatung und Markenmanagement wie z. B. Interbrand, ankommt. Diese Äußerungen können aus den vorgenannten Gründen den Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke allenfalls unterstützen.

c) Die nach den o. g. Ausführungen als gesteigert zu erachtende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezieht sich jedoch nicht auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert ist. Vielmehr kommt ein erweiterter Schutzumfang nur in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen in Betracht, für die eine durch Benutzung der Widerspruchsmarke gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 150). Dabei beschränkt sich eine so erhöhte Kennzeichnungskraft allerdings nicht ausschließlich auf die konkret festgestellten Waren und Dienstleistungen. Sie strahlt aber darüber hinaus auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Wie ausgeführt, erschließt sich im vorliegenden Fall die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke aus einer Gesamtschau der o. g. Unterlagen, wobei aber vor allem den aus den Anlagen B9 und B13 ersichtlichen Unternehmenszahlen und -daten eine wesentliche Bedeutung zukommt, da sie am ehesten auf den Umfang, die Reichweite und die Intensität der Benutzung der Widerspruchsmarke schließen lassen, während die weiteren Unterlagen eine für den Senat zwar ebenfalls entscheidungserhebliche, aber insoweit nur ergänzende Bedeutung haben. Diese Unternehmensdaten und -zahlen lassen sich aber aus den vorgelegten Unterlagen konkret nur dem Segment der Telekommunikationsdienstleistungen zuordnen, so dass sich die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend in erster Linie auf die für sie registrierten Dienstleistungen der Klasse 38 bezieht. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strahlt, wie ausgeführt, zudem in gewissem Umfang auf Waren und Dienstleistungen aus, die mit den vorgenannten Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. auch auf solche Waren und Dienstleistungen aus, die regelmäßig gerade auch von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden.

3. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich auf den Gesamt-eindruck der Vergleichsmarken abzustellen. In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke allerdings sowohl schriftbildlich als auch klanglich und auch begrifflich aufgrund des Anfangsbestandteils “NETZ-” und den weiteren Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” in markanter Weise von der Widerspruchsmarke ab.

4. Der Grundsatz, dass der Gesamteindruck der Vergleichsmarken maßgebend ist, bedeutet jedoch nicht, dass hierbei stets und ausschließlich auf die jeweiligen Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist; vielmehr kann der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt sein (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 195). Im vorliegen-den Fall kommt dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung zu.

a) Dabei kann der Auffassung der Markenstelle nicht gefolgt werden, dass die Prägung einer Marke durch einen Bestandteil nur bei mehrteiligen Marken, nicht hingegen bei Einwortmarken in Betracht kommt. Soweit es um die selbständig kennzeichnende Stellung von Markenelementen geht, hat der BGH dies in Bezug auf Einwortmarken ausdrücklich an-erkannt (vgl. BGH GRUR 2008, 906, – PANTOHEXAL, dort zweiter Leit-satz). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke durch einen Bestandteil geprägt wird, kann nichts anderes gelten. Denn bei der Zusammenfügung von zwei Hauptwörtern zu einem Markenwort hängt es oft nur von Zufälligkeiten ab, ob diese zu einem Wort zusammen-gefasst oder z. B. “nur” mit einem Bindestrich verbunden werden. Ist die Zusammensetzung eines (Marken-) Wortes aus zwei Wörtern – wie hier in Bezug auf die angegriffene Marke “NETZORANGE” – für den Verkehr offensichtlich und ohne weiteres erkennbar, so kann es für die markenrechtliche Beurteilung keinen Unterschied machen, ob die Schreibweise aus einem Wort oder zwei Wörtern mit Bindestrich ist oder auch aus zwei getrennten Wörtern, die allerdings erkennbar einen Gesamt-begriff bilden sollen, besteht. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass der BGH in seiner Rechtsprechung, und dies auch schon vor der für die Beurteilung einer selbständig kennzeichnenden Stellung von Markenelementen grundlegenden “Thomson-Life-Entscheidung” des EuGH (GRUR 2005, 1042), zumindest inzident davon ausgegangen ist, dass auch Einwortmarken durch einzelne Bestandteile geprägt werden kön-nen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – KINDER). In diesem Zusammenhang hat der BGH wiederholt hervorgehoben, dass die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen Bestandteil angenommen werden kann, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, was im Einzelfall konkret festzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 332 m. w. N.).

b) Im vorliegenden Fall sind für die Prägung der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil “-ORANGE” die folgenden Umstände maßgebend:

Zum einen hat die erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke bei der Frage, ob eine jüngere Marke durch einen mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird, wesentliche Bedeutung. Denn soweit eine Marke durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, führt dies in der Regel dazu, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älte¬ren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet, so dass die Frage, welcher Bestandteil die jüngere Marke prägt, unter Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beantworten ist (vgl. BGH GRUR 2003, 880 City Plus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 347). Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist im vorliegenden Fall, wie bereits ausgeführt, auch auszugehen.
Zum anderen ist der Begriff “Netz”, der den Anfangsbestandteil des die angegriffene Marke optisch dominierenden Wortelements “NETZORANGE” darstellt, im Bereich der IT und der Telekommunikation ein Synonym für das “World Wide Web” und für Kommunikationsnetzwerke, wie z. B. ein Telefon- oder ein Rechnernetz, und hat in dieser Bedeutung in eine Reihe von Wortkombinationen Eingang gefunden wie z. B. “Netzwerk” oder auch “Netzarchitektur” im Zusammenhang mit der Konzeption von IT-Netzwerken. Die Bezeichnung “Netz” ist daher eine die Art und Bestimmung der für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe. Der wei¬tere Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” der angegriffenen Marke stellt ebenfalls eine in Bezug auf deren Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe ohne jeden herkunftshinweisenden Charakter dar. Das weitere grafische Element der angegriffenen Marke, eine stilisierte aufgeschnittene Zitrusfrucht hebt demgegenüber den Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eher noch hervor, indem es diesen Bestandteil nicht nur im Sinne der Zitrusfrucht “Orange” versinnbildlicht, sondern auch in Bezug auf die gleichlautende Farbbezeichnung. Dieses grafische Element ist jedenfalls nicht geeignet, einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil “ORANGE” entgegenzuwirken. Vielmehr liegt es jedenfalls im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen nahe, dass der Verkehr die angegriffene Marke im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen mit der Widersprechenden assoziiert, nachdem jedenfalls insoweit von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

5. Bei der Gesamtabwägung aller vorgenannten, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Umstände besteht zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die entweder mit Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Die Waren der Klasse 9, für die die angegriffene Marke registriert ist, liegen aus den nachfolgend genannten Gründen in einem für die Verwechslungsgefahr relevanten Ähnlichkeitsbereich.

Die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke umfassen im Wesentlichen Computer einschl. Laptops, Notebooks und Textverarbeitungs-geräte, Computer-Programme und -Software einschließlich Spielprogramme für Computer, Magnetdatenträger sowie Peripheriegeräte. Computer sind in Form von Smartphones, Notebooks oder Tablet-PC, die auch für die Textverarbeitung geeignet sind, Bestandteil des Angebots von Telkommunikationsanbietern. Das gleiche gilt für die Software und die Programme, die für den Betrieb der vorgenannten Geräte eingesetzt werden, neben Betriebsprogrammen z. B. auch Virenschutzpro-gramme oder Software für bestimmte Anwendungen (Apps), die Spiel-programme umfassen können. Daher liegt insoweit für den Verkehr der Schluss nahe, dass diese Dienstleistungen aus dem gleichen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wie die Dienstleistungen stammen, hinsichtlich derer eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen ist (vgl. oben Ziff. 2. c). Dies gilt letztlich auch für die Peripheriegeräte, für die die angegriffene Marke in der Klasse 9 registriert ist (Diskettenlaufwerke, Drucker, Interfaces, Monito-re), da es sich insoweit um übliche Zusatzgeräte zu Computern handelt, so dass vorliegend auch insoweit der Schluss auf die gleiche betriebliche Herkunft naheliegt.

a) Entsprechend den vorgenannten Grundsätzen besteht auch hinsichtlich der Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke in der Klasse 37 registriert ist, zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr. Denn die Installation, Aufstellung, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen bzw. Computerhardware sind eine wichtige Ergänzung zu dem Angebot für die Hardware selbst und als Bestandteil eines umfassenden Services insbesondere auch gegenüber Geschäftskunden eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen. So ist z. B. auch eine kontinuierliche Kontrolle und Wartung von IT-Systemen einschließlich von Aktualisierungen und automatischen Upgrades im Wege der Fernwartung, aber auch Installationsservices, die vor Ort beim Kunden erbracht werden, Teil des Angebotes von Telekommunikationsdienstleistern. Daher liegt im vorliegenden Fall auch in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 für die angesprochenen Verkehrskreise der Schluss nahe, dass diese die gleiche betriebliche Herkunft haben oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen angeboten werden.

c) Ferner besteht auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42,
für die die angegriffene Marke registriert ist, Verwechslungsgefahr zwi¬schen den Vergleichsmarken.
Diese Dienstleistungen bestehen zum einen aus solchen, die mit der Erstellung, Gestaltung, Bereitstellung, Implementierung, Aktualisierung und Wartung von Software zusammenhängen (“Aktualisierung von Computer-Software, Design von Computer-Software, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Computeranimationen, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Vermietung und Wartung von Computersoftware”). Auch diese Dienstleistungen stellen mit Blick auf die bereits genannten Hardwareprodukte und Dienstleistungen der Klasse 37 eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen dar, so dass auch insoweit im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Ferner handelt es sich um administrative oder technische Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von IT-Systemen erbracht werden (“Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Wiederherstellung von Computerdaten”). Diese Dienstleistungen können als Ergänzung der bereits genannten Waren und Dienstleistungen z. B. im Verhältnis zu Geschäftskunden, die den Betrieb ihrer IT nicht in vollem Umfang selbst durchführen, sondern ganz oder teilweise auslagern wollen, ebenfalls in ohne weiteres nachvollziehbarer Weise dem Angebot von Telekommunikationsunternehmen zugerechnet werden. Erst recht gilt dies für internetspezifische Dienstleistungen, vorliegend also den Dienstleistungen “Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung von Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet”. Bei all diesen Aktivitäten besteht zudem ein beträchtlicher Bedarf an entsprechenden Beratungsdienstleistungen, die somit auch in naheliegender Weise zum Angebot von Telekommunikationsunternehmen gehören und mit denen sie auch am Markt tätig sind. Mithin ist auch in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen “Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Computersoftwareberatung, EDV-Beratung, Hard- und Softwareberatung” Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Mithin sind in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfüllt, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

6. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bei der Anmeldung wurde folgende Beschreibung verwendet:

“The colour purple (Pantone 2685C), as shown on the form of application, applied to the whole visible surface, or being the predominant colour applied to the whole visible surface, of the packaging of the goods.”

und die Anmeldung umfasste folgende Waren:

Klasse 30
Chocolate in bar and tablet form, chocolate confectionery, chocolate assortments, cocoa-based beverages, preparations for cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, preparations for chocolate-based beverages, chocolate cakes.

Im ersten Schritt erhob der zuständige Prüfer des Amtes den Einwand, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt und daher absolute Schutzhindernisse gegen die Registrierung sprechen.

Daraufhin hat Cadbury den Antrag durch umfangreiche Nachweise hinsichtlich der erworbenen Unterscheidungskraft durch Benutzung untermauert. Dabei gelang es der Anmelderin, die Benutzung bis ins Jahr 1914 nachzuweisen.

Dem setzte Nestlé in ihrem Widerspruch gegen die Anmeldung entgegen, dass:

1. die Marke nicht in der Lage ist, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, weil es nur eine einzige Farbe ist und Farben im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden;
2. die Marke zahlreiche Erscheinungsformen annehmen kann und daher kein “Zeichen” im Sinne des britischen Markengesetzes ist;
3. das Zeichen nicht grafisch dargestellt werden kann, wie es das Gesetz verlangt;
4.die Marke nicht registriert werden kann, da
a) sie nicht unterscheidungskräftig ist;
b) sie ein Merkmal der Ware ist, nämlich die farbliche Eigenschaft der Verpackung;
c) es ein üblicher und aktueller Handelsbrauch ist, in Bezug auf die angegebenen Waren die Farbe violett zu verwenden;
d) die Farbe keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat;
5. die Anmelderin bösgläubig ist und die Marke nicht in der angemeldeten Form verwenden möchte;
6. es undenkbar ist, dass die Anmelderin die Marke in Bezug auf das breite Spektrum der in der Anmeldung angegebenen Waren gebrauchen will und der Antragstellerin der Einsatz der Farbe lila durch Dritte (Milka) bekannt gewesen ist, so dass die Bösgläubigkeit auch hier gilt.

Der für das Verfahren zuständige Prüfer hat in seiner Entscheidung auf die Urteile des EuGH in Sachen „Libertel“ und „Windsurfing Chiemsee“ verwiesen.

Der Europäische Gerichtshof (“EuGH”) hat in dem Verfahren „Libertel“ darüber entschieden, dass es möglich sei, eine einzelne Farbe als solche, ohne räumliche Definition, als Marke zu registrieren und an diese Entscheidung ist das IPO gebunden (solange Großbritannien noch in der EU ist).

Ob Farben eine Marke sein können, hängt vom Kontext ab, in dem diese benutzt werden. In einigen Fällen handelt es sich jedoch einfach um eine Eigenschaft der Ware. Zum Beispiel ist braun die natürliche Farbe von Schokolade. Diese Farbe kann keine Marke sein, wenn sie in Bezug auf Schokolade verwendet wird, weil sie keine Informationen neben dem Produkt selber vermittelt.

In anderen Fällen erfolgt der Einsatz von Farbe zufällig, wie die Farbe der Schuhe eines Kindes, welches eine Tafel Schokolade auf einem Bild isst. Bei dieser Verwendung von Farben wird beim Verbraucher keine Assoziation zu einem bestimmten Unternehmen begründet, daher sind solche zufälligen Einsätze von Farbe nicht als Marke geeignet.

Der Prüfer führt in seiner Entscheidung aus, dass er keinen Hinweis dafür hat, dass in der Farbe lila eine Eigenschaft von Schokolade zu sehen ist.

Seiner Ansicht nach besteht kein Zweifel, dass Cadbury die Farbe Lila in Bezug auf seine Dairy Milk Schokolade bereits sehr viele Jahre vor dem maßgeblichen Zeitpunkt verwendet hat. Der beantragte besondere Farbton befindet sich seit fast 20 Jahren im Einsatz und wurde unter anderem als die vorherrschende Farbe auf der Verpackung der Dairy Milk Produkt der Anmelderin verwendet.

Bei der Entscheidung war die Dairy Milk Schokolade die meistverkaufte Süßware in Großbritannien und das Unternehmen investierte 35 Millionen Pfund im Jahr 2004 allein für die Werbung.

Die Verwendung der Farbe im Werbe-Kontext, wie beispielswiese bei der Sponsorship von Coronation Street im Jahr 1996 und der Commonwealth Games im Jahr 2002 (bei denen die Farbe sogar noch prominenter als der Name Cadbury verwendet wurde), erfolgte durch die Farbgebung der Geschäfte und die Nutzung auf anderen seiner Produkte in den Regalen der Händler, um mit dem „purple patch” die Verbraucher zu Cadbury-Produkten zu führen. All diese Beispiele zeigen, dass die Verwendung von Pantone 2685C Cadbury Schokoriegel von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden soll und als unterscheidungskräftig angesehen werden muss.

Der Prüfer hat in seiner Entscheidung nicht alle von Cadbury beantragten Waren registriert, sondern beschränkte diese auf die spezifischen Waren, die für die beantragte Farbe durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben haben, nämlich: “Schokolade als Tafel oder Riegel, Schokolade, Trinkschokolade, Präparate für die Zubereitung Trinkschokolade”.

Entscheidung des BPatG vom 19. Oktober 2011 (29 W (pat) 523/10)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.- 9 – Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” zu berücksichtigen. Denn eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nur für Multivitaminpräparate hinreichend glaubhaft gemacht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 18. Dezember 2007 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz (Bl. 35, 36 VA) die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 19; Fezer/Grabrucker Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., Rdnr. 560).

b) Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 20. Oktober 1998 zu laufen begonnen hat, vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 23. März 2007 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von März 2002 bis März 2007 sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von Oktober 2006 bis Oktober 2011, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

c) Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke aber nur für Multivitamin-Brausetabletten, Magnesium-Tabletten, Langzeit-Vitamin C-Kapseln plus Zink, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Generation 50+ mit Q10, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Balance sowie Brausetabletten mit den vorangestellten Bestandteilen “Calcium”, “Magnesium” und “Vitamin C” hinreichend glaubhaft gemacht. Diese mit der Marke “VITALIS” benutzten Waren lassen sich unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver o-der Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” subsumieren. Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung ist es gerechtfertigt, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten), wobei die Widersprechende insbesondere nicht auf die tatsächlich verwendete Darreichungsform oder die konkrete Zusammensetzung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparats festgelegt werden darf (BPatG 30 W (pat) 6/10 – VITALIS/ vitalis Apotheke im Elster Forum).

Die Glaubhaftmachung ist für den Zeitraum von 2002 bis 2007 bereits im Amtsverfahren erfolgt durch die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin der Widersprechenden, Frau P…, vom 4. Februar 2008 (Bl. 88 f. VA) mit Angabe der konkreten Umsatzzahlen, durch Vorlage von Werbeanzeigen aus den Jahren 2003 bis 2007 (Bl. 90 – 95 VA), Rechnungen an Vertriebsgesellschaften der Widersprechenden (Bl. 96 – 176 VA) und Verpackungsmuster mehrerer Nahrungsergänzungsmittel (Bl. 177 – 184 VA). Ins Beschwerdeverfahren eingeführte Glaubhaftmachungsmittel für den Zeitraum von 2006 bis 2011 sind die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin Pohl vom 6. Oktober 2010 (Bl. 51 f. GA), die vorgelegten Werbeanzeigen aus den Jahren 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 11, Bl. 53 – 59 GA), die überreichten Rechnungen an die Vertriebsgesellschaften aus dem Zeitraum 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 12, Bl. 60 – 124 GA) und Verpackungsmuster (Anlagenkonvolut 13, Bl. 125 GA). Für alle übrigen Waren fehlt jegliche Glaubhaftmachung.

2. Ausgehend von den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel” werden die Vergleichsmarken mit Ausnahme der in Klasse 5 für die jüngere Marke eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” zur Kennzeichnung teilweise identischer sowie teilweise hochgradig, durchschnittlich oder entfernt ähnlicher Waren verwendet. Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

a) Die rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” sind identisch mit den für die angegriffene Marke eingetragenen “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Vitaminpräparate und Mineralpräparate sowie Präparate aus Fasern und Ballaststoffen für medizinische Zwecke”.

b) Eine hochgradige Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren “pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke” auf (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 4. Aufl., Seite 210 – BPatG 25 W (pat) 117/03; HABM R724/10-1; HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Bei den aus Vitaminen und Spurenelementen bestehenden Tabletten, Pulvern, Kapseln, einschließlich der Multivitaminpräparate handelt es sich um eine Produktgruppe, die aufgrund der Gemeinsamkeiten bei der stofflichen Beschaffenheit, der Herstellung und der Verwendung auch den “pharmazeutischen Produkten” sehr angenähert ist.

c) Eine durchschnittliche Ähnlichkeit ist zwischen den Nahrungsergänzungsmitteln der Widerspruchsmarke und “Präparate für die Gesundheitspflege; Heilkräutertees; Heilmittelextrakte” sowie den “Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege” anzunehmen, weil Annäherungen in der Anwendung und der stofflichen Beschaffenheit sowie Möglichkeiten zur gegenseitigen Ergänzung bestehen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, a. a. O.).

d) Eine zumindest entfernte Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den übrigen für die jüngere Marke in Klasse 3 beanspruchten Produkten “Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke” auf. Zwar sind sie im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln nur zur äußeren Anwendung be– 14 – stimmt, und es handelt sich um unterschiedliche Produktgruppen, die regelmäßig aus verschiedenen Unternehmen stammen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Aber sie werden meist zusammen angeboten und weisen somit zumindest Ähnlichkeiten im Vertrieb auf (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 210 “Kosmetika”). e) Hinsichtlich der für die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” liegt vollständige Warenunähnlichkeit vor, weil sie keinerlei Bezug zu Nahrungsergänzungsmitteln haben.

3. a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus – wie die Markenstelle angenommen hat – in Anbetracht der durchscheinenden schutzunfähigen Angabe “VITAL” leicht unterdurchschnittlich. Das Wort “Vitalis” ist ein lateinisches Adjektiv mit den Bedeutungen “des Lebens, zum Leben gehörig, Lebens-, Leben spendend, das Leben erhaltend, lebensfähig, lebenswert” (PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein Deutsch 3. Aufl.). Auch wenn es sich um eine tote Sprache handelt, ist dem Verkehr jedenfalls im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln sowohl der hiervon abgeleitete Begriff “vital” mit seiner Bedeutung “voller Lebenskraft, im Besitz seiner vollen Leistungskraft; lebenswichtig, lebensnotwendig” (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]) als auch das darin enthaltene lateinische Substantiv “Vita” für “Leben” geläufig. Zudem wird das Wort “Vital” gerade im Gesundheitssektor häufig verwendet, um auf eine vitalisierende, gesundheits- und lebensfördernde Wirkung hinzuweisen (BPatG 24 W (pat) 240/97 – Vital; 30 W (pat) 258/96 – VITAL PLUS; 33 W (pat) 94/05 – Vitalformel). Der erkennbar beschreibende Gehalt führt im Zusammenhang mit den Widerspruchswaren daher zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke. Denn bei Nahrungsergänzungsmitteln kann “VITALIS” deren vitalisierende Wirkung beschreiben. Die Endung “-is” reicht nicht aus, von der beschreibenden Bedeutung wegzuführen (BPatG 28 W (pat) 54/03 – Vitalex/VITALIS). Der Umstand, dass “Vitalis” ein alter männlicher Vorname ist (Duden – Das große Vornamenlexikon, 3. Aufl. 2007, S. 417, Bl. 146a GA; http://de.wikipedia.org/wiki/Vitalis), dürfte im Zusammenhang mit “Nahrungsergänzungsmitteln” hinter der im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutung zurücktreten.

b) Die Widersprechende hat aber geltend gemacht – und dies durch Vorlage aussagekräftiger Benutzungsunterlagen auch belegt –, dass die Widerspruchsmarke für einige Erzeugnisse, die unter den Oberbegriff der Nahrungsergänzungsmittel in Klasse 5 fallen, in beträchtlichem Umfang seit 2002 tatsächlich benutzt worden ist. Die (ursprüngliche) Kennzeichnungsschwäche des Wortes “VITALIS” ist von daher für die Waren in Klasse 5 als kompensiert anzusehen, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzumfang zukommt (BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS).

c) Eine – wenn auch nur leicht – gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke aber nicht beigemessen werden. Für die Annahme eines wesentlich größeren Schutzbereichs der Widerspruchsmarke reichen die belegten Umsatzzahlen, auch wenn sie sich – wie hier- im Millionenbereich befinden, nicht aus, weil selbst umsatzstarke Marken häufig wenig und Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen nur konkrete Angaben der Widersprechenden zu ihrem Marktanteil, z. B. ermittelt durch Verkehrsbefragungen, und zu ihren Werbeaufwendungen jeweils im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Mitbewerber zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit zu (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) – Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 – 62) – Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; BPatGE 44, 1, 4 – Korodin).

Weder ist der für die Widerspruchsmarke getätigte Werbeaufwand konkret beziffert worden, noch sind eine Verkehrsbefragung oder sonstige Unterlagen über den Marktanteil vorgelegt worden, obwohl auch die Beschwerdegegnerin ausdrücklich auf den insoweit unzureichenden Vortrag hingewiesen hat. 4. Aber auch ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer Benutzung für identische Waren hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand noch ein. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). a) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen. Dabei kommen ausgehend von den relevanten Waren Verbraucher aus der gesamten Bevölkerung in Betracht, die beim Erwerb dieser Produkte mit normaler Aufmerksamkeit vorgehen.

aa) Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil “VITALIS” keine kollisionsbegründende Stellung einnimmt. Er weist keine die jüngere Marke prägende Funktion auf, weil das Wortelement “SANKT” für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; MarkenR 2008, 405, 406 Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste).

aaa) Die angegriffene Marke setzt sich aus dem Bestandteil “SANKT” und dem Element “VITALIS” zusammen. “SANKT” stammt von dem lateinischen Adjektiv “sanctus” ab, bedeutet “heilig” und wird in Heiligennamen und auf solche zurückgehenden Ortsnamen verwendet, wie z. B. Sankt Peter, Sankt Elisabeth, Sankt Gallen, Sankt Gotthard (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die beiden Wortbestandteile “SANKT” und “VITALIS” verbinden sich in der angegriffenen Marke für den Verbraucher zu dem einheitlichen Gesamtbegriff “Heiliger Vitalis” bzw. “Heiliges Vitalis”. Denn zum einen haben vier heilig gesprochene Männer mit dem Vornamen Vitalis gelebt, nämlich der heilige frühchristliche Märtyrer Vitalis in Bologna mit Namenstag am 4. November, der heilige Märtyrer Vitalis in Rom mit Namenstag am 10. Juli, der heilige Bischof Vitalis von Salzburg mit Namenstag am 20. Oktober und der heilige Abt Vitalis von Savigny mit Namenstag am 16. September (Duden – Das große Vornamenlexikon, a. a. O.; Wimmer/Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, 1988, Bl. 149 – 151 GA), so dass zumindest ein Teil stark christlich geprägter Verkehrskreise die Gesamtbezeichnung mit einem dieser vier Heiligen in Verbindung bringen könnte.

Für den anderen, weitaus größeren Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird diese Wortkombination zumindest auf eine fiktive heilige Person oder einen fiktiven heiligen Ort hinweisen. Denn mit dem Wortelement “Sankt” allein kann das angesprochene Publikum nichts anfangen, weil es nur ein Namenszusatz ist. Erst die Ergänzung mit einem Personen- oder Ortsnamen ergibt einen Sinn. Da es sich zudem nicht um einen berühmten, der Allgemeinheit bekannten Heiligen handelt, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das vorangestellte Wort “SANKT” vernachlässigt wird und eine Orientierung allein an dem nachfolgenden Eigennamen erfolgt, wie z. B bei der St. Michaelskirche in München, dem St. Petersdom, dem St. Martinstag und dem St. Nikolaus(tag) (vgl. BPatG 30 W (pat) 271/91 – Creation Georges/Saint Georges).

Dies gilt insbesondere bei dem hier betroffenen Warensegment der nahrungsergänzenden Produkte, weil der Verkehr in diesem Bereich nicht an eine Verwendung von “Sankt” gewöhnt ist. Aus diesem Grund fehlt es auch an einem beschreibenden Charakter des Gesamtbegriffs für den in Rede stehenden Produktbereich. Soweit die Widersprechende belegt hat, dass es mit “SANKT PIRMIN” (Bl. 142 GA) und “Sankt Laurenzius” (Bl. 143 GA) gekennzeichnete Nahrungsergänzungsmittel gibt, reichen diese beiden Beispiele allein nicht aus, eine Branchengewohnheit zu belegen, wonach Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig in einen sachlichen Bezug zu heiligen Persönlichkeiten oder Orten gebracht und daher regelmäßig auf den Eigennamen verkürzt würden.

Die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich entgegen der Ansicht der Widersprechenden insoweit auch von derjenigen in der Entscheidung des BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS (Anlage 10, Bl. 25 ff. GA), als dort “ARS VITALIS” nicht als Gesamtbegriff angesehen wurde, weil der Durchschnittsverbraucher “ARS” im Sinne von “Kunst” nicht verstehe, während ihm hier die Bedeutung von “SANKT” im Sinne von “heilig” als Bestandteil des deutschen Wortschatzes geläufig ist. Selbst wenn man – wie die Widersprechende – dem Begriff “SANKT” einen beschreibenden Anklang entnähme, lägen zwei gleichgewichtige schutzunfähige Wortbestandteile vor, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ebenfalls ausschiede.-

bbb) Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der viersilbigen Wortkombination “Sankt VITALIS” mit der Vokalfolge A-IA-I steht die dreisilbige Bezeichnung “VITALIS” mit der Vokalfolge IA-I gegenüber. Ferner findet der in der Regel stärker beachtete Wortanfang “SANKT” in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung.

bb) Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken schon in ihrer Wortlänge.

cc) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist wegen des bereits dargestellten unterschiedlichen Sinngehalts der Vergleichsmarken ausgeschlossen. b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen. Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; BGH GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD).

aa) Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens greift unter dem Begriff des gedanklichen In-VerbindungBringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 – Kinder II). Abgesehen davon, dass die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit dem Stammbestandteil “VITALIS” verfügt (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), tritt der gemeinsame Bestandteil “VITALIS” in der angegriffenen Marke wegen der Verbindung zu einem eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriff nicht in der Art eines eigenständigen Wortstammes hervor und führt damit von der Vorstellung weg, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens.

bb) Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, aber “SANKT” ist weder ein Unternehmenskennzeichen noch eine bekannte Marke der Beschwerdegegnerin. Hinzu kommt, dass das gemeinsame Element “VITALIS” in der jüngeren Marke zusammen mit dem Bestandteil “SANKT” eine gesamtbegriffliche Einheit bildet, weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt.

c) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbesondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Von einer solchen Verwechslungsgefahr kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 – Mustang). Dies ist aber vorliegend nicht der Fall.

Angemeldet wurde die Marke „iNanny“ im Jahr 2008 für die folgenden Waren / Dienstleistungen:

Klasse 9: Ortungs- und Kommunikationsgeräte, nämlich Mobiltelefone und Satellitenortungsgeräte; Software für die Konfiguration von Ortungs- und Kommunikationsgeräten sowie für die Telekommunikation mit diesen Geräten.

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, insbesondere auf Informationen über den Aufenthaltsort von Personen; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, insbesondere zur Telekommunikation mit Mobiltelefonen und Satellitenortungsgeräten; Weiterleiten von Informationen über den Aufenthaltsort von Personen, insbesondere in Mobilfunknetze und Alarmnetze; Telekommunikationsdienstleistungen eines Call- und Servicecenters, insbesondere betreffend die Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsortes von Personen.

Klasse 45: Dienstleistungen zur Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsorts von Personen, insbesondere mittels Ortungs- und Kommunikationsgeräten und über das Internet.

Die Prüfer des DPMA hat die Marke in zwei Beschlüssen mit der Begründung abgelehnt, dass ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die danach eingelegte Beschwerde beim Bundespatentgericht hat nun auch kein Erfolg, denn die Richter bestätigte die Auffassung des Amtes.

Dabei sind insbesondere die Ausführungen zur „I-Generation“ des DPMA interessant, die sich die Richter zu eigen gemacht hat.

„Die angemeldete Marke ist nach den insoweit unbestrittenen Feststellungen der Markenstelle aus dem Buchstaben „i“ und dem englischsprachigen Begriff „Nanny“ zusammengesetzt. Der Buchstabe „i“ stellt, wie die Markenstelle mit den der Anmelderin als Anlage zum Beschluss vom 22. Juni 2009 übersandten Unterlagen nachgewiesen hat, u. a. die Abkürzung für den Begriff „Internet“ dar. Insoweit wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich auf den Beitrag auf der Internetseite http://www.innovations-report.de/specials/printa.php?id=34136 mit dem Titel „Die i-Generation“ – eine neue Zielgruppe wird entdeckt“ verwiesen, in dem im zweiten Absatz folgendes ausgeführt ist: „Erstmals liegen damit umfangreiche Informationen zur i-Generation vor, bei der „i“ für Internet, Individualität und Independence steht…“.“

„Es können angesichts der bereits von der Markenstelle dargelegten und nachgewiesenen umfangreichen inländischen Verwendung des Buchstabens „i“ im Sinne von „Internet“ und des englischen Begriffs „Nanny“ i. S. v. „Kindermädchen“, auch für Überwachungsgeräte, -programme und -dienstleistungen, auch keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass die maßgeblichen inländischen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke verstehen werden. Bei dieser Sachlage hat die Markenstelle der angemeldeten Marke die notwendige Unterscheidungskraft zu Recht abgesprochen.“

Damit dürfte es in Zukunft immer schwieriger werden, auf den Apple-Zug aufzuspringen und ähnlich gestaltete Marken in Deutschland anzumelden. Apple dürfte das eher freuen, denn so werden mögliche Widerspruchsverfahren vorher abgewürgt. Allerdings könnten die Argumente des Bundespatengerichtes auch bei eventuellen Abmahnungen entgegengesetzt verwendet werden.

Die Markenanmelder hatten im Übrigen sicherheitshalber noch eine Wort-/Bildmarke angemeldet, die unproblematisch registriert wurde.

Auf der Webseite des Anmelders liest sich dieses doch recht unspektakuläre Produkt ganz anders.

„Sie möchten ein leckeres Essen mit einem süßen Dessert krönen? Oder Ihre Gäste beim Kaffeekränzchen mit einer ausgefalleneren Nascherei als Kuchen oder Torte überraschen? Oder Sie sind selbst eine Naschkatze und gönnen sich gerne einfach mal zwischendurch eine schokoladige Verwöhneinheit? Dann probieren Sie doch die Schoko-Becher aus extra feiner Zartbitter-Schokolade von Riegelein. Die Spezialität, die traditionell mit Eierlikör gefüllt wird, erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da die süßen Schälchen der Fantasie bei der Kreation von originellen Desserts keine Grenzen setzen.“ Quelle: http://www.riegelein.de

Doch diese werbende Formulierung täuscht nicht darüber hinweg, dass die Schokobecher keine Besonderheiten aufweisen und in ihrer Gestaltung keine Merkmale aufweise, die als Herkunftshinweis geeignet sind. Die angemeldete Marke weicht nicht in erheblicher Weise von der Norm oder der Branchenüblichkeit des Formenschatzes im Süßwarenbereich ab. Insbesondere weist sie keine Eigenheiten auf, aufgrund derer sie sich von der Grundform eines Bechers oder Eimers abhebt.

Die Anmelderin bemühte sich ihre Becherform als einzigartig darzustellen und führte insbesondere aus, dass Becher als Schokoware branchenunüblich seien. Zusätzlich lies sie von Ihren Rechtsanwälten die einzigartige Form wie folgt beschreiben – nicht zu beneiden die Kollegen:

„Vielmehr weise die angemeldete dreidimensionale Form eine Vielzahl von Merkmalen auf, die dazu führten, dass diese Form den Verkehr auf die Herkunft der Ware hinweise. Sie habe die Form eines auf dem Kopf stehenden Kegelstumpfes, wobei der Durchmesser des Bodens kleiner sei als die Öffnung, sodass der Becher nach oben deutlich breiter werde. An der oberen Außenkante der Öffnung befinde sich ein breiter Wulst, der aufgrund seiner oben befindlichen Abrundung wie ein aufgesetzter Ring wirke.“

Immerhin stellten die Richter fest, dass nicht ersichtlich ist, dass die angemeldete Form durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Richter haben offenbar genug Fantasie, sich weitere abweichende Formen für Schokobecher vorzustellen.
Aber sie sprachen der angemeldeten Form jegliche Unterscheidungskraft ab und damit ging die Hauptfunktion der Marke verloren.

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken dürfen zwar keine strengeren Anforderungen angelegt werden als bei sonstigen Markenformen wie etwa Wort- oder Bildmarken, aber auch keine großzügigeren. Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei dreidimensionalen, die Ware bzw. die Verpackung einer Ware darstellenden Markenform allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die jeweils beanspruchten Waren einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht.

Entsprechend dem Gericht fügt sich die angemeldete dreidimensionale Form in den im maßgeblichen Warensektor vorhandenen Formenschatz ohne Weiteres ein und weist keine von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichenden, charakteristischen Merkmale auf, die geeignet wären, die betriebliche Herkunftsfunktion zu erfüllen. Sie besteht aus einer Hohlform, die in Form eines umgekehrten, sich nach oben hin verbreiternden Kegels mit einer Wulst an der oben befindlichen Öffnung ausgestaltet ist und aus Schokolade hergestellt wird bzw. jedenfalls hergestellt sein kann. Diese Form stimmt in ihren wesentlichen Merkmalen mit der Form von Trinkbechern überein, wie sie als alltägliches Trinkgefäß – auch als Einwegbecher – industriell gefertigt wird und, gleichsam als “klassische Form” – sehr weit verbreitet ist.

Da es üblich ist und auch als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann, dass Schokoladewaren u. a. auch mit anderen Süßigkeiten oder Flüssigkeiten bzw. flüssigen Stoffen (z. B. Pralinen, Eierlikör, Cremes, Joghurt) gefüllt werden, ist der Markenstelle zuzustimmen, dass die Form eines Bechers eine für Schokoladewaren naheliegende Gestaltungsform darstellt.

Da es sich somit eine absolut übliche und vom Verkehr zu erwartende Form handelt, ist sich nicht geeignet, beim Verkehr irgendeine Zuordnung zu einer bestimmten Firma hervorzurufen. Wenn ein Käufer nur den Becher ohne jegliche Verpackung sieht, hat er keine Vorstellung darüber, welche Firma diesen Schokobecher hergestellt hat – aus diesem Grund ist die 3D-Marke nicht schutzfähig und kann nicht registriert werden.

Eingetragen wurde die Marke damals für die folgenden Waren / Dienstleistungen der Klassen 3, 37, 44 und 45:

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Reinigung von Gebäuden; Dienstleistungen im Zusammenhang mit Raumpflege von Geschäftsräumen und Privathäusern, einschließlich Besorgungen und Hilfe im Privathaushalt, nämlich Reinigungs- und Pflegearbeiten, Reparatur und Instandhaltung von Bekleidung, Waschen und Bügeln von Wäsche, Boten- und Behördengänge, Einkauf von Lebensmitteln, Zubereitung von Mahlzeiten, Beaufsichtigung von Kindern, Pflegedienstleistungen, Bewachung von Gebäuden und Wertobjekten, Fußwegreinigung und Winterdienst, Dienstleistungen eines Hausmeisters, Gartenarbeiten“

Dabei berief sich der Antragssteller darauf, dass es sich bei der Bezeichnung „HausFee” um allgemein gebräuchliche Worte handele, die nicht geeignet seien, als Herkunftshinweis zu dienen. Der Verkehr werde der sprachüblich gebildeten Wortmarke einen beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dahin gehend entnehmen, dass es sich um Personen handelt, die häusliche Tätigkeiten übernehmen. Da die Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleitungen einen rein beschreibenden Charakter habe, bestehe zudem ein Freihaltebedürfnis.
Trotz der gegensätzlichen Ausführungen der Markeninhaberin schloss sich das DPMA der Auffassung des Antragstellers dahin gehend an, das es der Bezeichnung für die registrierten Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, lediglich für die Waren wies es den Löschungsantrag zurück.

Die angegriffene Marke besteht aus der allgemein verständlichen Kombination der Worte „Haus” und der „Fee”.

Eine „Fee” ist ein „den Menschen meist wohlwollend gegenüberstehendes weibliches Märchenwesen, das mit Zauberkraft ausgestattet ist”. „Die gute Fee” ist ein feststehender Begriff der deutschen Sprache.

Der angesprochene Verkehr versteht die angegriffene Wortkombination „HausFee” in Verbindung mit den registrierten Dienstleistungen heute wie auch zur Zeit der Eintragung ohne Weiteres als solche, die von einer guten Fee, also als wertvolle Hilfe für das Haus, den Haushalt und seine Bewohner erbracht werden. In dieser Bedeutung kann die angegriffene Bezeichnung die registrierten Dienstleistungen unmittelbar beschreiben und anpreisen.

Die Bezeichnung „HausFee” wurde nachweisbar bereits zum Zeitpunkt der Eintragung im Sinne einer Haushaltshilfe verwendet. Selbst wenn entgegen der belegbaren Verwendung der Wortkombination angenommen würde, es handelte sich zum Eintragungszeitpunkt um eine neue, bisher nicht geläufige Wortzusammenstellung, führt dies allein entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht zu einer schutzbegründenden Unterscheidungskraft. Der EuGH hat dazu in seiner Rechtsprechung wiederholt betont, dass die bloße Kombination von schutzunfähigen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschöpfung nicht zwangsläufig zur Eintragungsfähigkeit führt. Entscheidend sei vielmehr, ob der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Das ist aber bei der sprachüblichen Kombination der inhalts- und themenbezogenen Angabe „Haus’ mit dem Wortbestandteil „Fee” nicht der Fall. Vielmehr ist der sachbezogene Aussagegehalt der Bezeichnung für die registrierten Dienstleistungen so deutlich und unmissverständlich, dass seine Funktion als sachbezogener Begriff nahe gelegt ist. Die registrierte Wortkombination beschreibt anpreisend Inhalt und/oder Gegenstand dieser Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht. Zudem ist die Begriffsbildung durch eine Zusammenschreibung von Worten wie auch die sog. Binnengroßschreibung (Großschreibung innerhalb des Zeichens) in der beschreibenden Werbesprache häufig anzutreffen.

Der angesprochene Verkehr wird der angegriffenen Bezeichnung „HausFee” daher in Verbindung mit den registrierten Dienstleistungen lediglich einen anpreisenden Sachhinweis entnehmen. Damit kann sie nicht die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises erfüllen.

In Verbindung mit den beanspruchten Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen” und der beanspruchten Dienstleistung „Bewachung von Gebäuden und Wertobjekten” kann der angegriffenen Marke dagegen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen hat die Bezeichnung „HausFee” insbesondere keine im Vordergrund stehende beschreibende Sachaussage. Auch fehlt hier der notwendige enge sachliche Bezug. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin handelt sich bei der angegriffenen Wortkombination auch nicht um ein gebräuchliches Wort, das nur in seiner beschreibenden Bedeutung verstanden wird. In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen ist die angegriffene Wortmarke daher unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bis auf die eben genannten Waren und Dienstleistungen hat das DPMA die Marke deshalb gelöscht.

Nicht nur die rein juristischen Argumente sprechen dafür, denn die spätere Stärke der Marke richtet sich auf nach der Intensität, mit der sich diese Bezeichnung bei den Kunden mit der jeweiligen Firma verbindet. Meiner Meinung nach ist diese aber umso geringer umso beschreibender die Bezeichnung ist.  Damit eine schwache, weil beschreibende Marke die gleiche Wirkung erreicht, muss das Unternehmen wesentlich mehr in Marketing und Markenpflege investieren.

Daneben bestehen aber auch handfeste rechtliche Aspekte die berücksichtigt werden müssen und ein aktuelles Urteil des Bundespatengerichtes hat dies wieder deutlich aufgezeigt.

Die Richter mussten darüber entscheiden, ob die Marke „exxpress“ die Rechte der älteren Marke „X-press“ verletzt und dabei kamen Sie zu dem eindeutigen Urteil, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben ist.

Da die jeweils registrierten Waren identisch oder zumindest ähnlich waren, kam es wesentlich auf die Frage an, wie unterschiedlich die beiden Bezeichnungen sind.

Für die Bewertung ist es erforderlich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu bestimmen und so den Schutzumfang zu definieren. Für die Marke „X-Press“ hat das Gericht die Kennzeichnungskraft der der Widerspruchsmarke als gering eingestuft und ihr deshalb nur einen dementsprechend verminderten Schutzumfang zuerkannt.

Entscheidend war bei dieser Einschätzung dass beide Marken sich an die schutzunfähige Bezeichnung  „Express“ anlehnen und die in ihrer inhaltlichen Bedeutung mit „eilig“ bzw. „schnell“ übersetzt werden kann. Damit ist eine unmittelbare produktbeschreibende Aussage für die relevanten Waren gegeben, die auf deren schnelle Wirkungsweise bzw. Handhabbarkeit hinweist.

„Beschränken sich vorhandene Übereinstimmungen zwischen zwei Vergleichsmarken aber – wie hier – im Wesentlichen auf einen schutzunfähigen Sachbegriff, vermag dies eine relevante Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen. Vielmehr ergibt sich aus dem für die hier verfahrensgegenständlichen Waren unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes „Express“ ein entsprechend eng zu bemessender Schutzumfang der Widerspruchsmarke, der sich auf ihre schutzbegründende Eigenprägung beschränkt und sich nicht auf die weitere Abwandlung „exxpress“ der fraglichen Sachbezeichnung erstreckt.“

Da die Richter im Ergebnis von einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgingen, haben Sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Im Ergebnis ist daher genau zu prüfen, ob die Anmeldung einer sich an beschreibenden Begriffen orientierenden Bezeichnung sinnvoll ist oder unterscheidungskräftigerer Bezeichnungen als  Marke ohne unmittelbaren Bezug zur Ware oder Dienstleistung bevorzugt werden sollte.

wurde für Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klasse 41 angemeldet. Nachdem das DPMA die Anmeldung abgelehnt hat und darauf verwies, das die Zusammensetzung der drei Wörter als Hinweis darauf zu verstehen ist, dass es nicht um das simple Zubereiten von Nahrung gehe, sonder eher um eine zelebrierende Art, Speisen zu kreieren und herzustellen, was unter den Begriff Kultur falle.

Gegen diese Entscheidung richtete sich die Beschwerde der Anmelder und daraufhin hatte des Bundespatentgerichtes zu entscheiden. Die Richter bestätigten die Entscheidung des Markenamtes, da der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt.
Das angemeldete Zeichen setzt sich zusammen aus der Aussage „Kochen ist Kultur“ in Anführungszeichen und in reverser Schrift.

Dass die Aussage, etwas sei Kultur, ein gängiger Slogan ohne Herkunftshinweis ist, hat die Markenstelle ausreichend belegt.

Für Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Photographien weist sie auf den textlichen bzw. bildlichen Inhalt hin. Der Verbraucher erwartet bei dieser Aussage Rezepte und Ratschläge für kultivierte Speisenzubereitung bzw. Darstellungen kultiviert angerichteter Speisen.

Im Zusammenhang mit Ausbildung erwartet der Verbraucher, dass eine kultivierte Speisenzubereitung gelehrt wird. Solche Kurse werden sowohl in Unterhaltungsform angeboten als auch im kulturellen Kontext, wenn etwa Speisen aus einem bestimmten Kulturkreis vorgestellt werden.

Auch die graphische Gestaltung des Zeichens macht kein Logo, das die angesprochenen Kreise als Herkunftshinweis verstehen. Reverse Schriftzüge sind allgemein üblich. Die Buchstaben sind in einer gängigen Schriftart gehalten, die mit einem besseren Schreibprogramm jederzeit erzeugt werden kann. Die Anführungszeichen machen zwar die Zusammengehörigkeit der Wörter deutlich, die dadurch gegebene Aussage ist aber werbeüblich.

Im Gegensatz zu früher werden heute auch Wort-/Bildmarken regelmäßig beanstandet und nicht eingetragen, daher können heute Marken, deren Wortbestandteile glatt beschreibend sind, nicht dadurch eingetragen werden, dass diese in einer ausgefalleneren Schrift gestaltet als Wort-/Bildmarke angemeldet werden. Auch bei Wort-/Bildmarken sollte daher vor der Anmeldung die Schutzfähigkeit unter Berücksichtigung der grafischen Ausgestaltung geprüft werden.

Gegen diese Anmeldung intervenierte Microsoft und weist das US-Patentamt darauf hin, dass der es bei dem Begriff um einen Gattungsbegriff handelt und der aufgrund seines beschreibenden Charakters nicht schutzfähig ist. Dabei wird seitens Microsoft ausführlich dargestellt, dass die Bezeichnung „App“ als Abkürzung für Applikation steht und es sich dabei um einen generischen Begriff handelt.

„App store,“ like „computer store,“ „the Italian store,“ „Discount Auto Parts Store“ and „Show warehouse,“ is a generic term for reteil store services featering software „apps.“

Seitens Microsoft wird darauf hingewiesen, dass es dem Unternehmen auch zukünftig möglich sein muss, ohne rechtliche Schritte seitens Apple fürchten zu müssen, die Bezeichnung „App Store“ für Plattformen zum Verkauf von Software zu nutzen.

Andere Unternehmen wie Google und Palm haben wohl schon vermieden diese Bezeichnung zu nutzen, da Sie entsprechende rechtliche Schritte seitens Apple vermeiden wollten, die diese im Rahmen von Markenverletzungen einleiten können. Bekanntlich können solche Klagen in den Staaten erhebliche Kosten verursachen und auch immense Schadenersatzforderungen begründen.

Microsoft behauptet auch, dass der Begriff “App Store” bereits sehr oft von den Medien als Oberbegriff für Software Shops genutzt wird. Allerdings widerspricht Apple dem und behauptet:

“Die weitaus überwiegende Verwendung des Ausdrucks” App Store “in der Fachpresse versteht sich als Referenz zu dem außerordentlich bekannten App Store der Marke Apple “.

Interessant ist die Argumentation von Apple, dass die ersten drei Buchstaben aus „App Store“ für die die ersten Buchstaben des eigenen Firmennamens stehen würden und daher unverwechselbar und ausreichend kennzeichnend seien.

Aber auf der eigenen Webseite von Apple wird von dem größten App Store der Welt gesprochen. Den Größten kann es nur geben, wenn es mehrere davon gibt, anscheinend sieht sich Apple selber nicht als einzigen App Store.

Damit kommt es entscheidend auf die Einschätzung des US-Markenamtes an, ob die Bezeichnung ausreichend Unterscheidungskraft besitzt und gerade nicht als beschreibend eingeordnet werden kann. Nur wenn die Bezeichnung geeignet ist, kennzeichnend für Waren oder Dienstleistungen zu sein, kann es als Marke eingetragen werden und damit für ein Unternehmen monopolisiert werden.

Es bleibt abzuwarten, wie das Markenamt entscheidet.

Da der Kollege darin eine Markenverletzung sieht, schlug er den Händlern eine Lizenzvereinbarung vor. Diese sollten dafür, dass sie den Begriff weiterverwenden dürfen einen Betrag zwischen 30 und 100,00 Euro monatlich Zahlen. Angesichts der Tatsache, dass eine nicht unerhebliche Anzahl angeschrieben wurde, verspricht das Unterfangen für den Markeninhaber ein einträgliches Geschäft zu werden, wenn die angeschriebenen wie gewünscht reagieren.

Allerdings waren die Empfänger der Schreiben darüber nicht sehr erfreut und zudem auch verwundert, dass es die Marke „Hotfix“ tatsächlich geben soll. Aber es ist so, dass Deutsche Patent und Markenamt hat am 18.08.2008 die angemeldet Wortmarke „Hotfix“ für die folgenden Waren

Klasse 14:
Schmuckwaren, auch als Zubehör oder Accessoires für Bekleidungsstücke, insbesondere Straßsteine
Klasse 26:
Pailletten für Kleider, Posamenten (Besatzwaren), Flitter (Besatzwaren)

registriert. Soweit die Registerlage, die zur Monopolisierung des Begriffes führt und es markenrechtlich den Mitbewerbern untersagen würde, diesen für die registrierten Waren zu verwenden. Da der Begriff aber zur Beschreibung der Waren elementar ist und es sich dabei um einen Gattungsbegriff handelt, stellt diese Markenverletzung für die Händler ein verständliches Problem dar. Allein wenn der Begriff bei Ebay als Suchbegriff eingegeben wird, werden mehr als 23.000,00 Treffer ausgegeben und bei Google sind es sogar mehr als 4.2 Millionen.

Damit handelt es sich um einen Begriff der für den Bereich Bügelmotive schon den Charakter eines Gattungsbegriffes erreicht hat und dort für die Beschreibung von Produkten verwendet wird und auch gebraucht wird. Selbst große Hersteller wie Swarovski sind betroffen, da diese Ihre Produkte teilweise mit dem Begriff gekennzeichnet haben.

Es wird spannend, wie sich der Markeninhaber weiter verhält, ob er tatsächlich die weitere Verwendung des Wortes „hotfix“ untersagt oder ober er einsieht, dass seine Wortmarke auf sehr wackligen Beinen steht und es nicht sicher ist, ob diese einem möglichen Löschungsantrag standhält. Dann könnte das DPMA nochmals prüfen, ob der Begriff nicht entgegen den Voraussetzungen des Markengesetzes registriert wurde und ggf. die Marke löschen. Sollte es so weit kommen, könnten sich die Markeninhaber nicht unerheblichen Schadenersatzansprüchen ausgesetzt sehen, wenn sie an ihrem derzeitigen Auftritt festhalten.

In jedem Falle kann nur empfohlen werden, die Forderungen der Markeninhaber genauesten zu prüfen und das weitere Vorgehen im Rahmen einer fachkundigen Beratung zu entscheiden. Wir sind gespannt, wie sich diese Sache weiter entwickelt.