Klasse 31: Tierfutter; Tiernahrung; Viehfutter; Vogelfutter;
Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Tierfutterartikeln; Großhandelsdienstleistungen mit Tierfutterartikeln;
Klasse 39: Kundenbezogene Zusammenstellung von Tierfutter (Kommissionierung) im Bereich der Transportlogistik;

hätte diese Bezeichnung auch in der EU nicht registriert werden dürfen. Jedenfalls dürfte die Bezeichnung im klaren Widerspruch zu Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke stehen:

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind
c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;“

oder wie es das Amt in seinem eigenen Handbuch formuliert:

“That means that it suffices for a refusal if the mark is descriptive, or lacks distinctive character, in one or more official languages of the European Community, regardless of the size of the respective Member State or the number of the population of that Member State. It also suffices for refusal on the grounds of deceptiveness or breach of public morality if the deceptive, offensive or blasphemous meaning of the word is only apparent in one particular official language of the European Community, or is due to a particular situation in one Member State (for example, a blasphemous term in respect of a religion which exists in only one Member State).”

Die Bezeichnung “mypetfood” ist Englisch und damit eine Sprache der EU und ohne weiteres für jeden mit “Mein Tierfutter” zu übersetzen und beschreibt mithin die geschützten Waren und Dienstleistungen.

Das deutsche Markenamt (DPMA) hatte diese Wortmarke nicht eingetragen und unter Hinweis auf die fehlende Unterscheidungskraft und dem Freihaltebedürfnis zu Recht zurückgewiesen. In der Beratung werden die Kollegen des Markeninhabers das sicher auch dargelegt haben, um dann zu empfehlen, eine EU-Marke zu probieren, denn die dortigen Prüfer sind großzügiger.
Tatsächlich gibt es im Europäischen Register eine Vielzahl von Marken, die eigentlichen nicht schutzfähig sind und in der Form nicht eingetragen hätten werden dürfen (allerdings gibt es auch im deutschen Markenregister solche Marken). Dabei klappt dieser „Trick“ allerdings meist nur bei nichtenglischen Bezeichnungen, während das HABM im Englischen sattelfester zu sein scheint. Vielleicht hat diese Marke ja auch ein Mitarbeiter aus einem nicht Englisch sprechenden Mitgliedsstaat geprüft und daher den beschreibenden Inhalt nicht erkannt.

Allerdings hat der Onlineshop mypetfood.de nun genau mit den Auswirkungen zu kämpfen, die vermieden werden sollen, denn eine eigentlich freihaltebedürftige Bezeichnung wurde monopolisiert.
Schade dass diese aufgegeben haben, nach eigenen Angaben war es wohl eine wirtschaftliche Abwägung, denn die Kosten der Verteidigung gegen die Abmahnung wären nicht unerheblich gewesen. Einerseits hätte sie sich gegen die Abmahnung wehren müssen und dazu gleichzeitig ein Löschungsverfahren beim HABM gegen die Marke anstrengen müssen. In einem gerichtlichen Verfahren hätten die Richter die Marke so akzeptieren müssen, wie sie im Register eingetragen ist, was den Ausgang offensichtlich zu Lasten des Startups gedreht hätte, deshalb hätte sie in dem weiteren Verfahren gelöscht werden müssen.

Dieses Beispiel zeigt, auch bei beschreibenden Domains sollte darüber nachgedacht werden, diese durch eine Wort-/Bildmarke abzusichern, damit böse Überraschungen vermieden werden. Zusätzlich möchte ich an dieser Stelle noch auf ein neues Versicherungsprodukt hinweisen, denn unser Kooperationspartner Droege & Sohn zusammen mit der Roland Rechtsschutz AG bieten seit Kurzem eine Markenrechtsschutzversicherung an.

Nicht nur die rein juristischen Argumente sprechen dafür, denn die spätere Stärke der Marke richtet sich auf nach der Intensität, mit der sich diese Bezeichnung bei den Kunden mit der jeweiligen Firma verbindet. Meiner Meinung nach ist diese aber umso geringer umso beschreibender die Bezeichnung ist.  Damit eine schwache, weil beschreibende Marke die gleiche Wirkung erreicht, muss das Unternehmen wesentlich mehr in Marketing und Markenpflege investieren.

Daneben bestehen aber auch handfeste rechtliche Aspekte die berücksichtigt werden müssen und ein aktuelles Urteil des Bundespatengerichtes hat dies wieder deutlich aufgezeigt.

Die Richter mussten darüber entscheiden, ob die Marke „exxpress“ die Rechte der älteren Marke „X-press“ verletzt und dabei kamen Sie zu dem eindeutigen Urteil, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben ist.

Da die jeweils registrierten Waren identisch oder zumindest ähnlich waren, kam es wesentlich auf die Frage an, wie unterschiedlich die beiden Bezeichnungen sind.

Für die Bewertung ist es erforderlich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu bestimmen und so den Schutzumfang zu definieren. Für die Marke „X-Press“ hat das Gericht die Kennzeichnungskraft der der Widerspruchsmarke als gering eingestuft und ihr deshalb nur einen dementsprechend verminderten Schutzumfang zuerkannt.

Entscheidend war bei dieser Einschätzung dass beide Marken sich an die schutzunfähige Bezeichnung  „Express“ anlehnen und die in ihrer inhaltlichen Bedeutung mit „eilig“ bzw. „schnell“ übersetzt werden kann. Damit ist eine unmittelbare produktbeschreibende Aussage für die relevanten Waren gegeben, die auf deren schnelle Wirkungsweise bzw. Handhabbarkeit hinweist.

„Beschränken sich vorhandene Übereinstimmungen zwischen zwei Vergleichsmarken aber – wie hier – im Wesentlichen auf einen schutzunfähigen Sachbegriff, vermag dies eine relevante Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen. Vielmehr ergibt sich aus dem für die hier verfahrensgegenständlichen Waren unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes „Express“ ein entsprechend eng zu bemessender Schutzumfang der Widerspruchsmarke, der sich auf ihre schutzbegründende Eigenprägung beschränkt und sich nicht auf die weitere Abwandlung „exxpress“ der fraglichen Sachbezeichnung erstreckt.“

Da die Richter im Ergebnis von einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgingen, haben Sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Im Ergebnis ist daher genau zu prüfen, ob die Anmeldung einer sich an beschreibenden Begriffen orientierenden Bezeichnung sinnvoll ist oder unterscheidungskräftigerer Bezeichnungen als  Marke ohne unmittelbaren Bezug zur Ware oder Dienstleistung bevorzugt werden sollte.

1. Nicht jede unmittelbare Abfolge einer geografischen Herkunftsangabe für Wein und eines weiteren Begriffs oder Phantasiewortes stellt eine zur Täuschung des Durch-schnittsverbrauchers über die geografische Herkunft und die Qualität von Weinen und Schaumweinen geeignete oder eine nach den Bestimmungen des Weinrechts unzulässige sog. Scheinlagebezeichnung dar.
2. Neben der räumlichen Anordnung, der Schriftart und der Schriftgröße der einzelnen Bestandteile sind für die Beurteilung der Frage, ob der Verbraucher irrtümlich eine – tat-sächlich nicht existierende – Lagebezeichnung annimmt, auch alle weiteren Umstände, die für ihn ohne gedankliche Analyse der Marke unmittelbar ersichtlich sind, wie z. B. die Art, der Begriffsgehalt und die sprachliche Herkunft des an die Ortsangabe ange-fügten weiteren Wortes, von Bedeutung.
3. Die Bezeichnung “ACHKARRER CASTELLO” ist nicht geeignet, den Eindruck einer Scheinlagebezeichnung zu erwecken und deshalb auch nicht geeignet, das Publikum über die Qualität oder andere für den Kaufentschluss wesentliche Eigenschaften von Weinen, Schaumweinen und anderen alkoholischen Getränken zu täuschen, da es in Achkarren eine – wenn auch ähnlich lautende – Lage gibt, von der die Weine stammen können. Allein ein möglicher Irrtum über den tatsächlichen Namen der Lage stellt keine i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG relevante Täuschungsgefahr dar.

Es bleibt abzuwarten, wie die Begründung im Einzelnen lautet, damit genauere Anhaltspunkte für eine zukünftige Beurteilung abzuleiten.

Seitens des Amtes wurde die Eintragung der Marke „Voicetrading“ mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Prüfer begründeten dies mit der folgenden Ableitung “trading per voice” im Sinne von “mündlicher (Börsen-)Handel”. Diese weitgehende Interpretation des Amtes lehnt der das Gericht ab und führte aus.

Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden englischen Begriffen “voice” und “trading” zusammen. “Voice” steht für “Stimme; Artikulierung; Mitspracherecht” (http://dict.leo.org) bzw. “Stimme, Meinung, Ansicht, Entscheidung; Sprachrohr, Sprecher; Mitsprache-, Stimmrecht, Stimme” (Der Grosse Eichborn, Wirtschaftswörterbuch, Band 1, 3. Aufl. 2003, S. 1446). “Trading” bedeutet in der deutschen Übersetzung “Handel, Geschäft, Verkehr; handelnd; kaufmännisch” (http://dict.leo.org; Langenscheidt-Routledge, Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel und Finanzen Englisch, 3. Aufl. 2007, S. 649). Die Markenstelle hat die Wortkombination als “trading per voice” = “mündlicher (Börsen-) Handel” übersetzt. Diese Bedeutung kann dem angemeldeten Zeichen nicht ohne weiteres entnommen werden. Der erste Zeichenbestandteil “voice” kann nach den o. g. Übersetzungsmöglichkeiten nicht beschränkt werden auf den Sinngehalt “mündlich”. Die Fachwörterbücher kennen für “mündlich” die englischen Begriffe “vocal, oral, by word of mouth, verbal, parol” etc., nicht jedoch “voice”. Wortverbindungen mit dem Begriff “voice” haben alle mit Sprache oder Stimme zu tun, so dass vorliegend nur eine Übersetzung mit “Handel mit/ durch Sprache/ Stimme” oder u. U. “Stimmgeschäft” angemessen erscheint. Dieser Bedeutungsgehalt vermittelt aber im Deutschen keinen ohne weiteres verständlichen Sinn. Gegebenenfalls könnte angenommen werden, dass man im kaufmännischen Verkehr Handel mit seinem Stimmrecht betreibt. Dazu bedarf es jedoch mehrerer vermittelnder analytischer Gedankenschritte, die bei der Prüfung der Schutzfähigkeit nicht zulässig sind. Dem angesprochenen Publikum muss sich die Bedeutung des Zeichens ohne weiteres erschließen, nicht erst nach mehrfacher Überlegung.

Diese Entscheidung ist zu begrüßen, denn in jüngster Zeit ist zu beobachten, dass die Prüfer immer weiter ausholen, um die Marken an der Hürde der absoluten Schutzhindernisse scheitern zu lassen. Da werden teilweise Auslegungen herangezogen, die nicht einmal von der tatsächlichen Verwendung der zukünftigen Marke gedeckt sind oder Abkürzungen erfunden, die es so gar nicht gibt.

Daraufhin hatte das DPMA den Löschungsanträgen stattgegeben, die Beschwerde der Deutschen Post AG beim Bundespatentgericht war erfolglos, aber nun hat der BGH diese Entscheidung des BPatG aufgehoben und die Sache zu erneuten Entscheidung zurückgewiesen.

Grundsätzlich geht der Bundesgerichtshof wie das Bundespatentgericht davon aus, dass die Bezeichnung “POST” eine beschreibende Sachangabe für die in der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen ist. Diese absoluten Schutzhindernisse können entsprechend dem Gesetz überwunden werden, wenn sich die Bezeichnung “POST” im Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft und damit als Marke durchgesetzt hat. Ursprüngliche hatte das Deutsche Patent- und Markenamt angenommen, dass dies auf die Bezeichnung „Post“ im Zusammenhang mit der Deutschen Post AG zutrifft und hatte deshalb die Marke eingetragen. Aufgrund der Löschungsanträge und im späteren Verfahren vor dem BPatG ist man aber zu der Überzeugung gekommen, dass zum Zeitpunkt der Eintragung und während des Löschungsverfahrens die erforderliche Verkehrsdurchsetzung nicht gegeben war.

Die Richter des 1. Zivilsenates am BGH haben nun in Ihrer Entscheidung dargelegt, dass allein Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung die Löschung nicht rechtfertigen könnten. Die Deutsche Post AG hatte im Löschungsverfahren zu der Verkehrsdurchsetzung der Marke “POST” Verkehrsbefragungen von Meinungsforschungsinstituten vorgelegt. Der dort ausgewiesene Anteil von annähernd 85% der Befragten, die den Begriff “POST” als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auffassten, lässt – so der BGH – nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunftshinweis durchgesetzt. Das Bundespatentgericht habe zwar methodische Bedenken gegen die Ergebnisse der Meinungsforschungsgutachten geäußert und sei deshalb von einem wesentlich niedrigeren Durchsetzungsgrad ausgegangen. Die Bedenken gegen die von der Deutschen Post AG vorgelegten Meinungsforschungsachten rechtfertigten es aber nicht, die Marke zu löschen. Vielmehr hätte das Bundespatentgericht von Amts wegen weitere Ermittlungen anstellen und, soweit erforderlich, ein weiteres Gutachten einholen müssen. Der Bundesgerichtshof hat die Sache deshalb zur Nachholung weiterer tatsächlicher Feststellungen an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Bundesgerichtshof hat im Übrigen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, dass die Deutsche Post AG ihren Wettbewerbern auch im Falle des Bestands der Marke “POST” die Verwendung der beschreibenden Angabe “Post” selbst als Bestandteil der Unternehmensbezeichnung nicht untersagen kann. So hatte der Bundesgerichtshof im Juni dieses Jahres zwei Klagen der Deutschen Post AG gegen Wettbewerber abgewiesen, die sich “City Post” und “Die Neue Post” nennen.

Es bleibt nun abzuwarten, wie das Bundespatentgericht die Vorgaben des BGH umsetzt und wie ein neu anzufertigendes Gutachten die Verkehrsdurchsetzung beurteilt, erst dann wird abschließend über die Schutzfähigkeit der Marke “POST” entschieden werden.