Bei der Anmeldung wurde folgende Beschreibung verwendet:

“The colour purple (Pantone 2685C), as shown on the form of application, applied to the whole visible surface, or being the predominant colour applied to the whole visible surface, of the packaging of the goods.”

und die Anmeldung umfasste folgende Waren:

Klasse 30
Chocolate in bar and tablet form, chocolate confectionery, chocolate assortments, cocoa-based beverages, preparations for cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, preparations for chocolate-based beverages, chocolate cakes.

Im ersten Schritt erhob der zuständige Prüfer des Amtes den Einwand, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt und daher absolute Schutzhindernisse gegen die Registrierung sprechen.

Daraufhin hat Cadbury den Antrag durch umfangreiche Nachweise hinsichtlich der erworbenen Unterscheidungskraft durch Benutzung untermauert. Dabei gelang es der Anmelderin, die Benutzung bis ins Jahr 1914 nachzuweisen.

Dem setzte Nestlé in ihrem Widerspruch gegen die Anmeldung entgegen, dass:

1. die Marke nicht in der Lage ist, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, weil es nur eine einzige Farbe ist und Farben im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden;
2. die Marke zahlreiche Erscheinungsformen annehmen kann und daher kein “Zeichen” im Sinne des britischen Markengesetzes ist;
3. das Zeichen nicht grafisch dargestellt werden kann, wie es das Gesetz verlangt;
4.die Marke nicht registriert werden kann, da
a) sie nicht unterscheidungskräftig ist;
b) sie ein Merkmal der Ware ist, nämlich die farbliche Eigenschaft der Verpackung;
c) es ein üblicher und aktueller Handelsbrauch ist, in Bezug auf die angegebenen Waren die Farbe violett zu verwenden;
d) die Farbe keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat;
5. die Anmelderin bösgläubig ist und die Marke nicht in der angemeldeten Form verwenden möchte;
6. es undenkbar ist, dass die Anmelderin die Marke in Bezug auf das breite Spektrum der in der Anmeldung angegebenen Waren gebrauchen will und der Antragstellerin der Einsatz der Farbe lila durch Dritte (Milka) bekannt gewesen ist, so dass die Bösgläubigkeit auch hier gilt.

Der für das Verfahren zuständige Prüfer hat in seiner Entscheidung auf die Urteile des EuGH in Sachen „Libertel“ und „Windsurfing Chiemsee“ verwiesen.

Der Europäische Gerichtshof (“EuGH”) hat in dem Verfahren „Libertel“ darüber entschieden, dass es möglich sei, eine einzelne Farbe als solche, ohne räumliche Definition, als Marke zu registrieren und an diese Entscheidung ist das IPO gebunden (solange Großbritannien noch in der EU ist).

Ob Farben eine Marke sein können, hängt vom Kontext ab, in dem diese benutzt werden. In einigen Fällen handelt es sich jedoch einfach um eine Eigenschaft der Ware. Zum Beispiel ist braun die natürliche Farbe von Schokolade. Diese Farbe kann keine Marke sein, wenn sie in Bezug auf Schokolade verwendet wird, weil sie keine Informationen neben dem Produkt selber vermittelt.

In anderen Fällen erfolgt der Einsatz von Farbe zufällig, wie die Farbe der Schuhe eines Kindes, welches eine Tafel Schokolade auf einem Bild isst. Bei dieser Verwendung von Farben wird beim Verbraucher keine Assoziation zu einem bestimmten Unternehmen begründet, daher sind solche zufälligen Einsätze von Farbe nicht als Marke geeignet.

Der Prüfer führt in seiner Entscheidung aus, dass er keinen Hinweis dafür hat, dass in der Farbe lila eine Eigenschaft von Schokolade zu sehen ist.

Seiner Ansicht nach besteht kein Zweifel, dass Cadbury die Farbe Lila in Bezug auf seine Dairy Milk Schokolade bereits sehr viele Jahre vor dem maßgeblichen Zeitpunkt verwendet hat. Der beantragte besondere Farbton befindet sich seit fast 20 Jahren im Einsatz und wurde unter anderem als die vorherrschende Farbe auf der Verpackung der Dairy Milk Produkt der Anmelderin verwendet.

Bei der Entscheidung war die Dairy Milk Schokolade die meistverkaufte Süßware in Großbritannien und das Unternehmen investierte 35 Millionen Pfund im Jahr 2004 allein für die Werbung.

Die Verwendung der Farbe im Werbe-Kontext, wie beispielswiese bei der Sponsorship von Coronation Street im Jahr 1996 und der Commonwealth Games im Jahr 2002 (bei denen die Farbe sogar noch prominenter als der Name Cadbury verwendet wurde), erfolgte durch die Farbgebung der Geschäfte und die Nutzung auf anderen seiner Produkte in den Regalen der Händler, um mit dem „purple patch” die Verbraucher zu Cadbury-Produkten zu führen. All diese Beispiele zeigen, dass die Verwendung von Pantone 2685C Cadbury Schokoriegel von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden soll und als unterscheidungskräftig angesehen werden muss.

Der Prüfer hat in seiner Entscheidung nicht alle von Cadbury beantragten Waren registriert, sondern beschränkte diese auf die spezifischen Waren, die für die beantragte Farbe durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben haben, nämlich: “Schokolade als Tafel oder Riegel, Schokolade, Trinkschokolade, Präparate für die Zubereitung Trinkschokolade”.

Klasse 31: Tierfutter; Tiernahrung; Viehfutter; Vogelfutter;
Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Tierfutterartikeln; Großhandelsdienstleistungen mit Tierfutterartikeln;
Klasse 39: Kundenbezogene Zusammenstellung von Tierfutter (Kommissionierung) im Bereich der Transportlogistik;

hätte diese Bezeichnung auch in der EU nicht registriert werden dürfen. Jedenfalls dürfte die Bezeichnung im klaren Widerspruch zu Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke stehen:

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind
c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;“

oder wie es das Amt in seinem eigenen Handbuch formuliert:

“That means that it suffices for a refusal if the mark is descriptive, or lacks distinctive character, in one or more official languages of the European Community, regardless of the size of the respective Member State or the number of the population of that Member State. It also suffices for refusal on the grounds of deceptiveness or breach of public morality if the deceptive, offensive or blasphemous meaning of the word is only apparent in one particular official language of the European Community, or is due to a particular situation in one Member State (for example, a blasphemous term in respect of a religion which exists in only one Member State).”

Die Bezeichnung “mypetfood” ist Englisch und damit eine Sprache der EU und ohne weiteres für jeden mit “Mein Tierfutter” zu übersetzen und beschreibt mithin die geschützten Waren und Dienstleistungen.

Das deutsche Markenamt (DPMA) hatte diese Wortmarke nicht eingetragen und unter Hinweis auf die fehlende Unterscheidungskraft und dem Freihaltebedürfnis zu Recht zurückgewiesen. In der Beratung werden die Kollegen des Markeninhabers das sicher auch dargelegt haben, um dann zu empfehlen, eine EU-Marke zu probieren, denn die dortigen Prüfer sind großzügiger.
Tatsächlich gibt es im Europäischen Register eine Vielzahl von Marken, die eigentlichen nicht schutzfähig sind und in der Form nicht eingetragen hätten werden dürfen (allerdings gibt es auch im deutschen Markenregister solche Marken). Dabei klappt dieser „Trick“ allerdings meist nur bei nichtenglischen Bezeichnungen, während das HABM im Englischen sattelfester zu sein scheint. Vielleicht hat diese Marke ja auch ein Mitarbeiter aus einem nicht Englisch sprechenden Mitgliedsstaat geprüft und daher den beschreibenden Inhalt nicht erkannt.

Allerdings hat der Onlineshop mypetfood.de nun genau mit den Auswirkungen zu kämpfen, die vermieden werden sollen, denn eine eigentlich freihaltebedürftige Bezeichnung wurde monopolisiert.
Schade dass diese aufgegeben haben, nach eigenen Angaben war es wohl eine wirtschaftliche Abwägung, denn die Kosten der Verteidigung gegen die Abmahnung wären nicht unerheblich gewesen. Einerseits hätte sie sich gegen die Abmahnung wehren müssen und dazu gleichzeitig ein Löschungsverfahren beim HABM gegen die Marke anstrengen müssen. In einem gerichtlichen Verfahren hätten die Richter die Marke so akzeptieren müssen, wie sie im Register eingetragen ist, was den Ausgang offensichtlich zu Lasten des Startups gedreht hätte, deshalb hätte sie in dem weiteren Verfahren gelöscht werden müssen.

Dieses Beispiel zeigt, auch bei beschreibenden Domains sollte darüber nachgedacht werden, diese durch eine Wort-/Bildmarke abzusichern, damit böse Überraschungen vermieden werden. Zusätzlich möchte ich an dieser Stelle noch auf ein neues Versicherungsprodukt hinweisen, denn unser Kooperationspartner Droege & Sohn zusammen mit der Roland Rechtsschutz AG bieten seit Kurzem eine Markenrechtsschutzversicherung an.

Angemeldet wurde die Marke „iNanny“ im Jahr 2008 für die folgenden Waren / Dienstleistungen:

Klasse 9: Ortungs- und Kommunikationsgeräte, nämlich Mobiltelefone und Satellitenortungsgeräte; Software für die Konfiguration von Ortungs- und Kommunikationsgeräten sowie für die Telekommunikation mit diesen Geräten.

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, insbesondere auf Informationen über den Aufenthaltsort von Personen; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, insbesondere zur Telekommunikation mit Mobiltelefonen und Satellitenortungsgeräten; Weiterleiten von Informationen über den Aufenthaltsort von Personen, insbesondere in Mobilfunknetze und Alarmnetze; Telekommunikationsdienstleistungen eines Call- und Servicecenters, insbesondere betreffend die Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsortes von Personen.

Klasse 45: Dienstleistungen zur Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsorts von Personen, insbesondere mittels Ortungs- und Kommunikationsgeräten und über das Internet.

Die Prüfer des DPMA hat die Marke in zwei Beschlüssen mit der Begründung abgelehnt, dass ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die danach eingelegte Beschwerde beim Bundespatentgericht hat nun auch kein Erfolg, denn die Richter bestätigte die Auffassung des Amtes.

Dabei sind insbesondere die Ausführungen zur „I-Generation“ des DPMA interessant, die sich die Richter zu eigen gemacht hat.

„Die angemeldete Marke ist nach den insoweit unbestrittenen Feststellungen der Markenstelle aus dem Buchstaben „i“ und dem englischsprachigen Begriff „Nanny“ zusammengesetzt. Der Buchstabe „i“ stellt, wie die Markenstelle mit den der Anmelderin als Anlage zum Beschluss vom 22. Juni 2009 übersandten Unterlagen nachgewiesen hat, u. a. die Abkürzung für den Begriff „Internet“ dar. Insoweit wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich auf den Beitrag auf der Internetseite http://www.innovations-report.de/specials/printa.php?id=34136 mit dem Titel „Die i-Generation“ – eine neue Zielgruppe wird entdeckt“ verwiesen, in dem im zweiten Absatz folgendes ausgeführt ist: „Erstmals liegen damit umfangreiche Informationen zur i-Generation vor, bei der „i“ für Internet, Individualität und Independence steht…“.“

„Es können angesichts der bereits von der Markenstelle dargelegten und nachgewiesenen umfangreichen inländischen Verwendung des Buchstabens „i“ im Sinne von „Internet“ und des englischen Begriffs „Nanny“ i. S. v. „Kindermädchen“, auch für Überwachungsgeräte, -programme und -dienstleistungen, auch keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass die maßgeblichen inländischen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke verstehen werden. Bei dieser Sachlage hat die Markenstelle der angemeldeten Marke die notwendige Unterscheidungskraft zu Recht abgesprochen.“

Damit dürfte es in Zukunft immer schwieriger werden, auf den Apple-Zug aufzuspringen und ähnlich gestaltete Marken in Deutschland anzumelden. Apple dürfte das eher freuen, denn so werden mögliche Widerspruchsverfahren vorher abgewürgt. Allerdings könnten die Argumente des Bundespatengerichtes auch bei eventuellen Abmahnungen entgegengesetzt verwendet werden.

Die Markenanmelder hatten im Übrigen sicherheitshalber noch eine Wort-/Bildmarke angemeldet, die unproblematisch registriert wurde.

Nun wurde die Marke beim DPMA am 23. Mai 2011 für die Klassen 9, 35 und 38 auch angemeldet, wobei sich die Kollegen von BOEHMERT & BOEHMERT an der Eintragung versuchen. Ich bin gespannt, ob dieser Versuch erfolgreich ist und das doch eher strengere DPMA die erforderliche Unterscheidungskraft der Bezeichnung bejaht und insbesondere kein Freihaltebedürfnis zugunsten der Mitbewerber sieht, die eventuell Applikation (App) in einem Onlineshop (Store) vertreiben wollen.

Es gibt noch eine Markenregistrierung von Apple für die Bezeichnung App store aus dem Jahr 2008 beim HABM. Damals hat der Prüfer die Marke akzeptiert und eingetragen – was beim HABM nicht weiter verwunderlich ist. Gegen diese Marken haben nun jedoch 3 Firmen einen Antrag auf Löschung gestellt. Giganten unter sich – Nokia, Amazon und Microsoft haben jeweils einen Löschungsantrag (Type:  Cancellation – Total Cancellation based on invalidity) in diesem Jahr beim HABM eingereicht.

Nun wurde bekannt, das Microsoft und drei seiner wichtigsten mobilen Partner – HTC, Nokia und Sony Ericsson auch die europäische Markenanmeldung von Apple (CTM 009852691) torpedieren und eine entsprechende Mitteilung an das Europäische Markenamt (HABM) gesandt haben, dass die Bezeichnung „App Store“ nicht eingetragen werden soll.

Auch die Firma Amazon, die von Apple in den USA bezüglich der Bezeichnung “Appstore” bereits verklagt wurden, reichte ebenfalls eine sogenannte „Bemerkungen Dritter“ beim HAM ein. Mit dieser „Bemerkungen Dritter“ kann jeder Einwände gegen die Anmeldung einer Marke beim HABM aufgrund absolute Schutzhindernisse (Artikel 7) erheben.

Auf der Webseite des Anmelders liest sich dieses doch recht unspektakuläre Produkt ganz anders.

„Sie möchten ein leckeres Essen mit einem süßen Dessert krönen? Oder Ihre Gäste beim Kaffeekränzchen mit einer ausgefalleneren Nascherei als Kuchen oder Torte überraschen? Oder Sie sind selbst eine Naschkatze und gönnen sich gerne einfach mal zwischendurch eine schokoladige Verwöhneinheit? Dann probieren Sie doch die Schoko-Becher aus extra feiner Zartbitter-Schokolade von Riegelein. Die Spezialität, die traditionell mit Eierlikör gefüllt wird, erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da die süßen Schälchen der Fantasie bei der Kreation von originellen Desserts keine Grenzen setzen.“ Quelle: http://www.riegelein.de

Doch diese werbende Formulierung täuscht nicht darüber hinweg, dass die Schokobecher keine Besonderheiten aufweisen und in ihrer Gestaltung keine Merkmale aufweise, die als Herkunftshinweis geeignet sind. Die angemeldete Marke weicht nicht in erheblicher Weise von der Norm oder der Branchenüblichkeit des Formenschatzes im Süßwarenbereich ab. Insbesondere weist sie keine Eigenheiten auf, aufgrund derer sie sich von der Grundform eines Bechers oder Eimers abhebt.

Die Anmelderin bemühte sich ihre Becherform als einzigartig darzustellen und führte insbesondere aus, dass Becher als Schokoware branchenunüblich seien. Zusätzlich lies sie von Ihren Rechtsanwälten die einzigartige Form wie folgt beschreiben – nicht zu beneiden die Kollegen:

„Vielmehr weise die angemeldete dreidimensionale Form eine Vielzahl von Merkmalen auf, die dazu führten, dass diese Form den Verkehr auf die Herkunft der Ware hinweise. Sie habe die Form eines auf dem Kopf stehenden Kegelstumpfes, wobei der Durchmesser des Bodens kleiner sei als die Öffnung, sodass der Becher nach oben deutlich breiter werde. An der oberen Außenkante der Öffnung befinde sich ein breiter Wulst, der aufgrund seiner oben befindlichen Abrundung wie ein aufgesetzter Ring wirke.“

Immerhin stellten die Richter fest, dass nicht ersichtlich ist, dass die angemeldete Form durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Richter haben offenbar genug Fantasie, sich weitere abweichende Formen für Schokobecher vorzustellen.
Aber sie sprachen der angemeldeten Form jegliche Unterscheidungskraft ab und damit ging die Hauptfunktion der Marke verloren.

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken dürfen zwar keine strengeren Anforderungen angelegt werden als bei sonstigen Markenformen wie etwa Wort- oder Bildmarken, aber auch keine großzügigeren. Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei dreidimensionalen, die Ware bzw. die Verpackung einer Ware darstellenden Markenform allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die jeweils beanspruchten Waren einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht.

Entsprechend dem Gericht fügt sich die angemeldete dreidimensionale Form in den im maßgeblichen Warensektor vorhandenen Formenschatz ohne Weiteres ein und weist keine von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichenden, charakteristischen Merkmale auf, die geeignet wären, die betriebliche Herkunftsfunktion zu erfüllen. Sie besteht aus einer Hohlform, die in Form eines umgekehrten, sich nach oben hin verbreiternden Kegels mit einer Wulst an der oben befindlichen Öffnung ausgestaltet ist und aus Schokolade hergestellt wird bzw. jedenfalls hergestellt sein kann. Diese Form stimmt in ihren wesentlichen Merkmalen mit der Form von Trinkbechern überein, wie sie als alltägliches Trinkgefäß – auch als Einwegbecher – industriell gefertigt wird und, gleichsam als “klassische Form” – sehr weit verbreitet ist.

Da es üblich ist und auch als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann, dass Schokoladewaren u. a. auch mit anderen Süßigkeiten oder Flüssigkeiten bzw. flüssigen Stoffen (z. B. Pralinen, Eierlikör, Cremes, Joghurt) gefüllt werden, ist der Markenstelle zuzustimmen, dass die Form eines Bechers eine für Schokoladewaren naheliegende Gestaltungsform darstellt.

Da es sich somit eine absolut übliche und vom Verkehr zu erwartende Form handelt, ist sich nicht geeignet, beim Verkehr irgendeine Zuordnung zu einer bestimmten Firma hervorzurufen. Wenn ein Käufer nur den Becher ohne jegliche Verpackung sieht, hat er keine Vorstellung darüber, welche Firma diesen Schokobecher hergestellt hat – aus diesem Grund ist die 3D-Marke nicht schutzfähig und kann nicht registriert werden.

Eingetragen wurde die Marke damals für die folgenden Waren / Dienstleistungen der Klassen 3, 37, 44 und 45:

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Reinigung von Gebäuden; Dienstleistungen im Zusammenhang mit Raumpflege von Geschäftsräumen und Privathäusern, einschließlich Besorgungen und Hilfe im Privathaushalt, nämlich Reinigungs- und Pflegearbeiten, Reparatur und Instandhaltung von Bekleidung, Waschen und Bügeln von Wäsche, Boten- und Behördengänge, Einkauf von Lebensmitteln, Zubereitung von Mahlzeiten, Beaufsichtigung von Kindern, Pflegedienstleistungen, Bewachung von Gebäuden und Wertobjekten, Fußwegreinigung und Winterdienst, Dienstleistungen eines Hausmeisters, Gartenarbeiten“

Dabei berief sich der Antragssteller darauf, dass es sich bei der Bezeichnung „HausFee” um allgemein gebräuchliche Worte handele, die nicht geeignet seien, als Herkunftshinweis zu dienen. Der Verkehr werde der sprachüblich gebildeten Wortmarke einen beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dahin gehend entnehmen, dass es sich um Personen handelt, die häusliche Tätigkeiten übernehmen. Da die Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleitungen einen rein beschreibenden Charakter habe, bestehe zudem ein Freihaltebedürfnis.
Trotz der gegensätzlichen Ausführungen der Markeninhaberin schloss sich das DPMA der Auffassung des Antragstellers dahin gehend an, das es der Bezeichnung für die registrierten Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, lediglich für die Waren wies es den Löschungsantrag zurück.

Die angegriffene Marke besteht aus der allgemein verständlichen Kombination der Worte „Haus” und der „Fee”.

Eine „Fee” ist ein „den Menschen meist wohlwollend gegenüberstehendes weibliches Märchenwesen, das mit Zauberkraft ausgestattet ist”. „Die gute Fee” ist ein feststehender Begriff der deutschen Sprache.

Der angesprochene Verkehr versteht die angegriffene Wortkombination „HausFee” in Verbindung mit den registrierten Dienstleistungen heute wie auch zur Zeit der Eintragung ohne Weiteres als solche, die von einer guten Fee, also als wertvolle Hilfe für das Haus, den Haushalt und seine Bewohner erbracht werden. In dieser Bedeutung kann die angegriffene Bezeichnung die registrierten Dienstleistungen unmittelbar beschreiben und anpreisen.

Die Bezeichnung „HausFee” wurde nachweisbar bereits zum Zeitpunkt der Eintragung im Sinne einer Haushaltshilfe verwendet. Selbst wenn entgegen der belegbaren Verwendung der Wortkombination angenommen würde, es handelte sich zum Eintragungszeitpunkt um eine neue, bisher nicht geläufige Wortzusammenstellung, führt dies allein entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht zu einer schutzbegründenden Unterscheidungskraft. Der EuGH hat dazu in seiner Rechtsprechung wiederholt betont, dass die bloße Kombination von schutzunfähigen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschöpfung nicht zwangsläufig zur Eintragungsfähigkeit führt. Entscheidend sei vielmehr, ob der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Das ist aber bei der sprachüblichen Kombination der inhalts- und themenbezogenen Angabe „Haus’ mit dem Wortbestandteil „Fee” nicht der Fall. Vielmehr ist der sachbezogene Aussagegehalt der Bezeichnung für die registrierten Dienstleistungen so deutlich und unmissverständlich, dass seine Funktion als sachbezogener Begriff nahe gelegt ist. Die registrierte Wortkombination beschreibt anpreisend Inhalt und/oder Gegenstand dieser Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht. Zudem ist die Begriffsbildung durch eine Zusammenschreibung von Worten wie auch die sog. Binnengroßschreibung (Großschreibung innerhalb des Zeichens) in der beschreibenden Werbesprache häufig anzutreffen.

Der angesprochene Verkehr wird der angegriffenen Bezeichnung „HausFee” daher in Verbindung mit den registrierten Dienstleistungen lediglich einen anpreisenden Sachhinweis entnehmen. Damit kann sie nicht die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises erfüllen.

In Verbindung mit den beanspruchten Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen” und der beanspruchten Dienstleistung „Bewachung von Gebäuden und Wertobjekten” kann der angegriffenen Marke dagegen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen hat die Bezeichnung „HausFee” insbesondere keine im Vordergrund stehende beschreibende Sachaussage. Auch fehlt hier der notwendige enge sachliche Bezug. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin handelt sich bei der angegriffenen Wortkombination auch nicht um ein gebräuchliches Wort, das nur in seiner beschreibenden Bedeutung verstanden wird. In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen ist die angegriffene Wortmarke daher unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bis auf die eben genannten Waren und Dienstleistungen hat das DPMA die Marke deshalb gelöscht.

• IPad (EU 008817281)
• IPHONE (DE 30744424 / EU 002901007)
• Itunes (EU 002895266)

Aufgrund des Erfolges versuchen zwischenzeitliche viele auf den „I-Zug“ aufzuspringen und melden Marken an, die eine ähnliche Struktur aufweisen. Das wirft auf der einen Seite die Frage auf, ob die Markenrechte von Apple verletzt werden, da eine Verwechslungsgefahr gegeben ist und nun hat das Bundespatentgericht in einer gerade veröffentlichten Entscheidung zusätzlich die Schutzfähigkeit abgelehnt.
Angemeldet war die Bezeichnung „iFINANCE“ für die Klassen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Flyer, Bücher sowie sonstige Schriften und Veröffentlichungen; Schreibwaren;
Klasse 36: Immobilien- und Finanzwesen; Finanzierungsvermittlung, insbesondere Nachweis der Gelegenheit und Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Darlehen im Rahmen von Immobilientransaktionen; Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital; Beratung in finanzieller Hinsicht, insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierungsvermittlung, mit der Abwicklung von Immobilieninvestitionen, reinvestitionen und -deinvestitionen, mit der Fremdfinanzierungspolitik (Debt-Management), mit dem Kauf oder Verkauf von Immobilienfonds, sonstigen Immobiliengesellschaften und Beteiligungen hieran sowie mit der Realisierung von Neubauprojekten und der strategischen Revitalisierung und/oder Modernisierung von Bestandsimmobilien unter Renditeaspekten (Bilanzbereinigung); Finanzanalysen; Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien; Erstellung von finanziellen Tilgungsplänen; Ertragsanalysen und Finanzmittelrechnungen, insbesondere Erstellung von cash-flow-Analysen und cash-flow-Prognosen in Bezug auf Immobilien (cash flow modelling);
Klasse 41: Publikationen von Druckereierzeugnissen, auch in elektronischer Form

Nachdem das DPMA die Registrierung ablehnte und auch die Beschwerden des Anmelders erfolglos waren, hat nun Bundespatentgericht die Entscheidung bestätigt.
Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei der Beurteilung dieser Frage wird auf den angesprochenen Verkehrskreis abgestellt, den die Richter in diesem Fall einerseits im Fachverkehr auch in einem allgemeinen und breiten Verbraucherkreis sahen, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen wird.

Da es sich bei dem Bestandteil „finance“ um einen glatt beschreibenden begriff aus der englischen Sprache handelt, der „Finanz, Finanzen, finanzieren, Geldwesen“ bedeutet wurde nicht bestritten.

Damit kommt es im Wesentlichen auf den Zusatz des „i“ an, wobei das Gericht anerkennt, dass dieses als Abkürzung für verschiedene Worte stehen. In Zusammenhang mit dem Bank- und Finanzwesen wäre insoweit beispielsweise eine Abkürzung für „Investment“ denkbar. Allerdings sah das Gericht keine Anhaltspunkte, dass diese Abkürzung gängig ist.
Im Gegensatz dazu sahen es die Richter durch zahlreiche Fundstellen belegt, dass der einem Substantiv vorangestellte Buchstabe „i“ genutzt wird, um auf elektronische Produkte hinzuweisen und dementsprechend auch im Finanzwesen sowie in Zusammenhang mit der Publikation von Druckereierzeugnissen als Abkürzung für „Internet“ verwendet wird.
So fanden die Richter zahlreiche Worte, denen ein „i“ vorangestellt ist, um so auf eine spezielle Internetleistung hinzuweisen, z. B.: ibank, ibanking; i-Service; i-Zeitung, i-Print, iCard, imarketing und iVote
Die Verwendung des Buchstabens „i“ als Abkürzung für Internet in den genannten Wortverbindungen erfolgt dabei in der Regel generisch, z.B. als Gattungsbegriff zur Beschreibung einer bestimmten Tätigkeit („ibanking“).
Wenngleich es sich bei dem Buchstaben „i“ nicht um eine offizielle Abkürzung für das Internet handelt, belegen die zahlreichen Beispiele gleichwohl, dass der angesprochene Verkehr in der Lage ist, dem Einzelbuchstaben „i“ in Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen einen Hinweis auf das Internet zu entnehmen.
Nun verlangt die Rechtsprechung bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von zusammengesetzten Bezeichnungen eine Gesamtbetrachtung dieser, jedoch führt eine solche vorliegend nicht zu einem Eindruck oder Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile des Zeichens hinausgehen würde.

Wenn diese Gedanken des Gerichtes auf die Marken von Apple angewandt werden, drängen sich auch bei diesen erhebliche Zweifel an der Schutzfähigkeit auf.

Klasse 16: Bilder; Bücher; Kalender; Kataloge; Papier; Prospekte; Zeichnungen; Zeitschriften

Das Amt war der Auffassung, dass hinsichtlich dieser Waren ein Freihaltebedürfnis besteht, denn die grafische Darstellung des Bibers könnte einen unmittelbaren Bezug zum Inhalt des Erzeugnisses darstellen und daher sähe der Verkehr darin keine Herkunftsangabe.

Aufgrund der Entscheidung hat die Anmelderin Ihr Warenverzeichnis eingeschränkt und aufgenommen, dass sich diese nicht mit dem Thema „Biber“ beschäftigen. Damit war das Argument des Amtes zwar ausgehebelt, aber die Richter des BPatG wiesen darauf hin, dass ein solcher Disclaimer unzulässig ist.

Darauf hin änderte die Anmelderin die Formulierung wie folgt:

“alle vorstehenden Waren der Klasse 16 nur für Publikationen auf dem Gebiet der Architektur und des Bauingenieurwesens”

Mit diesen positiv formulieren Disclaimer waren die Richter einverstanden und entschieden, dass damit die Darstellung der Marke bezüglich der nun von der Anmeldung begehrten Waren schutzfähig ist, denn diesbezüglich ist die deutlich erkennbare grafische Darstellung eines Bibers weder unmittelbar warenbeschreibend (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch entbehrt sie insoweit das erforderlichen (Mindest-)Maß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Angesichts des Umstands, dass der Biber gleichsam als natürlicher Baumeister gilt, wird man wohl von einem sog. sprechenden Zeichen ausgehen können, dem aber nicht im eigentlichen Sinn die Eignung zukommt, die betreffenden Waren unmittelbar zu beschreiben.

Damit konnte die Marke für die für die Anmelderin relevanten Waren gerettet werden und wurde eingetragen.