Entscheidung des BPatG vom 19. Oktober 2011 (29 W (pat) 523/10)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.- 9 – Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” zu berücksichtigen. Denn eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nur für Multivitaminpräparate hinreichend glaubhaft gemacht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 18. Dezember 2007 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz (Bl. 35, 36 VA) die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 19; Fezer/Grabrucker Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., Rdnr. 560).

b) Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 20. Oktober 1998 zu laufen begonnen hat, vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 23. März 2007 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von März 2002 bis März 2007 sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von Oktober 2006 bis Oktober 2011, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

c) Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke aber nur für Multivitamin-Brausetabletten, Magnesium-Tabletten, Langzeit-Vitamin C-Kapseln plus Zink, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Generation 50+ mit Q10, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Balance sowie Brausetabletten mit den vorangestellten Bestandteilen “Calcium”, “Magnesium” und “Vitamin C” hinreichend glaubhaft gemacht. Diese mit der Marke “VITALIS” benutzten Waren lassen sich unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver o-der Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” subsumieren. Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung ist es gerechtfertigt, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten), wobei die Widersprechende insbesondere nicht auf die tatsächlich verwendete Darreichungsform oder die konkrete Zusammensetzung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparats festgelegt werden darf (BPatG 30 W (pat) 6/10 – VITALIS/ vitalis Apotheke im Elster Forum).

Die Glaubhaftmachung ist für den Zeitraum von 2002 bis 2007 bereits im Amtsverfahren erfolgt durch die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin der Widersprechenden, Frau P…, vom 4. Februar 2008 (Bl. 88 f. VA) mit Angabe der konkreten Umsatzzahlen, durch Vorlage von Werbeanzeigen aus den Jahren 2003 bis 2007 (Bl. 90 – 95 VA), Rechnungen an Vertriebsgesellschaften der Widersprechenden (Bl. 96 – 176 VA) und Verpackungsmuster mehrerer Nahrungsergänzungsmittel (Bl. 177 – 184 VA). Ins Beschwerdeverfahren eingeführte Glaubhaftmachungsmittel für den Zeitraum von 2006 bis 2011 sind die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin Pohl vom 6. Oktober 2010 (Bl. 51 f. GA), die vorgelegten Werbeanzeigen aus den Jahren 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 11, Bl. 53 – 59 GA), die überreichten Rechnungen an die Vertriebsgesellschaften aus dem Zeitraum 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 12, Bl. 60 – 124 GA) und Verpackungsmuster (Anlagenkonvolut 13, Bl. 125 GA). Für alle übrigen Waren fehlt jegliche Glaubhaftmachung.

2. Ausgehend von den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel” werden die Vergleichsmarken mit Ausnahme der in Klasse 5 für die jüngere Marke eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” zur Kennzeichnung teilweise identischer sowie teilweise hochgradig, durchschnittlich oder entfernt ähnlicher Waren verwendet. Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

a) Die rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” sind identisch mit den für die angegriffene Marke eingetragenen “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Vitaminpräparate und Mineralpräparate sowie Präparate aus Fasern und Ballaststoffen für medizinische Zwecke”.

b) Eine hochgradige Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren “pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke” auf (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 4. Aufl., Seite 210 – BPatG 25 W (pat) 117/03; HABM R724/10-1; HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Bei den aus Vitaminen und Spurenelementen bestehenden Tabletten, Pulvern, Kapseln, einschließlich der Multivitaminpräparate handelt es sich um eine Produktgruppe, die aufgrund der Gemeinsamkeiten bei der stofflichen Beschaffenheit, der Herstellung und der Verwendung auch den “pharmazeutischen Produkten” sehr angenähert ist.

c) Eine durchschnittliche Ähnlichkeit ist zwischen den Nahrungsergänzungsmitteln der Widerspruchsmarke und “Präparate für die Gesundheitspflege; Heilkräutertees; Heilmittelextrakte” sowie den “Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege” anzunehmen, weil Annäherungen in der Anwendung und der stofflichen Beschaffenheit sowie Möglichkeiten zur gegenseitigen Ergänzung bestehen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, a. a. O.).

d) Eine zumindest entfernte Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den übrigen für die jüngere Marke in Klasse 3 beanspruchten Produkten “Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke” auf. Zwar sind sie im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln nur zur äußeren Anwendung be– 14 – stimmt, und es handelt sich um unterschiedliche Produktgruppen, die regelmäßig aus verschiedenen Unternehmen stammen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Aber sie werden meist zusammen angeboten und weisen somit zumindest Ähnlichkeiten im Vertrieb auf (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 210 “Kosmetika”). e) Hinsichtlich der für die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” liegt vollständige Warenunähnlichkeit vor, weil sie keinerlei Bezug zu Nahrungsergänzungsmitteln haben.

3. a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus – wie die Markenstelle angenommen hat – in Anbetracht der durchscheinenden schutzunfähigen Angabe “VITAL” leicht unterdurchschnittlich. Das Wort “Vitalis” ist ein lateinisches Adjektiv mit den Bedeutungen “des Lebens, zum Leben gehörig, Lebens-, Leben spendend, das Leben erhaltend, lebensfähig, lebenswert” (PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein Deutsch 3. Aufl.). Auch wenn es sich um eine tote Sprache handelt, ist dem Verkehr jedenfalls im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln sowohl der hiervon abgeleitete Begriff “vital” mit seiner Bedeutung “voller Lebenskraft, im Besitz seiner vollen Leistungskraft; lebenswichtig, lebensnotwendig” (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]) als auch das darin enthaltene lateinische Substantiv “Vita” für “Leben” geläufig. Zudem wird das Wort “Vital” gerade im Gesundheitssektor häufig verwendet, um auf eine vitalisierende, gesundheits- und lebensfördernde Wirkung hinzuweisen (BPatG 24 W (pat) 240/97 – Vital; 30 W (pat) 258/96 – VITAL PLUS; 33 W (pat) 94/05 – Vitalformel). Der erkennbar beschreibende Gehalt führt im Zusammenhang mit den Widerspruchswaren daher zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke. Denn bei Nahrungsergänzungsmitteln kann “VITALIS” deren vitalisierende Wirkung beschreiben. Die Endung “-is” reicht nicht aus, von der beschreibenden Bedeutung wegzuführen (BPatG 28 W (pat) 54/03 – Vitalex/VITALIS). Der Umstand, dass “Vitalis” ein alter männlicher Vorname ist (Duden – Das große Vornamenlexikon, 3. Aufl. 2007, S. 417, Bl. 146a GA; http://de.wikipedia.org/wiki/Vitalis), dürfte im Zusammenhang mit “Nahrungsergänzungsmitteln” hinter der im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutung zurücktreten.

b) Die Widersprechende hat aber geltend gemacht – und dies durch Vorlage aussagekräftiger Benutzungsunterlagen auch belegt –, dass die Widerspruchsmarke für einige Erzeugnisse, die unter den Oberbegriff der Nahrungsergänzungsmittel in Klasse 5 fallen, in beträchtlichem Umfang seit 2002 tatsächlich benutzt worden ist. Die (ursprüngliche) Kennzeichnungsschwäche des Wortes “VITALIS” ist von daher für die Waren in Klasse 5 als kompensiert anzusehen, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzumfang zukommt (BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS).

c) Eine – wenn auch nur leicht – gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke aber nicht beigemessen werden. Für die Annahme eines wesentlich größeren Schutzbereichs der Widerspruchsmarke reichen die belegten Umsatzzahlen, auch wenn sie sich – wie hier- im Millionenbereich befinden, nicht aus, weil selbst umsatzstarke Marken häufig wenig und Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen nur konkrete Angaben der Widersprechenden zu ihrem Marktanteil, z. B. ermittelt durch Verkehrsbefragungen, und zu ihren Werbeaufwendungen jeweils im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Mitbewerber zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit zu (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) – Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 – 62) – Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; BPatGE 44, 1, 4 – Korodin).

Weder ist der für die Widerspruchsmarke getätigte Werbeaufwand konkret beziffert worden, noch sind eine Verkehrsbefragung oder sonstige Unterlagen über den Marktanteil vorgelegt worden, obwohl auch die Beschwerdegegnerin ausdrücklich auf den insoweit unzureichenden Vortrag hingewiesen hat. 4. Aber auch ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer Benutzung für identische Waren hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand noch ein. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). a) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen. Dabei kommen ausgehend von den relevanten Waren Verbraucher aus der gesamten Bevölkerung in Betracht, die beim Erwerb dieser Produkte mit normaler Aufmerksamkeit vorgehen.

aa) Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil “VITALIS” keine kollisionsbegründende Stellung einnimmt. Er weist keine die jüngere Marke prägende Funktion auf, weil das Wortelement “SANKT” für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; MarkenR 2008, 405, 406 Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste).

aaa) Die angegriffene Marke setzt sich aus dem Bestandteil “SANKT” und dem Element “VITALIS” zusammen. “SANKT” stammt von dem lateinischen Adjektiv “sanctus” ab, bedeutet “heilig” und wird in Heiligennamen und auf solche zurückgehenden Ortsnamen verwendet, wie z. B. Sankt Peter, Sankt Elisabeth, Sankt Gallen, Sankt Gotthard (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die beiden Wortbestandteile “SANKT” und “VITALIS” verbinden sich in der angegriffenen Marke für den Verbraucher zu dem einheitlichen Gesamtbegriff “Heiliger Vitalis” bzw. “Heiliges Vitalis”. Denn zum einen haben vier heilig gesprochene Männer mit dem Vornamen Vitalis gelebt, nämlich der heilige frühchristliche Märtyrer Vitalis in Bologna mit Namenstag am 4. November, der heilige Märtyrer Vitalis in Rom mit Namenstag am 10. Juli, der heilige Bischof Vitalis von Salzburg mit Namenstag am 20. Oktober und der heilige Abt Vitalis von Savigny mit Namenstag am 16. September (Duden – Das große Vornamenlexikon, a. a. O.; Wimmer/Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, 1988, Bl. 149 – 151 GA), so dass zumindest ein Teil stark christlich geprägter Verkehrskreise die Gesamtbezeichnung mit einem dieser vier Heiligen in Verbindung bringen könnte.

Für den anderen, weitaus größeren Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird diese Wortkombination zumindest auf eine fiktive heilige Person oder einen fiktiven heiligen Ort hinweisen. Denn mit dem Wortelement “Sankt” allein kann das angesprochene Publikum nichts anfangen, weil es nur ein Namenszusatz ist. Erst die Ergänzung mit einem Personen- oder Ortsnamen ergibt einen Sinn. Da es sich zudem nicht um einen berühmten, der Allgemeinheit bekannten Heiligen handelt, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das vorangestellte Wort “SANKT” vernachlässigt wird und eine Orientierung allein an dem nachfolgenden Eigennamen erfolgt, wie z. B bei der St. Michaelskirche in München, dem St. Petersdom, dem St. Martinstag und dem St. Nikolaus(tag) (vgl. BPatG 30 W (pat) 271/91 – Creation Georges/Saint Georges).

Dies gilt insbesondere bei dem hier betroffenen Warensegment der nahrungsergänzenden Produkte, weil der Verkehr in diesem Bereich nicht an eine Verwendung von “Sankt” gewöhnt ist. Aus diesem Grund fehlt es auch an einem beschreibenden Charakter des Gesamtbegriffs für den in Rede stehenden Produktbereich. Soweit die Widersprechende belegt hat, dass es mit “SANKT PIRMIN” (Bl. 142 GA) und “Sankt Laurenzius” (Bl. 143 GA) gekennzeichnete Nahrungsergänzungsmittel gibt, reichen diese beiden Beispiele allein nicht aus, eine Branchengewohnheit zu belegen, wonach Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig in einen sachlichen Bezug zu heiligen Persönlichkeiten oder Orten gebracht und daher regelmäßig auf den Eigennamen verkürzt würden.

Die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich entgegen der Ansicht der Widersprechenden insoweit auch von derjenigen in der Entscheidung des BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS (Anlage 10, Bl. 25 ff. GA), als dort “ARS VITALIS” nicht als Gesamtbegriff angesehen wurde, weil der Durchschnittsverbraucher “ARS” im Sinne von “Kunst” nicht verstehe, während ihm hier die Bedeutung von “SANKT” im Sinne von “heilig” als Bestandteil des deutschen Wortschatzes geläufig ist. Selbst wenn man – wie die Widersprechende – dem Begriff “SANKT” einen beschreibenden Anklang entnähme, lägen zwei gleichgewichtige schutzunfähige Wortbestandteile vor, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ebenfalls ausschiede.-

bbb) Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der viersilbigen Wortkombination “Sankt VITALIS” mit der Vokalfolge A-IA-I steht die dreisilbige Bezeichnung “VITALIS” mit der Vokalfolge IA-I gegenüber. Ferner findet der in der Regel stärker beachtete Wortanfang “SANKT” in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung.

bb) Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken schon in ihrer Wortlänge.

cc) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist wegen des bereits dargestellten unterschiedlichen Sinngehalts der Vergleichsmarken ausgeschlossen. b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen. Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; BGH GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD).

aa) Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens greift unter dem Begriff des gedanklichen In-VerbindungBringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 – Kinder II). Abgesehen davon, dass die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit dem Stammbestandteil “VITALIS” verfügt (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), tritt der gemeinsame Bestandteil “VITALIS” in der angegriffenen Marke wegen der Verbindung zu einem eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriff nicht in der Art eines eigenständigen Wortstammes hervor und führt damit von der Vorstellung weg, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens.

bb) Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, aber “SANKT” ist weder ein Unternehmenskennzeichen noch eine bekannte Marke der Beschwerdegegnerin. Hinzu kommt, dass das gemeinsame Element “VITALIS” in der jüngeren Marke zusammen mit dem Bestandteil “SANKT” eine gesamtbegriffliche Einheit bildet, weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt.

c) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbesondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Von einer solchen Verwechslungsgefahr kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 – Mustang). Dies ist aber vorliegend nicht der Fall.

In einem aktuellen Artikel auf der Webseite zum Thema „Apple zankt um ein Apfel-Logo“ berichtet der Journalist über eine aktuelle Abmahnung der Firma Apple gegen ein Bonner Café namens “Apfelkind”, welches auch einen Apfel im Logo verwendet. Schon im ersten Satz hat die Cafébesitzerin angeblich ihr Logo „patentieren“ lassen. Auch im weiteren Text wird immer wieder davon gesprochen, dass das Patent betroffen sei und zurückgenommen werden soll. An einigen Stellen wird seitens des Journalisten zwar auch von der Wort-/Bildmarke geschrieben, aber er erkennt nicht, dass er den Begriff „Marke“ weiterhin verwenden sollte.

Anscheinend ist für ihn ein Patent und eine Marke das Gleiche. Dabei wäre eine Recherche im Netz bereits sehr aufschlussreich, denn bei Wikipedia werden beide Begriff wunderbar erklärt. So wird dort die Bezeichnung Marke zutreffend als „Eine Marke oder ein Markenzeichen (engl. mark) – früher auch unter dem einseitigen Begriff Warenzeichen bekannt – ist ein besonderes, rechtlich geschütztes Zeichen, das vor allem dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden“ beschrieben, während „ Patente für Erfindungen erteilt werden, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs. 1 PatG). Die Erfindung ist in der Patentanmeldung so zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.“

Deshalb gibt es auch ein Markengesetzt und ein Patentrecht. Es mag sein, dass beide Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt in München verwaltet werden, deshalb sind sie aber eben noch nicht identisch.
Patente sind für technische Erfindungen während die Marke ein Zeichen ist, welches zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen gedacht.

Daher hat die Cafébesitzerin die Marke nicht patentieren lassen sondern als Marke angemeldet, die durch das DPMA registriert wurde. Und nun verlangt Apple, dass diese Marke teilweise zurückgenommen werden soll, damit die von dem Unternehmen behauptete Verwechslungsgefahr vermieden werden kann.

Ein entsprechender Hinweis auf der Webseite über die Kommentarfunktion wurde von der Redaktion übrigens nicht aufgegriffen, um den Artikel zu korrigieren und dem Anspruch des Qualitätsjournalisten näher zu kommen.

Der Entwickler von Cydia ist Jay Freeman, besser bekannt als Saurik. Neben verschiedenen Diskussionen mit Apple hat Freeman aktuell auch Probleme mit der Domain cydia.com, die gern nutzen möchte.

Bereits Anfang des Jahres versuchte er die Domain übertragen zu bekommen, scheiterte aber, da diese bereits vor mehr als sechs Jahren registriert wurden war. Damit erfolgte die Registrierung bereits zu einem Zeitpunkt, zudem an das IPhone bzw. IPad und damit auch Cydia noch nicht zu denken war. Schutzrechte die solang zurückgehen konnte Freeman daher nicht darlegen.

Im Dezember 2008 hat Freeman mit seiner Firma Saurikit LLC die Marke beim US-Markenamt „Cydia“ für folgende Waren / Dienstleistungen

“Software for the distribution of third-party applications and media to mobile platforms.

Application service provider featuring software for distribution of third-party applications and media to mobile platforms. “

registriert.

Nachdem Freeman den Domaininhaber angeschrieben hat, hast dieser passender Weise auf eine mit Apple-Content gefüllte Webseite umgeleitet wurde, aktuell führt die Domain auf ein leeres Forum.

In seiner jetzigen Klage versucht Freeman die Herausgabe der Domain und auch Schadensersatz für die Gerichtskosten durchzusetzen. Dabei können die Markenrechte an der Bezeichnung sicher hilfreich sein.

In der demnächst startenden Vorregistrierungsphase (7. September – 28. Oktober 2011 Sunrise-Phase) können Markeninhaber ihre Marke als Domain beanspruchen und so verhindern, dass Dritte diese Domains registrieren. Für Markeninhaber die verhindern wollen, dass ihr Name von anderen in diesem Bereich genutzt wird, bedeutet dies, dass Sie die Domain erwerben müssen, was mit jährlichen Gebühren (United domains 79,00 Euro) verbunden ist.

Die Voraussetzung für die Registrierung in der Sunrise-Phase sind wie folgt umschrieben:

“own a registered trademark actually and substantially used in Eligible Commerce in the jurisdiction where issued for the stated goods or services, and which directly corresponds to the name in the Registration Request; the registered trademark must be in full force and effect at the time of submission of the Registration Request and at the time of Registration of any awarded name.”

Sollten Sie Ihr Unternehmen in diesem Bereich platzieren wollen, ist dringend zu empfehlen, sich gerade hinsichtlich der eigenen Marken beraten zu lassen und zu überprüfen, ob sie den Anforderungen von ICM erfüllt. Gegebenenfalls haben Sie aber auch ein Interesse daran, dass Ihre Marke sich gerade nicht in diesem erotischen Umfeld wieder findet, dann sollten sie auch zeitnah aktiv werden.

Der Markenschutz wird beim HABM für die Dauer von 10 Jahren gewährt und kann dann jeweils durch eine Verlängerung für weitere 10 Jahre fortgeführt werden. Die Verlängerung kann beliebig wiederholt werden und somit der Markenschutz dauerhaft aufrecht gehalten werden. Die Verlängerung der Marke sollte vor Ablauf der 10 Jahre erfolgen, danach kann der Antrag und die Zahlung nachgeholt werden, es wird jedoch ein Zuschlag von 25 % auf die Verlängerungsgebühren erforderlich. Diese Nachfrist beträgt aber lediglich 6 Monate und wurde in diesem Fall von Apple auch versäumt.

Damit verfügt Apple aktuell über keine registrierte Marke „Itunes“ in Europa mehr mehr und es wird für das Unternehmen schwerer, seine Markenrechte durchzusetzen. Vor einer Verwendung der Bezeichnung ist aber trotzdem zu warnen, denn Apple kann sich bestimmt auf eine Benutzungsmarke mit erheblicher Bekanntheit berufen.

Natürlich handelt es sich bei diesem Beitrag um einen Aprilscherz und Apple hat die Marke “Itunes” rechtzeitig verlängert und der Markenschutz besteht fort.

(Quelle:Starbucks.com)

Dabei ist der Wandel der Marke eher dezent, denn es verschwindet lediglich der Schriftzug „Starbucks Coffee“, welcher sich bisher um die Sirene zog. Wahrscheinlich geht Starbucks davon aus, dass die Kunden zwischenzeitlich genau wissen wo sie ihren Kaffee trinken und daher das pure Grafiklogo genügt. Aber ob das auch die zukünftigen Kunden wissen, denn irgendwie erinnert das Logo doch nun eher an Griechenland oder an einen Wellnesstempel.

Vielleicht hatte Starbucks ja genug von den vielen „Nachahmern“, es gibt doch so einige Coffeeshops deren Logos dem der Starbuckskette sehr ähnelten und aus eigener Erfahrung scheint es so, als wäre Starbucks da sehr tolerant gewesen und ist eher selten gegen solche Markenverletzungen vorgegangen. Aber das Kopieren dürfte nun schwerer fallen.

Nach fast genau 5 Jahren hat es das amerikanische Firma Facebook die Marke „Face“ mit der Registernummer 78980756 geschützt bekommen. Das Unternehmen hatte am 1. Dezember 2005 die Bezeichnung beim Markenamt der USA (USPTO) angemeldet und beantragt diese für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 38 zu registrieren:

„Telecommunication services, namely, providing online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of messages among computer users in the field of general interest and concerning social and entertainment subject matter, none primarily featuring or relating to motoring or to cars”

Jetzt könnte man vermuten, dass das amerikanische Markenamt erst überzeugt werden musste, die Bezeichnung als Marke zu zulassen, denn das Argument der fehlenden Unterscheidungskraft kann bei dieser Bezeichnung nicht völlig von der Hand gewiesen werden, aber weit gefehlt. Diese Bedenken wurden vom zuständigen Prüfer anscheinend zu keinem Zeitpunkt erwogen, jedenfalls sind sie dem offiziellen Schriftverkehr nicht zu entnehmen. Die Verzögerung ergibt sich durch die Verwechslungsgefahr mit älteren vorhanden Marken, die erst durch die Beschränkung des Klassenverzeichnisses beseitigt werden mussten.

Interessant ist auch ob das von Apple Anfang dieses Jahres lancierte Produkt FaceTime mit dieser Registrierung ein markenrechtliches Problem hat, denn eine Ähnlichkeit der geschützten Dienstleistungen ist gegeben und die Verwechslungsgefahr lässt sich auch bejahen. Aber sicher finden die beiden auch eine Lösung.

Die Deutsche Börse AG berechnet und veröffentlicht den Deutschen Aktienindex DAX. Sie ist Inhaberin der Wortmarke DAX, die u. a. für Börsenkursnotierungen und die Ermittlung eines Aktienindex eingetragen ist. Die Commerzbank emittiert auf den DAX bezogene Optionsscheine, bei denen ein Zahlungsanspruch begründet wird, dessen Höhe vom jeweiligen Stand des DAX abhängt. Über diese Verwendung des DAX hatten die Parteien 2001 einen Lizenzvertrag geschlossen. Nachdem die Commerzbank diesen Vertrag gekündigt hatte, kam es zu Auseinandersetzungen darüber, ob die Commerzbank auch ohne Lizenzierung die Bezeichnung DAX als Bezugswert für ihre Finanzprodukte benutzen darf.

Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht bejaht. Die Deutsche Börse könne die Verwendung der Bezeichnung DAX nicht aus ihrem Markenrecht untersagen. Die Benutzung stelle eine die Leistung der Commerzbank beschreibende Angabe dar, die nicht gegen die guten Sitten verstoße (§ 23 Nr. 2 MarkenG). Den Banken sei es nicht verwehrt, auf den Index zu verweisen, der die für den deutschen Finanzplatz bedeutendsten Aktien repräsentiere. In dieser Bezugnahme liege auch keine unlautere Ausnutzung des guten Rufs der Bezeichnung DAX. Die Wertschätzung der Finanzprodukte beruhe vorrangig auf der Einschätzung der wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften und ihrer Wertentwicklung sowie auf den Bedingungen des jeweiligen Wertpapiers und der Bonität der emittierenden Bank. Einen Schutz aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG) hat der Bundesgerichtshof ebenfalls verneint.

Bereits im Jahr 1875 wurden die berühmten gekreuzten Schwerter angemeldet, wobei es damals allerding bis 1895 dauerte, damit die Marke registriert wurde.

Die neue Marke wurde dagegen wesentlich schneller eingetragen, denn der Antrag wurde im Dezember 2008 gestellt und die Eintragung erfolgte am 23. April 2009.

Auf den Webseiten von Opel findet man nach deren Neuauftritt auch das neue Logo. Hoffentlich überlebt es die kommenden Monate.

Übrigens die Wortmarke „OPEL“ (Reg.Nummer DD114286 ) gehört der Opel Eisenach GmbH, Eisenach, nachdem sie im Jahr 2005 von der Adam Opel AG übertragen wurde. Die Marke wurde am 07.11.1908 im Markenamt eingetragen und ist damit letztes Jahr 2008 einhundert Jahr alt geworden.