Entscheidung des hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2011 AZ 25 W (pat) 1/11.

„(Klasse 9)
Bildschirme (Computer), Computer-Programme (gespeichert), Computer-Software (gespeichert), Computer, Diskettenlaufwerke (für Computer), Drucker für Computer, Interfaces (Schnittstellen-geräte oder -programme für Computer), Laptops (Computer), Magnetdatenträger, Monitore (Computerhardware), Notebooks (Computer), Spielprogramme für Computer, Textverarbeitungsgeräte;
(Klasse 37)
Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, In-stallation, (Klasse 42)
Aktualisieren von Computer-Software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersoftwareberatung, Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, Design von Computer-Software, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von Webseiten, Erstellung von Computeranimationen, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet. Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen (Hardware), Reparatur und Wartung von Hardware.“

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 005200861 die Löschung der angegriffenen Marke 306 58 376 anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 – PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 – Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers verfügt die Widerspruchsmarke in Bezug auf ihre Waren und Dienstleistungen bereits originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Soweit sich insoweit der Markeninhaber auf die zur Unterscheidungskraft von abstrakten Farbmarken ergangene Rechtsprechung beruft (S. 5/6 der Beschwerdeerwiderung vom 28. Februar 2011, Bl.42/43 d. A.), kann diese Rechtsprechung auf die Widerspruchsmarke, die Wortmarke “Orange” nicht übertragen werden. Entscheidend ist vielmehr, ob das Wort “Orange” in Bezug auf die konkret registrierten Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmale eine beschreibende Bedeutung hat. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 ist dies allerdings nicht der Fall. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Farbe bei diesen Waren aus dem Bereich der Informationstechnologie keine verkehrswesentliche Eigenschaft darstellt; Farbgestaltungen sind insbesondere auch bei Computern, Laptops und sonstigen Hardware-Produkten nur als Dekor aufzufassen, dem der Verkehr insoweit keine vorrangige Bedeutung zumisst. Ist aber eine Farbe oder Farbgestaltung für Waren nicht als verkehrswesentlich anzusehen, so wird man auch nicht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Wortmarke, die die Bezeichnung einer Farbe enthält, ausgehen können. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist die Farbe in keiner Weise eine verkehrswesentliche Eigenschaft, so dass auch insoweit keine Anhaltspunkte für eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

2. Ausgehend von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist der
Widerspruchsmarke darüber hinausgehend eine durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Diese bezieht sich auf Telekommunikationsdienstleistungen und damit eng zusammenhängende Waren und Dienstleistungen bzw. solche Waren und Dienstleistungen, die regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke registriert ist, handelt es sich um ebensolche Produkte, so dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im vorliegenden Kollisionsfall auch zum Tragen kommt.
Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzumfangs einer Marke sind alle Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Neben den originären Eigenschaften der Marke als solcher sind insoweit insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 m. w. N.). Dabei ist nicht auf eine Einzelbetrachtung der zu dieser Frage eingereichten Unterlagen abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung aller Unterlagen vorzunehmen, die ein “Bündel von Beweiselementen” darstellen. Eine solche Gesamtwürdigung ist auch und gerade dann erforderlich, wenn es eine Vielzahl von solchen “Beweiselementen” gibt, die zwar einzeln für sich genommen nicht ausreichen, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen und dies erst aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Beweiselemente möglich ist (vgl. EuGH MarkenR 2008, 261, Tz. 36 – FERRERO); fehlt eine solche Gesamtwürdigung, stellt dies aus Sicht des EuGH einen Rechtsfehler dar (vgl. EuGH, a. a. O., Tz. 37. – FERRERO).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist hinsichtlich der Widerspruchsmarke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit festzustellen, und zwar – da es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt – innerhalb der Europäischen Union.

a) Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung 4017/2004 des HABM Bezug nimmt (Anlage B1 zur Beschwerdebegründung), in welcher das HABM eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Wortmarke “Orange” und auch der Wort-Bild-Marke jedenfalls für das Vereinigte Königreich bejaht hat, so wäre allerdings allein daraus nicht eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke abzuleiten. Denn die Vorlage dieser Entscheidung er-setzt nicht den Sachvortrag in Bezug auf die o. g. Tatsachen, die die Grundlage für die Beurteilung der Verkehrsbekanntheit durch den er-kennenden Senat darstellen.

Auch die weiteren von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen würden jeweils einzeln für sich betrachtet die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zulassen. Insbesondere gilt dies für die von der Widersprechenden in den Anlagen B1 7 – B24 vorgelegten Artikel und Äußerungen betreffend den wirtschaftlichen Wert und die Positionierung der Widerspruchsmarke in einem “Marken-Ranking”. Denn diese Artikel und Äußerungen stellen Werturteile dar, die zwar auf der Grundlage von Fakten und Zahlen, insbesondere Unternehmenskennzahlen getroffen sein mögen, die auch für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft von Belang sein können; werden diese Grundlagen aber nicht offen gelegt, kann allein damit auch nicht die (Rechts-) Frage der erhöhten Kennzeichnungskraft beurteilt werden. Das gleiche gilt in Bezug auf die weiteren Belege der Widersprechenden, insbesondere die vorgelegten Presseerklärungen.

b) Jedoch lässt die nach den eingangs gemachten Ausführungen gebotene Gesamtschau aller von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der Europäischen Union über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügt.

Insbesondere die in den Anlagen B9 und B13 genannten Unternehmensdaten und -zahlen sind ein wichtiges Indiz dafür, dass unter der Widerspruchsmarke innerhalb des europäischen Binnenmarktes grenzüberschreitende Telekommunikationsdienstleistungen in beträchtlichem Umfang und gegenüber Mobilfunkkunden, also gegenüber breiten Verkehrskreisen, und damit als “Massendienstleistungen” angeboten und erbracht werden. Danach ist “Orange” die Hauptmarke der die France Telecom Group, die nach der Anlage B9 im Jahre 2007 weltweit … Mio. Kunden in … Ländern hatte, darunter … Mio. “mobile Kunden” und … Mio. ADSL-Kunden, und nach ihren eigenen Angaben einen Jahresumsatz von … Mrd. € erzielt hat. Eine weitere Indizwirkung ergibt sich aus dem in Anlage B13 enthaltenen Firmenprofil in Bezug auf die Jahre 2006/2007, so z. B. ein Bestand von … Mitarbeitern in 166 Ländern und Regionen, Betrieb von …VPN-Verbindungen, Mobilnetz in … “Märkten” mit … Mio. Kunden. Zudem lassen die Anlagen B4 – B8 und B10 – B12 auf Aufträge von bzw. Unternehmenskooperationen mit Partnern aus der Großindustrie oder aus dem öffentlichen Bereich im vorgenannten Segment schließen, wobei insbesondere die Anlagen B5, B7 und B8 Großaufträge mit erheblichen Umfang betreffen, die unter Verwendung der Widerspruchsmarke abgewickelt werden, und es sich in erheblichem Umfang um Geschäftspartner handelt (Allianz, Linde, BSI, Siegwerk Druckfarben, Siemens), die in Deutschland ansässig sind. Letztlich ist die Widerspruchsmarke als Kennzeichen im Segment der Telekommunikation auch Mitgliedern des Senats bekannt, insbesondere für Telekommunikations- und Mobilfunkleistungen in Österreich und im Vereinigten Königreich (vgl. zur Berücksichtigung von Kenntnissen des Gerichts betr. die erhöhte Verkehrsbekanntheit: BPatG GRUR 2007, 599, 600 – Klebestift).

Bei einer Gesamtwürdigung all dieser Umstände ist somit der Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke angezeigt, und zwar sowohl bei allgemeinen Verkehrskreisen innerhalb der EU, aber auch bei Fachkreisen in Deutschland, ohne dass es dazu auf die in den Anlage B17 – B22 enthaltenen Äußerungen Dritter aus dem Bereich Markenberatung und Markenmanagement wie z. B. Interbrand, ankommt. Diese Äußerungen können aus den vorgenannten Gründen den Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke allenfalls unterstützen.

c) Die nach den o. g. Ausführungen als gesteigert zu erachtende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezieht sich jedoch nicht auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert ist. Vielmehr kommt ein erweiterter Schutzumfang nur in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen in Betracht, für die eine durch Benutzung der Widerspruchsmarke gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 150). Dabei beschränkt sich eine so erhöhte Kennzeichnungskraft allerdings nicht ausschließlich auf die konkret festgestellten Waren und Dienstleistungen. Sie strahlt aber darüber hinaus auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Wie ausgeführt, erschließt sich im vorliegenden Fall die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke aus einer Gesamtschau der o. g. Unterlagen, wobei aber vor allem den aus den Anlagen B9 und B13 ersichtlichen Unternehmenszahlen und -daten eine wesentliche Bedeutung zukommt, da sie am ehesten auf den Umfang, die Reichweite und die Intensität der Benutzung der Widerspruchsmarke schließen lassen, während die weiteren Unterlagen eine für den Senat zwar ebenfalls entscheidungserhebliche, aber insoweit nur ergänzende Bedeutung haben. Diese Unternehmensdaten und -zahlen lassen sich aber aus den vorgelegten Unterlagen konkret nur dem Segment der Telekommunikationsdienstleistungen zuordnen, so dass sich die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend in erster Linie auf die für sie registrierten Dienstleistungen der Klasse 38 bezieht. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strahlt, wie ausgeführt, zudem in gewissem Umfang auf Waren und Dienstleistungen aus, die mit den vorgenannten Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. auch auf solche Waren und Dienstleistungen aus, die regelmäßig gerade auch von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden.

3. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich auf den Gesamt-eindruck der Vergleichsmarken abzustellen. In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke allerdings sowohl schriftbildlich als auch klanglich und auch begrifflich aufgrund des Anfangsbestandteils “NETZ-” und den weiteren Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” in markanter Weise von der Widerspruchsmarke ab.

4. Der Grundsatz, dass der Gesamteindruck der Vergleichsmarken maßgebend ist, bedeutet jedoch nicht, dass hierbei stets und ausschließlich auf die jeweiligen Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist; vielmehr kann der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt sein (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 195). Im vorliegen-den Fall kommt dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung zu.

a) Dabei kann der Auffassung der Markenstelle nicht gefolgt werden, dass die Prägung einer Marke durch einen Bestandteil nur bei mehrteiligen Marken, nicht hingegen bei Einwortmarken in Betracht kommt. Soweit es um die selbständig kennzeichnende Stellung von Markenelementen geht, hat der BGH dies in Bezug auf Einwortmarken ausdrücklich an-erkannt (vgl. BGH GRUR 2008, 906, – PANTOHEXAL, dort zweiter Leit-satz). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke durch einen Bestandteil geprägt wird, kann nichts anderes gelten. Denn bei der Zusammenfügung von zwei Hauptwörtern zu einem Markenwort hängt es oft nur von Zufälligkeiten ab, ob diese zu einem Wort zusammen-gefasst oder z. B. “nur” mit einem Bindestrich verbunden werden. Ist die Zusammensetzung eines (Marken-) Wortes aus zwei Wörtern – wie hier in Bezug auf die angegriffene Marke “NETZORANGE” – für den Verkehr offensichtlich und ohne weiteres erkennbar, so kann es für die markenrechtliche Beurteilung keinen Unterschied machen, ob die Schreibweise aus einem Wort oder zwei Wörtern mit Bindestrich ist oder auch aus zwei getrennten Wörtern, die allerdings erkennbar einen Gesamt-begriff bilden sollen, besteht. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass der BGH in seiner Rechtsprechung, und dies auch schon vor der für die Beurteilung einer selbständig kennzeichnenden Stellung von Markenelementen grundlegenden “Thomson-Life-Entscheidung” des EuGH (GRUR 2005, 1042), zumindest inzident davon ausgegangen ist, dass auch Einwortmarken durch einzelne Bestandteile geprägt werden kön-nen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – KINDER). In diesem Zusammenhang hat der BGH wiederholt hervorgehoben, dass die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen Bestandteil angenommen werden kann, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, was im Einzelfall konkret festzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 332 m. w. N.).

b) Im vorliegenden Fall sind für die Prägung der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil “-ORANGE” die folgenden Umstände maßgebend:

Zum einen hat die erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke bei der Frage, ob eine jüngere Marke durch einen mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird, wesentliche Bedeutung. Denn soweit eine Marke durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, führt dies in der Regel dazu, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älte¬ren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet, so dass die Frage, welcher Bestandteil die jüngere Marke prägt, unter Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beantworten ist (vgl. BGH GRUR 2003, 880 City Plus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 347). Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist im vorliegenden Fall, wie bereits ausgeführt, auch auszugehen.
Zum anderen ist der Begriff “Netz”, der den Anfangsbestandteil des die angegriffene Marke optisch dominierenden Wortelements “NETZORANGE” darstellt, im Bereich der IT und der Telekommunikation ein Synonym für das “World Wide Web” und für Kommunikationsnetzwerke, wie z. B. ein Telefon- oder ein Rechnernetz, und hat in dieser Bedeutung in eine Reihe von Wortkombinationen Eingang gefunden wie z. B. “Netzwerk” oder auch “Netzarchitektur” im Zusammenhang mit der Konzeption von IT-Netzwerken. Die Bezeichnung “Netz” ist daher eine die Art und Bestimmung der für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe. Der wei¬tere Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” der angegriffenen Marke stellt ebenfalls eine in Bezug auf deren Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe ohne jeden herkunftshinweisenden Charakter dar. Das weitere grafische Element der angegriffenen Marke, eine stilisierte aufgeschnittene Zitrusfrucht hebt demgegenüber den Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eher noch hervor, indem es diesen Bestandteil nicht nur im Sinne der Zitrusfrucht “Orange” versinnbildlicht, sondern auch in Bezug auf die gleichlautende Farbbezeichnung. Dieses grafische Element ist jedenfalls nicht geeignet, einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil “ORANGE” entgegenzuwirken. Vielmehr liegt es jedenfalls im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen nahe, dass der Verkehr die angegriffene Marke im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen mit der Widersprechenden assoziiert, nachdem jedenfalls insoweit von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

5. Bei der Gesamtabwägung aller vorgenannten, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Umstände besteht zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die entweder mit Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Die Waren der Klasse 9, für die die angegriffene Marke registriert ist, liegen aus den nachfolgend genannten Gründen in einem für die Verwechslungsgefahr relevanten Ähnlichkeitsbereich.

Die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke umfassen im Wesentlichen Computer einschl. Laptops, Notebooks und Textverarbeitungs-geräte, Computer-Programme und -Software einschließlich Spielprogramme für Computer, Magnetdatenträger sowie Peripheriegeräte. Computer sind in Form von Smartphones, Notebooks oder Tablet-PC, die auch für die Textverarbeitung geeignet sind, Bestandteil des Angebots von Telkommunikationsanbietern. Das gleiche gilt für die Software und die Programme, die für den Betrieb der vorgenannten Geräte eingesetzt werden, neben Betriebsprogrammen z. B. auch Virenschutzpro-gramme oder Software für bestimmte Anwendungen (Apps), die Spiel-programme umfassen können. Daher liegt insoweit für den Verkehr der Schluss nahe, dass diese Dienstleistungen aus dem gleichen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wie die Dienstleistungen stammen, hinsichtlich derer eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen ist (vgl. oben Ziff. 2. c). Dies gilt letztlich auch für die Peripheriegeräte, für die die angegriffene Marke in der Klasse 9 registriert ist (Diskettenlaufwerke, Drucker, Interfaces, Monito-re), da es sich insoweit um übliche Zusatzgeräte zu Computern handelt, so dass vorliegend auch insoweit der Schluss auf die gleiche betriebliche Herkunft naheliegt.

a) Entsprechend den vorgenannten Grundsätzen besteht auch hinsichtlich der Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke in der Klasse 37 registriert ist, zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr. Denn die Installation, Aufstellung, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen bzw. Computerhardware sind eine wichtige Ergänzung zu dem Angebot für die Hardware selbst und als Bestandteil eines umfassenden Services insbesondere auch gegenüber Geschäftskunden eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen. So ist z. B. auch eine kontinuierliche Kontrolle und Wartung von IT-Systemen einschließlich von Aktualisierungen und automatischen Upgrades im Wege der Fernwartung, aber auch Installationsservices, die vor Ort beim Kunden erbracht werden, Teil des Angebotes von Telekommunikationsdienstleistern. Daher liegt im vorliegenden Fall auch in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 für die angesprochenen Verkehrskreise der Schluss nahe, dass diese die gleiche betriebliche Herkunft haben oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen angeboten werden.

c) Ferner besteht auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42,
für die die angegriffene Marke registriert ist, Verwechslungsgefahr zwi¬schen den Vergleichsmarken.
Diese Dienstleistungen bestehen zum einen aus solchen, die mit der Erstellung, Gestaltung, Bereitstellung, Implementierung, Aktualisierung und Wartung von Software zusammenhängen (“Aktualisierung von Computer-Software, Design von Computer-Software, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Computeranimationen, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Vermietung und Wartung von Computersoftware”). Auch diese Dienstleistungen stellen mit Blick auf die bereits genannten Hardwareprodukte und Dienstleistungen der Klasse 37 eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen dar, so dass auch insoweit im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Ferner handelt es sich um administrative oder technische Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von IT-Systemen erbracht werden (“Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Wiederherstellung von Computerdaten”). Diese Dienstleistungen können als Ergänzung der bereits genannten Waren und Dienstleistungen z. B. im Verhältnis zu Geschäftskunden, die den Betrieb ihrer IT nicht in vollem Umfang selbst durchführen, sondern ganz oder teilweise auslagern wollen, ebenfalls in ohne weiteres nachvollziehbarer Weise dem Angebot von Telekommunikationsunternehmen zugerechnet werden. Erst recht gilt dies für internetspezifische Dienstleistungen, vorliegend also den Dienstleistungen “Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung von Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet”. Bei all diesen Aktivitäten besteht zudem ein beträchtlicher Bedarf an entsprechenden Beratungsdienstleistungen, die somit auch in naheliegender Weise zum Angebot von Telekommunikationsunternehmen gehören und mit denen sie auch am Markt tätig sind. Mithin ist auch in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen “Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Computersoftwareberatung, EDV-Beratung, Hard- und Softwareberatung” Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Mithin sind in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfüllt, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

6. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Entscheidung des BPatG vom 25. Oktober 2011 (24 W (pat) 113/1)

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet und musste daher zurückgewiesen werden.
Denn die Markeninhaberin hat in zulässiger Weise die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG erhoben und die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke jedenfalls nicht für den maßgeblichen Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft gemacht. Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG können im Falle der zulässigen Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede bei der Entscheidung über einen Widerspruch nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Da die Widersprechende für keine der Waren und Dienstleistungen, für die ihre Marke eingetragen ist, eine rechtserhaltende Benutzung für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebenden Zeitraum glaubhaft gemacht hat, war ihr Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen. In ihrem am 13. März 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hatte die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke allgemein bestritten, d. h. ohne eine Beschränkung auf eine der beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG. Die Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, denn bei ihrer Erhebung waren die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erfüllt: Die Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits länger als fünf Jahre im Register eingetragen und gegen diese Eintragung war kein Widerspruch erhoben worden. In den Fällen, in denen – wie hier – die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vorliegen, sind notwendig auch die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt, weil bei diesen Voraussetzungen theoretisch immer die Möglichkeit besteht, dass die Widerspruchsmarke auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht rechtserhaltend benutzt worden ist (std. Rechtsprechung, vgl. aus jüngerer Zeit BGH GRUR 2008, 719, 721 (Nr. 20) – idw Informationsdienst Wissenschaft).

Bei der vorliegenden Entscheidung durften daher nur diejenigen Waren der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die Widersprechende eine Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der maß- gebliche Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG sind die letzten fünf Jahre vor der abschließenden Beschlussfassung über das hiesige Beschwerdeverfahren, das ist die Zeit vom Oktober 2006 bis zum Oktober 2011.
Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt. Die im patentamtlichen Verfahren vorgelegten Unterlagen beziehen sich nur auf die Jahrgänge 2002, 2003 und 2004. Für einen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung entsprechender Unterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Ein Widersprechender hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz läßt es grundsätzlich nicht zu, einen Widersprechenden auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL m. w. N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal).

Insoweit hat das Gericht auch das Gebot der Unparteilichkeit zu beachten (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 43, Rdn. 46, 47). Das gilt auch dann, wenn – wie hier – die Nichtbenutzungseinrede im patentamtlichen Verfahren erhoben wurde, dort aber dahingestellt geblieben ist, weil der Widerspruch aus anderen Gründen zurückgewiesen wurde. Eine einmal zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede bleibt für alle weiteren Instanzen rechtswirksam (vgl. BGH GRUR 2006, 152, 153 (Nr. 13) – GALLUP; GRUR 1999, 995, 996 – HONKA – und GRUR 1999, 54, 55 – Holtkamp).

Greift der Widersprechende die aus anderen Gründen erfolgte Zurückweisung des Widerspruchs mit der Beschwerde an, so hat er im anschließenden Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung für den jeweils maßgeblichen Zeitraum glaubhaft zu machen. Eine Aufforderung seitens des Gerichts zur Glaubhaftmachung ist nicht geboten. Das Gericht ist auch nicht gehalten, den beabsichtigten Erlass einer Entscheidung vorher anzukündigen oder vorab darauf hinzuweisen, dass es die entscheidungserhebliche Bedeutung einer Glaubhaftmachung der Benutzung anders beurteile als die Vorinstanz. Vielmehr obliegt es jedem Verfahrensbeteiligten, alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in Betracht zu ziehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 43 Rdn. 49 mit den Nachweisen zur hier maßgeblichen Rechtsprechung).

Entsprechendes gilt für die Fälle, in denen sich im Laufe der verschiedenen Verfahren vor Patentamt und Patentgericht der gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebliche Benutzungszeitraum verschiebt. Dass § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG einen sich ständig verändernden Benutzungszeitraum betrifft, ist eine allgemein bekannte Rechtstatsache, die ein Verfahrensbeteiligter berücksichtigen muss, wenn ihm die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung seiner Marke obliegt. Der Widersprechende muss von sich aus überprüfen, inwieweit sein bisheriger Vortrag und die dazu eingereichten Unterlagen dem beweglichen zeitlichen Rahmen des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG noch entsprechen. Auf den offensichtlichen Umstand, dass bisheriges Vorbringen zwischenzeitlich überholt sein könnte, hat die Rechtsmittelinstanz ebenso wenig hinzuweisen, wie auf andere offenkundige Mängel der Glaubhaftmachung (std. Rspr. des BPatG, vgl. Ströbele in Strö- bele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 43 Rdn. 50, dort mit Hinweis auf BPatG, Beschluss vom 18. Juli 2007, 26 W (pat) 74/05 – Chrystal/christal – und Kliems MarkenR 2001, 185, 196, sowie auf die abweichende Meinung von Fezer/Grabrucker, Hdb Markenpraxis, Bd. I, 1. Teil, Kap. 2, Rn. 264).

Die Widersprechende hatte ausreichend Gelegenheit, zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke weiter vorzutragen und entsprechende Unterlagen einzureichen. Denn seit der Einlegung der Beschwerde im August 2010 ist inzwischen mehr als ein Jahr vergangen. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Widersprechende hat sie nicht beantragt, § 69 Nr. 1 MarkenG, und der Senat hat sie nicht für sachdienlich erachtet, § 69 Nr. 3 MarkenG. Der Widersprechenden waren aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen. Eine Kostenauferlegung unter Billigkeitsgesichtspunkten kommt vor allem bei dem Verhalten eines Beteiligten in Betracht, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist.

Im Falle einer zulässigerweise erhobenen Einrede der Nichtbenutzung ist dies dann anzunehmen, wenn der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (ständige Rechtsprechung, BPatG GRUR 1996, 981 f.). Dies gilt auch im Rechtsmittelverfahren, in dem der Widersprechende nicht besonders auf die Erforderlichkeit der Glaubhaftmachung hingewiesen worden ist (Knoll in: Ströbele/Hacker, 9. Auflage, § 71 Rdn. 15 m. w. N.).

Vorliegend hat die Widersprechende das Beschwerdeverfahren betrieben, ohne den Versuch zu unternehmen, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den maßgeblichen Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen. Dabei stand bereits bei Einlegung der Beschwerde im August 2010 fest, dass sich der inzwischen weitergewanderte Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nunmehr vom August 2005 bis zum August 2010 erstreckte und von den bis dahin eingereichten Benutzungsunterlagen nicht mehr erfasst wurde.

Entscheidung des BPatG vom 19. Oktober 2011 (29 W (pat) 523/10)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.- 9 – Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” zu berücksichtigen. Denn eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nur für Multivitaminpräparate hinreichend glaubhaft gemacht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 18. Dezember 2007 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz (Bl. 35, 36 VA) die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rdnr. 19; Fezer/Grabrucker Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., Rdnr. 560).

b) Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 20. Oktober 1998 zu laufen begonnen hat, vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 23. März 2007 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von März 2002 bis März 2007 sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von Oktober 2006 bis Oktober 2011, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

c) Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke aber nur für Multivitamin-Brausetabletten, Magnesium-Tabletten, Langzeit-Vitamin C-Kapseln plus Zink, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Generation 50+ mit Q10, Langzeit-Vitamintabletten A-Z Balance sowie Brausetabletten mit den vorangestellten Bestandteilen “Calcium”, “Magnesium” und “Vitamin C” hinreichend glaubhaft gemacht. Diese mit der Marke “VITALIS” benutzten Waren lassen sich unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver o-der Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” subsumieren. Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung ist es gerechtfertigt, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten), wobei die Widersprechende insbesondere nicht auf die tatsächlich verwendete Darreichungsform oder die konkrete Zusammensetzung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparats festgelegt werden darf (BPatG 30 W (pat) 6/10 – VITALIS/ vitalis Apotheke im Elster Forum).

Die Glaubhaftmachung ist für den Zeitraum von 2002 bis 2007 bereits im Amtsverfahren erfolgt durch die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin der Widersprechenden, Frau P…, vom 4. Februar 2008 (Bl. 88 f. VA) mit Angabe der konkreten Umsatzzahlen, durch Vorlage von Werbeanzeigen aus den Jahren 2003 bis 2007 (Bl. 90 – 95 VA), Rechnungen an Vertriebsgesellschaften der Widersprechenden (Bl. 96 – 176 VA) und Verpackungsmuster mehrerer Nahrungsergänzungsmittel (Bl. 177 – 184 VA). Ins Beschwerdeverfahren eingeführte Glaubhaftmachungsmittel für den Zeitraum von 2006 bis 2011 sind die eidesstattliche Versicherung der Prokuristin Pohl vom 6. Oktober 2010 (Bl. 51 f. GA), die vorgelegten Werbeanzeigen aus den Jahren 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 11, Bl. 53 – 59 GA), die überreichten Rechnungen an die Vertriebsgesellschaften aus dem Zeitraum 2007 bis 2010 (Anlagenkonvolut 12, Bl. 60 – 124 GA) und Verpackungsmuster (Anlagenkonvolut 13, Bl. 125 GA). Für alle übrigen Waren fehlt jegliche Glaubhaftmachung.

2. Ausgehend von den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel” werden die Vergleichsmarken mit Ausnahme der in Klasse 5 für die jüngere Marke eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” zur Kennzeichnung teilweise identischer sowie teilweise hochgradig, durchschnittlich oder entfernt ähnlicher Waren verwendet. Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

a) Die rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver” sind identisch mit den für die angegriffene Marke eingetragenen “Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Vitaminpräparate und Mineralpräparate sowie Präparate aus Fasern und Ballaststoffen für medizinische Zwecke”.

b) Eine hochgradige Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren “pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke” auf (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 4. Aufl., Seite 210 – BPatG 25 W (pat) 117/03; HABM R724/10-1; HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Bei den aus Vitaminen und Spurenelementen bestehenden Tabletten, Pulvern, Kapseln, einschließlich der Multivitaminpräparate handelt es sich um eine Produktgruppe, die aufgrund der Gemeinsamkeiten bei der stofflichen Beschaffenheit, der Herstellung und der Verwendung auch den “pharmazeutischen Produkten” sehr angenähert ist.

c) Eine durchschnittliche Ähnlichkeit ist zwischen den Nahrungsergänzungsmitteln der Widerspruchsmarke und “Präparate für die Gesundheitspflege; Heilkräutertees; Heilmittelextrakte” sowie den “Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege” anzunehmen, weil Annäherungen in der Anwendung und der stofflichen Beschaffenheit sowie Möglichkeiten zur gegenseitigen Ergänzung bestehen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, a. a. O.).

d) Eine zumindest entfernte Ähnlichkeit weisen die Nahrungsergänzungsmittel zu den übrigen für die jüngere Marke in Klasse 3 beanspruchten Produkten “Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke” auf. Zwar sind sie im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln nur zur äußeren Anwendung be– 14 – stimmt, und es handelt sich um unterschiedliche Produktgruppen, die regelmäßig aus verschiedenen Unternehmen stammen (HABM Entscheidung vom 28. März 2006 über den Widerspruch Nr. B 687 907 – VITALIA/VITALIS, Anlage 19, Bl. 300 – 312 VA). Aber sie werden meist zusammen angeboten und weisen somit zumindest Ähnlichkeiten im Vertrieb auf (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 210 “Kosmetika”). e) Hinsichtlich der für die angegriffene Marke in Klasse 5 eingetragenen Waren “Luftsprays als Luftauffrischungsmittel und Luftreinigungsmittel” liegt vollständige Warenunähnlichkeit vor, weil sie keinerlei Bezug zu Nahrungsergänzungsmitteln haben.

3. a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus – wie die Markenstelle angenommen hat – in Anbetracht der durchscheinenden schutzunfähigen Angabe “VITAL” leicht unterdurchschnittlich. Das Wort “Vitalis” ist ein lateinisches Adjektiv mit den Bedeutungen “des Lebens, zum Leben gehörig, Lebens-, Leben spendend, das Leben erhaltend, lebensfähig, lebenswert” (PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein Deutsch 3. Aufl.). Auch wenn es sich um eine tote Sprache handelt, ist dem Verkehr jedenfalls im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln sowohl der hiervon abgeleitete Begriff “vital” mit seiner Bedeutung “voller Lebenskraft, im Besitz seiner vollen Leistungskraft; lebenswichtig, lebensnotwendig” (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]) als auch das darin enthaltene lateinische Substantiv “Vita” für “Leben” geläufig. Zudem wird das Wort “Vital” gerade im Gesundheitssektor häufig verwendet, um auf eine vitalisierende, gesundheits- und lebensfördernde Wirkung hinzuweisen (BPatG 24 W (pat) 240/97 – Vital; 30 W (pat) 258/96 – VITAL PLUS; 33 W (pat) 94/05 – Vitalformel). Der erkennbar beschreibende Gehalt führt im Zusammenhang mit den Widerspruchswaren daher zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke. Denn bei Nahrungsergänzungsmitteln kann “VITALIS” deren vitalisierende Wirkung beschreiben. Die Endung “-is” reicht nicht aus, von der beschreibenden Bedeutung wegzuführen (BPatG 28 W (pat) 54/03 – Vitalex/VITALIS). Der Umstand, dass “Vitalis” ein alter männlicher Vorname ist (Duden – Das große Vornamenlexikon, 3. Aufl. 2007, S. 417, Bl. 146a GA; http://de.wikipedia.org/wiki/Vitalis), dürfte im Zusammenhang mit “Nahrungsergänzungsmitteln” hinter der im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutung zurücktreten.

b) Die Widersprechende hat aber geltend gemacht – und dies durch Vorlage aussagekräftiger Benutzungsunterlagen auch belegt –, dass die Widerspruchsmarke für einige Erzeugnisse, die unter den Oberbegriff der Nahrungsergänzungsmittel in Klasse 5 fallen, in beträchtlichem Umfang seit 2002 tatsächlich benutzt worden ist. Die (ursprüngliche) Kennzeichnungsschwäche des Wortes “VITALIS” ist von daher für die Waren in Klasse 5 als kompensiert anzusehen, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzumfang zukommt (BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS).

c) Eine – wenn auch nur leicht – gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke aber nicht beigemessen werden. Für die Annahme eines wesentlich größeren Schutzbereichs der Widerspruchsmarke reichen die belegten Umsatzzahlen, auch wenn sie sich – wie hier- im Millionenbereich befinden, nicht aus, weil selbst umsatzstarke Marken häufig wenig und Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen nur konkrete Angaben der Widersprechenden zu ihrem Marktanteil, z. B. ermittelt durch Verkehrsbefragungen, und zu ihren Werbeaufwendungen jeweils im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Mitbewerber zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit zu (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) – Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 – 62) – Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; BPatGE 44, 1, 4 – Korodin).

Weder ist der für die Widerspruchsmarke getätigte Werbeaufwand konkret beziffert worden, noch sind eine Verkehrsbefragung oder sonstige Unterlagen über den Marktanteil vorgelegt worden, obwohl auch die Beschwerdegegnerin ausdrücklich auf den insoweit unzureichenden Vortrag hingewiesen hat. 4. Aber auch ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer Benutzung für identische Waren hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand noch ein. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). a) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen. Dabei kommen ausgehend von den relevanten Waren Verbraucher aus der gesamten Bevölkerung in Betracht, die beim Erwerb dieser Produkte mit normaler Aufmerksamkeit vorgehen.

aa) Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil “VITALIS” keine kollisionsbegründende Stellung einnimmt. Er weist keine die jüngere Marke prägende Funktion auf, weil das Wortelement “SANKT” für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; MarkenR 2008, 405, 406 Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste).

aaa) Die angegriffene Marke setzt sich aus dem Bestandteil “SANKT” und dem Element “VITALIS” zusammen. “SANKT” stammt von dem lateinischen Adjektiv “sanctus” ab, bedeutet “heilig” und wird in Heiligennamen und auf solche zurückgehenden Ortsnamen verwendet, wie z. B. Sankt Peter, Sankt Elisabeth, Sankt Gallen, Sankt Gotthard (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die beiden Wortbestandteile “SANKT” und “VITALIS” verbinden sich in der angegriffenen Marke für den Verbraucher zu dem einheitlichen Gesamtbegriff “Heiliger Vitalis” bzw. “Heiliges Vitalis”. Denn zum einen haben vier heilig gesprochene Männer mit dem Vornamen Vitalis gelebt, nämlich der heilige frühchristliche Märtyrer Vitalis in Bologna mit Namenstag am 4. November, der heilige Märtyrer Vitalis in Rom mit Namenstag am 10. Juli, der heilige Bischof Vitalis von Salzburg mit Namenstag am 20. Oktober und der heilige Abt Vitalis von Savigny mit Namenstag am 16. September (Duden – Das große Vornamenlexikon, a. a. O.; Wimmer/Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, 1988, Bl. 149 – 151 GA), so dass zumindest ein Teil stark christlich geprägter Verkehrskreise die Gesamtbezeichnung mit einem dieser vier Heiligen in Verbindung bringen könnte.

Für den anderen, weitaus größeren Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird diese Wortkombination zumindest auf eine fiktive heilige Person oder einen fiktiven heiligen Ort hinweisen. Denn mit dem Wortelement “Sankt” allein kann das angesprochene Publikum nichts anfangen, weil es nur ein Namenszusatz ist. Erst die Ergänzung mit einem Personen- oder Ortsnamen ergibt einen Sinn. Da es sich zudem nicht um einen berühmten, der Allgemeinheit bekannten Heiligen handelt, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das vorangestellte Wort “SANKT” vernachlässigt wird und eine Orientierung allein an dem nachfolgenden Eigennamen erfolgt, wie z. B bei der St. Michaelskirche in München, dem St. Petersdom, dem St. Martinstag und dem St. Nikolaus(tag) (vgl. BPatG 30 W (pat) 271/91 – Creation Georges/Saint Georges).

Dies gilt insbesondere bei dem hier betroffenen Warensegment der nahrungsergänzenden Produkte, weil der Verkehr in diesem Bereich nicht an eine Verwendung von “Sankt” gewöhnt ist. Aus diesem Grund fehlt es auch an einem beschreibenden Charakter des Gesamtbegriffs für den in Rede stehenden Produktbereich. Soweit die Widersprechende belegt hat, dass es mit “SANKT PIRMIN” (Bl. 142 GA) und “Sankt Laurenzius” (Bl. 143 GA) gekennzeichnete Nahrungsergänzungsmittel gibt, reichen diese beiden Beispiele allein nicht aus, eine Branchengewohnheit zu belegen, wonach Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig in einen sachlichen Bezug zu heiligen Persönlichkeiten oder Orten gebracht und daher regelmäßig auf den Eigennamen verkürzt würden.

Die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich entgegen der Ansicht der Widersprechenden insoweit auch von derjenigen in der Entscheidung des BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS (Anlage 10, Bl. 25 ff. GA), als dort “ARS VITALIS” nicht als Gesamtbegriff angesehen wurde, weil der Durchschnittsverbraucher “ARS” im Sinne von “Kunst” nicht verstehe, während ihm hier die Bedeutung von “SANKT” im Sinne von “heilig” als Bestandteil des deutschen Wortschatzes geläufig ist. Selbst wenn man – wie die Widersprechende – dem Begriff “SANKT” einen beschreibenden Anklang entnähme, lägen zwei gleichgewichtige schutzunfähige Wortbestandteile vor, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ebenfalls ausschiede.-

bbb) Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der viersilbigen Wortkombination “Sankt VITALIS” mit der Vokalfolge A-IA-I steht die dreisilbige Bezeichnung “VITALIS” mit der Vokalfolge IA-I gegenüber. Ferner findet der in der Regel stärker beachtete Wortanfang “SANKT” in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung.

bb) Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken schon in ihrer Wortlänge.

cc) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist wegen des bereits dargestellten unterschiedlichen Sinngehalts der Vergleichsmarken ausgeschlossen. b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen. Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; BGH GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD).

aa) Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens greift unter dem Begriff des gedanklichen In-VerbindungBringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 – Kinder II). Abgesehen davon, dass die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit dem Stammbestandteil “VITALIS” verfügt (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), tritt der gemeinsame Bestandteil “VITALIS” in der angegriffenen Marke wegen der Verbindung zu einem eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriff nicht in der Art eines eigenständigen Wortstammes hervor und führt damit von der Vorstellung weg, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens.

bb) Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, aber “SANKT” ist weder ein Unternehmenskennzeichen noch eine bekannte Marke der Beschwerdegegnerin. Hinzu kommt, dass das gemeinsame Element “VITALIS” in der jüngeren Marke zusammen mit dem Bestandteil “SANKT” eine gesamtbegriffliche Einheit bildet, weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt.

c) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbesondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Von einer solchen Verwechslungsgefahr kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 – Mustang). Dies ist aber vorliegend nicht der Fall.

Die Richter sahen durch die klare Bedeutung des Begriffspaares „Roman Empire“  und dessen schnellen Erfassbarkeit durch den angesprochenen Verkehrskreises keine Gefahr, dass im Gebrauch beider Bezeichnungen nebeneinander verwechselt werden könnten und wiesen den Widerspruch zurück.

Entscheidung des BPatG vom 10. August 2011 (26 W (pat) 576/10)

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Aus den im Ergebnis zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle für Klasse 34 vom 15. Oktober 2010 ist die Gefahr von Verwechselungen im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zwischen den sich hier gegenüberstehenden, u. a. für identische Waren der Klassen 34 beanspruchten Zeichen „ROMAN EMPIRE“ und „EMPIRE“ hinreichend sicher auszuschließen. Für die Frage der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596- Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May). Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH GRUR 2002, 1067, 1068 – DVK/OVK) ist im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „ROMAN EMPIRE“ und „EMPIRE“ zu verneinen.

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 34 beanspruchten Waren „Zigaretten und Tabakerzeugnisse“ sind identisch mit den von der Widersprechenden beanspruchten „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten“. „Streichhölzer“ sind diesen Waren ohne weiteres ähnlich (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 119/04 – red full flavour/Red). Für „Raucherartikel“ wie Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarrenabschneider, Feuerzeuge und Aschenbecher zu „Tabakerzeugnissen“ ist von einer allenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen (vgl. jeweils BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 92/97 – GIANTS/GITANES; 26 W (pat) 205/95 – PUMA/PUMA; 26 W (pat) 171/94 – TIFFANY/TIFFANY & CO). Beide Waren werden zwar aus unterschiedlichen Rohstoffen und in verschiedenen Herstellungsprozessen gewonnen. Sie ergänzen sich jedoch in ihrer Funktion und werden gemeinsam in Tabakwarengeschäften zum Kauf angeboten. Gelegentlichwerden „Raucherartikel“ zudem von Tabakwarenherstellern als Merchandisingartikel verwendet. Dass der durchschnittliche, an Raucherartikeln interessierte Kunde der Auffassung sein könnte, auch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in den Klassen 32 und 33 beanspruchten Getränke und die „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten, Raucherartikel (ausgenommen Tabakpfeifen); Streichhölzer“, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 (Nr. 29) – Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 21) – Lloyd), ist demgegenüber auszuschließen. Diese Waren sind einander unähnlich.

Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Ansicht ist die Widerspruchsmarke nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Bei den beanspruchten „Raucherartikeln“ kann es sich um kunstgewerbliche Gegenstände handeln, die im Empire-Stil gehalten sind. „Empire“ bezeichnet u. a. einen Kunststil zu Beginn des 19. Jahrhunderts (vor allem in der Innenarchitektur, der Mode und im Kunstgewerbe), der, abgeleitet von der Zeit des französischen Kaisertums unter Napoleon I. in den deutschen Sprachschatz eingegangen ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 106/95 – Rotten Empire/Horten).

Es ist durchaus möglich, dass in dieser Zeit gefertigte „Raucherartikel“ mit entsprechenden Stil-Merkmalen antiquarisch gehandelt werden oder, wie dies beispielsweise für Kleider im Empire-Stil üblich ist, unter Nachahmung dieses Stils neu hergestellt und mit dem Sachhinweis „EMPIRE“ vermarktet werden. Als Hinweis darauf, dass „Tabakwaren“ geographisch aus einer ehemals zum „British Empire“ gehörenden Kolonie stammen, verfügt „EMPIRE“ für diese Waren ebenfalls über ein geschwächte Kennzeichnungskraft. Aus den früheren Kolonien des „British Empire“ wie z. B. aus Nordamerika wurden schon im 17. Jahrhundert Tabakwaren nach Großbritannien importiert. Heute zählt z. B. Zimbabwe als ehemalige britische Kolonie Südrhodesien zu den am internationalen Markt tätigen Tabakexporteuren (vgl. Zündorf, in: Zeitschrift für Soziologie 2001, S. 247 – 266 – Nachwirkender Kolonialismus und intersektorale Verknüpfung im Spektrum von Markt und Hierarchie; www.http://schottland4fans.de/brithistory_british_empire. shtml; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 67/99 – BRITISH EMPIRE).

Zudem vermag „EMPIRE“ auch werbeüblich auf die Angebotsstätte und ein umfassendes Warenangebot hinzuweisen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 115/09 – ADULT WEBMASTER EMPIRE). Angesichts dessen könnte die Frage einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch benutzte Drittmarken dahinstehen. Allerdings sind 199 deutsche Marken mit dem Wortbestandteil „EMPIRE“ eingetragen, davon allein 14 in Klasse 34. Unabhängig von ihrer Benutzung billigt die Rechtsprechung der bloßen Eintragung einer größeren Zahl ähnlicher Marken eine beschränkte Indizwirkung für eine originäre Kennzeichnungsschwäche zu (BGH GRUR 1967, 246, 250, Rz. 27 f. – Vitapur).

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände sind allenfalls mittlere Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen. Die Abweichungen in den Zeichen reichen aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen. Klanglich und schriftbildlich unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit aufgrund des in der angegriffenen Marke dem Wortbestandteil „EMPIRE“ hinzugesetzten Adjektivs „ROMAN“ durch eine unterschiedliche Zeichenlänge und in der Anzahl der Wortbestandteile hinreichend voneinander. Den klanglichen und schriftbildlichen Eindruck des angegriffenen Zeichens prägt „ROMAN EMPIRE“ in seiner Gesamtheit. Zwar kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch gegeben sein, wenn den Gesamteindruck einer mehrbestandteiligen Marke gerade der mit der Gegenmarke übereinstimmende Bestandteil prägt und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 – Mustang). Selbst wenn, wie hier, die ältere Marke in identischer Form in das jüngere Kombinationszeichen aufgenommen worden ist, ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine ältere Marke im Kontext einer jüngeren Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert erhalten kann, mit der Folge, dass der betreffende Markenbestandteil insoweit nicht mehr als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden wird (vgl. Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 214 zu § 9, BGH GRUR 2005, 772, 773 – Public Nation/PUBLIC). So verhält es sich bei dem hier von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Gesamtbegriff „ROMAN EMPIRE“. „ROMAN EMPIRE“ setzt sich aus einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammen, welche der angesprochene inländische Verkehr im Sinne von „Römisches Weltreich“ versteht. Das Wort „EMPIRE“ ist im Inland durch den oben erwähnten Empire-Stil, das Empire-State-Building sowie zusätzlich seit den 1980er Jahren durch die Betitelung von Filmen wie denjenigen der Star-Wars-Reihe „The Empire strikes back“, Computerspielen, und Spielfiguren bekannt geworden.

Zu den historischen Grundkenntnissen, die beim angesprochenen allgemeinen Durchschnittsverbraucher als bekannt vorausgesetzt werden können, gehört zudem das Wissen um die vormalige Existenz des Römischen und des Britischen Weltreichs. Selbst derjenige, dem das englische Adjektiv für „römisch“ nicht geläufig sein sollte, wird angesichts der Kombination mit „EMPIRE“ in der Lage sein, die Bedeutung von „ROMAN EMPIRE“ zutreffend als „Römisches Weltreich“ zu erfassen. Diese ihm in seiner Bedeutung bekannte Wortkombination wird er begrifflich von „EMPIRE“ sicher zu unterscheiden wissen. Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann eine Verwechslungsgefahr auch dann bestehen, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMPSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz). Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich der Handelsname oder eine bekannte Marke des jüngeren Kennzeicheninhabers hinzugefügt wird. Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gegeben, weil „EMPIRE“ für die beanspruchten Waren eine Kennzeichnungsschwäche aufweist und es sich bei „ROMAN“ für den Verkehr erkennbar weder um den Handelsnamen noch um eine bekannte Marke der Inhaberin des jüngeren Kennzeichens handelt. Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG, worunter insbesondere die Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens fallen. Zum einen hat die Widersprechende hat nicht behauptet, Inhaberin einer Markenserie zu sein, in welcher dem Bestandteil „EMPIRE“, wie in der jüngeren Marke, ein weiterer Wortbestandteil vorangestellt wäre und durch deren Benutzung sie den Verkehr an diese Serienzeichen gewöhnt hätte. Zum anderen ist – wie vorstehend dargelegt – dem Zeichenteil „EMPIRE“ eine gewisse Kennzeichnungsschwäche nicht abzusprechen, was der Annahme eines hinweiskräftigen Stammbestandteils der Widersprechenden entgegensteht; beschreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen kommen regelmäßig nicht als Stammbestandteile von Serienmarken in Betracht, weil der Verkehr in ihnen nur einen Hinweis auf die betroffenen Waren/ Dienstleistungen, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl. Ströbele/ Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 387). Darüber hinaus führen abweichende Bestandteile, die sich, wie hier „ROMAN“ in „ROMAN EMPIRE“, mit dem gemeinsamen Bestandteil zu einem eigenen Gesamtbegriff verbinden, von der Vorstellung weg, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. hierzu BGH GRUR 1974, 93, 94 – Räuber; GRUR 1981, 142, 143 f. – Kräutermeister; GRUR 1999, 240, 241 – STEPHANSKRONE I; WRP 1998, 1179, 1180 – STEPHANSKRONE II; GRUR 1998, 932, 934 – MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735, 737 – MONOFLAM/POLYFLAM; vgl. auch EuG GRUR Int. 2004, 1024, 1026 (Nr 36) – Galáxia; Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 392 zu § 9). Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn besteht nicht. Für die Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dass sich die ältere Marke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro-Dach; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling). In Bezug auf den Zeichenteil „EMPIRE“ ist dies nicht feststellbar.

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht schließlich keine Veranlassung.

Angemeldet wurde die Marke „iNanny“ im Jahr 2008 für die folgenden Waren / Dienstleistungen:

Klasse 9: Ortungs- und Kommunikationsgeräte, nämlich Mobiltelefone und Satellitenortungsgeräte; Software für die Konfiguration von Ortungs- und Kommunikationsgeräten sowie für die Telekommunikation mit diesen Geräten.

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, insbesondere auf Informationen über den Aufenthaltsort von Personen; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, insbesondere zur Telekommunikation mit Mobiltelefonen und Satellitenortungsgeräten; Weiterleiten von Informationen über den Aufenthaltsort von Personen, insbesondere in Mobilfunknetze und Alarmnetze; Telekommunikationsdienstleistungen eines Call- und Servicecenters, insbesondere betreffend die Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsortes von Personen.

Klasse 45: Dienstleistungen zur Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsorts von Personen, insbesondere mittels Ortungs- und Kommunikationsgeräten und über das Internet.

Die Prüfer des DPMA hat die Marke in zwei Beschlüssen mit der Begründung abgelehnt, dass ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die danach eingelegte Beschwerde beim Bundespatentgericht hat nun auch kein Erfolg, denn die Richter bestätigte die Auffassung des Amtes.

Dabei sind insbesondere die Ausführungen zur „I-Generation“ des DPMA interessant, die sich die Richter zu eigen gemacht hat.

„Die angemeldete Marke ist nach den insoweit unbestrittenen Feststellungen der Markenstelle aus dem Buchstaben „i“ und dem englischsprachigen Begriff „Nanny“ zusammengesetzt. Der Buchstabe „i“ stellt, wie die Markenstelle mit den der Anmelderin als Anlage zum Beschluss vom 22. Juni 2009 übersandten Unterlagen nachgewiesen hat, u. a. die Abkürzung für den Begriff „Internet“ dar. Insoweit wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich auf den Beitrag auf der Internetseite http://www.innovations-report.de/specials/printa.php?id=34136 mit dem Titel „Die i-Generation“ – eine neue Zielgruppe wird entdeckt“ verwiesen, in dem im zweiten Absatz folgendes ausgeführt ist: „Erstmals liegen damit umfangreiche Informationen zur i-Generation vor, bei der „i“ für Internet, Individualität und Independence steht…“.“

„Es können angesichts der bereits von der Markenstelle dargelegten und nachgewiesenen umfangreichen inländischen Verwendung des Buchstabens „i“ im Sinne von „Internet“ und des englischen Begriffs „Nanny“ i. S. v. „Kindermädchen“, auch für Überwachungsgeräte, -programme und -dienstleistungen, auch keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass die maßgeblichen inländischen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke verstehen werden. Bei dieser Sachlage hat die Markenstelle der angemeldeten Marke die notwendige Unterscheidungskraft zu Recht abgesprochen.“

Damit dürfte es in Zukunft immer schwieriger werden, auf den Apple-Zug aufzuspringen und ähnlich gestaltete Marken in Deutschland anzumelden. Apple dürfte das eher freuen, denn so werden mögliche Widerspruchsverfahren vorher abgewürgt. Allerdings könnten die Argumente des Bundespatengerichtes auch bei eventuellen Abmahnungen entgegengesetzt verwendet werden.

Die Markenanmelder hatten im Übrigen sicherheitshalber noch eine Wort-/Bildmarke angemeldet, die unproblematisch registriert wurde.

Einige der Anmelder, auch anwaltlich vertretene, geben bei der Anmeldung nur die Oberbegriffe der einzelnen Klassen an, über die Risiken, die in einer solchen nicht angepassten Klassenverzeichnis liegen, soll hier nicht geschrieben werden. Aktuell hatte sich das Bundespatentgericht mit einem Fall zu beschäftigen, bei dem Formulierungen verwendet wurden, die nicht der Nizza-Klasssifikation entsprachen.

Konkret ging es um folgende Dienstleistungen: “Verwaltung von Werbeartikel” und “Dienstleistung einer Spedition, nämlich Aufbau von Güter”.

Grundsätzlich ist das noch kein Problem, denn in den meisten Fällen erhält der Anmelder seitens des Prüfers ein Schreiben, in dem dieser die Mängel aufzeigt und sogar Vorschläge für eine passenden Formulierung unterbreitet. Erwähnt werden sollen natürlich auch zwei Prüfer aus dem DPMA, von denen man lediglich ein mit Bleistift bekritzeltes Anmeldeformular zurückbekommt, welche teilweise unverständliche oder unleserliche Notizen enthält – vielleicht erklärt dies den vorliegenden Fall.

Meist bekommt man aber ein fertig formuliertes Klassenverzeichnis, in dem die notwendigen Änderungen eingepflegt sind und dies bedarf nur noch einer kurzen Bestätigung per Fax, dann kann die Registrierung erfolgen, was meist innerhalb weniger Tage online eingesehen werden kann.

Auf jeden Fall sollte auf ein solches Schreiben aber reagiert werden und wenn die Vorschläge fehlen oder nicht passen, ist ein Telefonat mit dem zuständigen Bearbeiter hilfreich und sinnvoll.

Vorliegend erfolgte wohl keine oder nur eine unzureichende Reaktion, so dass die Markenanmeldung bezüglich der beiden Dienstleistungen wegen Nichterfüllung formeller Erfordernisse zurückgewiesen.

Auf den sehr deutlichen richterlichen Hinweis vom Bundespatentgericht, dass das Markenamt bei seiner Einschätzung recht hat und ein Änderung der Angaben erforderlich sind, ist der Anmelder dem nachgekommen und folgender Anpassung vorgenommen:

Verwaltung von Werbeartikel, nämlich diesbezügliche Büroarbeiten, Zusammenstellung von Werbeartikel für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken, Verteilen von Werbemitteln
Dienstleistungen einer Spedition, nämlich Montage (Aufbau) von Gütern

Damit konnte die Zurückweisung der Markenanmeldung in diesen Punkten abgewendet werden. Bei einer solchen nachträglichen Änderung des Verzeichnisses muss aber berücksichtigt werden, dass es zu keiner Ausdehnung des Schutzbereiches kommen darf. Wenn durch die Änderungen mehr Waren oder Dienstleistungen erfasst werden, müsste dies zurückgewiesen werden. Auch das ist ein Grund, weshalb das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei der Anmeldung sorgfältig erstellt werden und den Anforderungen der späteren Markenbenutzung entsprechend sollte, aber auch den durch ältere Schutzrechten gesteckten Rahmen ggfs. berücksichtigen muss.

• IPad (EU 008817281)
• IPHONE (DE 30744424 / EU 002901007)
• Itunes (EU 002895266)

Aufgrund des Erfolges versuchen zwischenzeitliche viele auf den „I-Zug“ aufzuspringen und melden Marken an, die eine ähnliche Struktur aufweisen. Das wirft auf der einen Seite die Frage auf, ob die Markenrechte von Apple verletzt werden, da eine Verwechslungsgefahr gegeben ist und nun hat das Bundespatentgericht in einer gerade veröffentlichten Entscheidung zusätzlich die Schutzfähigkeit abgelehnt.
Angemeldet war die Bezeichnung „iFINANCE“ für die Klassen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Flyer, Bücher sowie sonstige Schriften und Veröffentlichungen; Schreibwaren;
Klasse 36: Immobilien- und Finanzwesen; Finanzierungsvermittlung, insbesondere Nachweis der Gelegenheit und Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Darlehen im Rahmen von Immobilientransaktionen; Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital; Beratung in finanzieller Hinsicht, insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierungsvermittlung, mit der Abwicklung von Immobilieninvestitionen, reinvestitionen und -deinvestitionen, mit der Fremdfinanzierungspolitik (Debt-Management), mit dem Kauf oder Verkauf von Immobilienfonds, sonstigen Immobiliengesellschaften und Beteiligungen hieran sowie mit der Realisierung von Neubauprojekten und der strategischen Revitalisierung und/oder Modernisierung von Bestandsimmobilien unter Renditeaspekten (Bilanzbereinigung); Finanzanalysen; Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien; Erstellung von finanziellen Tilgungsplänen; Ertragsanalysen und Finanzmittelrechnungen, insbesondere Erstellung von cash-flow-Analysen und cash-flow-Prognosen in Bezug auf Immobilien (cash flow modelling);
Klasse 41: Publikationen von Druckereierzeugnissen, auch in elektronischer Form

Nachdem das DPMA die Registrierung ablehnte und auch die Beschwerden des Anmelders erfolglos waren, hat nun Bundespatentgericht die Entscheidung bestätigt.
Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei der Beurteilung dieser Frage wird auf den angesprochenen Verkehrskreis abgestellt, den die Richter in diesem Fall einerseits im Fachverkehr auch in einem allgemeinen und breiten Verbraucherkreis sahen, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen wird.

Da es sich bei dem Bestandteil „finance“ um einen glatt beschreibenden begriff aus der englischen Sprache handelt, der „Finanz, Finanzen, finanzieren, Geldwesen“ bedeutet wurde nicht bestritten.

Damit kommt es im Wesentlichen auf den Zusatz des „i“ an, wobei das Gericht anerkennt, dass dieses als Abkürzung für verschiedene Worte stehen. In Zusammenhang mit dem Bank- und Finanzwesen wäre insoweit beispielsweise eine Abkürzung für „Investment“ denkbar. Allerdings sah das Gericht keine Anhaltspunkte, dass diese Abkürzung gängig ist.
Im Gegensatz dazu sahen es die Richter durch zahlreiche Fundstellen belegt, dass der einem Substantiv vorangestellte Buchstabe „i“ genutzt wird, um auf elektronische Produkte hinzuweisen und dementsprechend auch im Finanzwesen sowie in Zusammenhang mit der Publikation von Druckereierzeugnissen als Abkürzung für „Internet“ verwendet wird.
So fanden die Richter zahlreiche Worte, denen ein „i“ vorangestellt ist, um so auf eine spezielle Internetleistung hinzuweisen, z. B.: ibank, ibanking; i-Service; i-Zeitung, i-Print, iCard, imarketing und iVote
Die Verwendung des Buchstabens „i“ als Abkürzung für Internet in den genannten Wortverbindungen erfolgt dabei in der Regel generisch, z.B. als Gattungsbegriff zur Beschreibung einer bestimmten Tätigkeit („ibanking“).
Wenngleich es sich bei dem Buchstaben „i“ nicht um eine offizielle Abkürzung für das Internet handelt, belegen die zahlreichen Beispiele gleichwohl, dass der angesprochene Verkehr in der Lage ist, dem Einzelbuchstaben „i“ in Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen einen Hinweis auf das Internet zu entnehmen.
Nun verlangt die Rechtsprechung bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von zusammengesetzten Bezeichnungen eine Gesamtbetrachtung dieser, jedoch führt eine solche vorliegend nicht zu einem Eindruck oder Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile des Zeichens hinausgehen würde.

Wenn diese Gedanken des Gerichtes auf die Marken von Apple angewandt werden, drängen sich auch bei diesen erhebliche Zweifel an der Schutzfähigkeit auf.

Klasse 16: Bilder; Bücher; Kalender; Kataloge; Papier; Prospekte; Zeichnungen; Zeitschriften

Das Amt war der Auffassung, dass hinsichtlich dieser Waren ein Freihaltebedürfnis besteht, denn die grafische Darstellung des Bibers könnte einen unmittelbaren Bezug zum Inhalt des Erzeugnisses darstellen und daher sähe der Verkehr darin keine Herkunftsangabe.

Aufgrund der Entscheidung hat die Anmelderin Ihr Warenverzeichnis eingeschränkt und aufgenommen, dass sich diese nicht mit dem Thema „Biber“ beschäftigen. Damit war das Argument des Amtes zwar ausgehebelt, aber die Richter des BPatG wiesen darauf hin, dass ein solcher Disclaimer unzulässig ist.

Darauf hin änderte die Anmelderin die Formulierung wie folgt:

“alle vorstehenden Waren der Klasse 16 nur für Publikationen auf dem Gebiet der Architektur und des Bauingenieurwesens”

Mit diesen positiv formulieren Disclaimer waren die Richter einverstanden und entschieden, dass damit die Darstellung der Marke bezüglich der nun von der Anmeldung begehrten Waren schutzfähig ist, denn diesbezüglich ist die deutlich erkennbare grafische Darstellung eines Bibers weder unmittelbar warenbeschreibend (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch entbehrt sie insoweit das erforderlichen (Mindest-)Maß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Angesichts des Umstands, dass der Biber gleichsam als natürlicher Baumeister gilt, wird man wohl von einem sog. sprechenden Zeichen ausgehen können, dem aber nicht im eigentlichen Sinn die Eignung zukommt, die betreffenden Waren unmittelbar zu beschreiben.

Damit konnte die Marke für die für die Anmelderin relevanten Waren gerettet werden und wurde eingetragen.

Nicht nur die rein juristischen Argumente sprechen dafür, denn die spätere Stärke der Marke richtet sich auf nach der Intensität, mit der sich diese Bezeichnung bei den Kunden mit der jeweiligen Firma verbindet. Meiner Meinung nach ist diese aber umso geringer umso beschreibender die Bezeichnung ist.  Damit eine schwache, weil beschreibende Marke die gleiche Wirkung erreicht, muss das Unternehmen wesentlich mehr in Marketing und Markenpflege investieren.

Daneben bestehen aber auch handfeste rechtliche Aspekte die berücksichtigt werden müssen und ein aktuelles Urteil des Bundespatengerichtes hat dies wieder deutlich aufgezeigt.

Die Richter mussten darüber entscheiden, ob die Marke „exxpress“ die Rechte der älteren Marke „X-press“ verletzt und dabei kamen Sie zu dem eindeutigen Urteil, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben ist.

Da die jeweils registrierten Waren identisch oder zumindest ähnlich waren, kam es wesentlich auf die Frage an, wie unterschiedlich die beiden Bezeichnungen sind.

Für die Bewertung ist es erforderlich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu bestimmen und so den Schutzumfang zu definieren. Für die Marke „X-Press“ hat das Gericht die Kennzeichnungskraft der der Widerspruchsmarke als gering eingestuft und ihr deshalb nur einen dementsprechend verminderten Schutzumfang zuerkannt.

Entscheidend war bei dieser Einschätzung dass beide Marken sich an die schutzunfähige Bezeichnung  „Express“ anlehnen und die in ihrer inhaltlichen Bedeutung mit „eilig“ bzw. „schnell“ übersetzt werden kann. Damit ist eine unmittelbare produktbeschreibende Aussage für die relevanten Waren gegeben, die auf deren schnelle Wirkungsweise bzw. Handhabbarkeit hinweist.

„Beschränken sich vorhandene Übereinstimmungen zwischen zwei Vergleichsmarken aber – wie hier – im Wesentlichen auf einen schutzunfähigen Sachbegriff, vermag dies eine relevante Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen. Vielmehr ergibt sich aus dem für die hier verfahrensgegenständlichen Waren unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes „Express“ ein entsprechend eng zu bemessender Schutzumfang der Widerspruchsmarke, der sich auf ihre schutzbegründende Eigenprägung beschränkt und sich nicht auf die weitere Abwandlung „exxpress“ der fraglichen Sachbezeichnung erstreckt.“

Da die Richter im Ergebnis von einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgingen, haben Sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Im Ergebnis ist daher genau zu prüfen, ob die Anmeldung einer sich an beschreibenden Begriffen orientierenden Bezeichnung sinnvoll ist oder unterscheidungskräftigerer Bezeichnungen als  Marke ohne unmittelbaren Bezug zur Ware oder Dienstleistung bevorzugt werden sollte.

wurde für Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klasse 41 angemeldet. Nachdem das DPMA die Anmeldung abgelehnt hat und darauf verwies, das die Zusammensetzung der drei Wörter als Hinweis darauf zu verstehen ist, dass es nicht um das simple Zubereiten von Nahrung gehe, sonder eher um eine zelebrierende Art, Speisen zu kreieren und herzustellen, was unter den Begriff Kultur falle.

Gegen diese Entscheidung richtete sich die Beschwerde der Anmelder und daraufhin hatte des Bundespatentgerichtes zu entscheiden. Die Richter bestätigten die Entscheidung des Markenamtes, da der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt.
Das angemeldete Zeichen setzt sich zusammen aus der Aussage „Kochen ist Kultur“ in Anführungszeichen und in reverser Schrift.

Dass die Aussage, etwas sei Kultur, ein gängiger Slogan ohne Herkunftshinweis ist, hat die Markenstelle ausreichend belegt.

Für Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Photographien weist sie auf den textlichen bzw. bildlichen Inhalt hin. Der Verbraucher erwartet bei dieser Aussage Rezepte und Ratschläge für kultivierte Speisenzubereitung bzw. Darstellungen kultiviert angerichteter Speisen.

Im Zusammenhang mit Ausbildung erwartet der Verbraucher, dass eine kultivierte Speisenzubereitung gelehrt wird. Solche Kurse werden sowohl in Unterhaltungsform angeboten als auch im kulturellen Kontext, wenn etwa Speisen aus einem bestimmten Kulturkreis vorgestellt werden.

Auch die graphische Gestaltung des Zeichens macht kein Logo, das die angesprochenen Kreise als Herkunftshinweis verstehen. Reverse Schriftzüge sind allgemein üblich. Die Buchstaben sind in einer gängigen Schriftart gehalten, die mit einem besseren Schreibprogramm jederzeit erzeugt werden kann. Die Anführungszeichen machen zwar die Zusammengehörigkeit der Wörter deutlich, die dadurch gegebene Aussage ist aber werbeüblich.

Im Gegensatz zu früher werden heute auch Wort-/Bildmarken regelmäßig beanstandet und nicht eingetragen, daher können heute Marken, deren Wortbestandteile glatt beschreibend sind, nicht dadurch eingetragen werden, dass diese in einer ausgefalleneren Schrift gestaltet als Wort-/Bildmarke angemeldet werden. Auch bei Wort-/Bildmarken sollte daher vor der Anmeldung die Schutzfähigkeit unter Berücksichtigung der grafischen Ausgestaltung geprüft werden.