• IPad (EU 008817281)
• IPHONE (DE 30744424 / EU 002901007)
• Itunes (EU 002895266)

Aufgrund des Erfolges versuchen zwischenzeitliche viele auf den „I-Zug“ aufzuspringen und melden Marken an, die eine ähnliche Struktur aufweisen. Das wirft auf der einen Seite die Frage auf, ob die Markenrechte von Apple verletzt werden, da eine Verwechslungsgefahr gegeben ist und nun hat das Bundespatentgericht in einer gerade veröffentlichten Entscheidung zusätzlich die Schutzfähigkeit abgelehnt.
Angemeldet war die Bezeichnung „iFINANCE“ für die Klassen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Flyer, Bücher sowie sonstige Schriften und Veröffentlichungen; Schreibwaren;
Klasse 36: Immobilien- und Finanzwesen; Finanzierungsvermittlung, insbesondere Nachweis der Gelegenheit und Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Darlehen im Rahmen von Immobilientransaktionen; Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital; Beratung in finanzieller Hinsicht, insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierungsvermittlung, mit der Abwicklung von Immobilieninvestitionen, reinvestitionen und -deinvestitionen, mit der Fremdfinanzierungspolitik (Debt-Management), mit dem Kauf oder Verkauf von Immobilienfonds, sonstigen Immobiliengesellschaften und Beteiligungen hieran sowie mit der Realisierung von Neubauprojekten und der strategischen Revitalisierung und/oder Modernisierung von Bestandsimmobilien unter Renditeaspekten (Bilanzbereinigung); Finanzanalysen; Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien; Erstellung von finanziellen Tilgungsplänen; Ertragsanalysen und Finanzmittelrechnungen, insbesondere Erstellung von cash-flow-Analysen und cash-flow-Prognosen in Bezug auf Immobilien (cash flow modelling);
Klasse 41: Publikationen von Druckereierzeugnissen, auch in elektronischer Form

Nachdem das DPMA die Registrierung ablehnte und auch die Beschwerden des Anmelders erfolglos waren, hat nun Bundespatentgericht die Entscheidung bestätigt.
Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei der Beurteilung dieser Frage wird auf den angesprochenen Verkehrskreis abgestellt, den die Richter in diesem Fall einerseits im Fachverkehr auch in einem allgemeinen und breiten Verbraucherkreis sahen, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen wird.

Da es sich bei dem Bestandteil „finance“ um einen glatt beschreibenden begriff aus der englischen Sprache handelt, der „Finanz, Finanzen, finanzieren, Geldwesen“ bedeutet wurde nicht bestritten.

Damit kommt es im Wesentlichen auf den Zusatz des „i“ an, wobei das Gericht anerkennt, dass dieses als Abkürzung für verschiedene Worte stehen. In Zusammenhang mit dem Bank- und Finanzwesen wäre insoweit beispielsweise eine Abkürzung für „Investment“ denkbar. Allerdings sah das Gericht keine Anhaltspunkte, dass diese Abkürzung gängig ist.
Im Gegensatz dazu sahen es die Richter durch zahlreiche Fundstellen belegt, dass der einem Substantiv vorangestellte Buchstabe „i“ genutzt wird, um auf elektronische Produkte hinzuweisen und dementsprechend auch im Finanzwesen sowie in Zusammenhang mit der Publikation von Druckereierzeugnissen als Abkürzung für „Internet“ verwendet wird.
So fanden die Richter zahlreiche Worte, denen ein „i“ vorangestellt ist, um so auf eine spezielle Internetleistung hinzuweisen, z. B.: ibank, ibanking; i-Service; i-Zeitung, i-Print, iCard, imarketing und iVote
Die Verwendung des Buchstabens „i“ als Abkürzung für Internet in den genannten Wortverbindungen erfolgt dabei in der Regel generisch, z.B. als Gattungsbegriff zur Beschreibung einer bestimmten Tätigkeit („ibanking“).
Wenngleich es sich bei dem Buchstaben „i“ nicht um eine offizielle Abkürzung für das Internet handelt, belegen die zahlreichen Beispiele gleichwohl, dass der angesprochene Verkehr in der Lage ist, dem Einzelbuchstaben „i“ in Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen einen Hinweis auf das Internet zu entnehmen.
Nun verlangt die Rechtsprechung bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von zusammengesetzten Bezeichnungen eine Gesamtbetrachtung dieser, jedoch führt eine solche vorliegend nicht zu einem Eindruck oder Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile des Zeichens hinausgehen würde.

Wenn diese Gedanken des Gerichtes auf die Marken von Apple angewandt werden, drängen sich auch bei diesen erhebliche Zweifel an der Schutzfähigkeit auf.

Dabei führt das Gericht aus, dass es der Bezeichnung an der erforderlichen  Unterscheidungskraft fehlt. Das BPatG definiert Unterscheidungskraft wie folgt:

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.

Dies gilt für Wortmarken in Form von Slogans in derselben Weise. Zwar sind an solche Marken keine strengeren Maßstäbe anzulegen sind als an die anderen Arten von Zeichen, die als Marke angemeldet werden. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Verkehr Wortmarken in Form von Slogans nicht notwendig in gleicher Weise wahrnimmt wie andere Arten von Marken. Denn bei Slogans, denen – im Vergleich zu einer ihnen möglicherweise auch innewohnenden Herkunftsfunktion – eine im Vordergrund stehende Werbefunktion zuzuschreiben ist, ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Verkehr aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließt.

Im vorliegenden Fall bestehen die angesprochenen Verkehrskreise im Wesentlichen aus den Herstellern und Zulieferunternehmen insbesondere im Bereich der Motoren- und Gusstechnologie, da sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgrund ihrer Natur üblicherweise nicht an Endverbraucher sondern an diese Fachkreise richten. Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass diese Verkehrskreise die angemeldete Marke 306 34 093.9 “Motor ist unser Antrieb” gerade mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in erster Linie als eine werblich anpreisende Sachaussage und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Die Wortfolge “Motor ist unser Antrieb” besteht aus Grundwörtern der deutschen Sprache und ist, auch wenn das einleitende Substantiv ohne Artikel steht, sprach- und insbesondere auch werbeüblich gebildet. Der einleitende Begriff “Motor” weist bereits einen engen beschreibenden Bezug zu den Waren und Dienstleitungen auf, für die die angemeldete Marke 306 34 093.3 eingetragen werden soll. Denn das diesbezügliche Verzeichnis enthält auch in seiner geänderten Form schwerpunktmäßig Waren und Dienstleistungen, die sich auf die Fertigung, Entwicklung von und Forschung für Motoren bzw. Motorentechnologie insbesondere mit Blick auf die Automobil- und Zulieferindustrie beziehen. Innerhalb des markenrechtlich als Ganzes zu beurteilenden Slogans “Motor ist unser Antrieb” kann der Begriff “Antrieb” – anders als es die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift vom 2. April 2009 nahelegen – nicht  nur in einem rein technischen Sinn gesehen oder auf einen solchen Sinn reduziert werden. Der Begriff “Antrieb” steht in einem mehr psychologischen Sinn auch für

“Anreiz, Impuls, Beweggrund, innere Triebfeder” (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., 2006, S. 162). Mithin kann die angemeldete Marke als Ganzes in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen von ihrem Sinngehalt  her als eine Aussage dahingehend aufgefasst werden, dass Motoren und Motorentechnologie und innovative Dienstleistungen für deren Fertigung und Entwicklung den Impuls und die innere Triebfeder für das Unternehmen der Beschwerdeführerin

als “Denkfabrik” und “Innovationspartner” darstellen und sich daraus auch eine besonders hohe Motivation der hiermit befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beschwerdeführerin ergibt. Diese Aussage ist insoweit auch nicht mehrdeutig, sondern drängt sich für die angesprochenen Verkehrskreise in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geradezu auf, ohne dass es hierfür einer vertieften und analysierenden Betrachtungsweise bedarf. Mit der Markenstelle ist daher davon auszugehen, dass der Verkehr in der angemeldeten Marke eine lediglich anpreisende Werbeaussage sieht und ihr keine betriebliche Herkunftsfunktion zuordnet.

Deshalb hat das Gericht die Anmeldung auch zurückgewiesen.

Dabei wird wieder einmal deutlich, dass bei einer Anmeldung einer Wort-/Bildmarke in der vorherigen Ähnlichkeitsrecherche auch die grafischen Elemente berücksichtigt werden sollten. Dies bedeutet zwar immer einen erheblich höheren Zeit- und Geldaufwand, lohnt sich bei größeren Projekten aber.

In der Entscheidung standen sich folgende Marken gegenüber:

Ältere Marken                                                        Jüngere Marke

Im ersten Schritt vergleicht das Amt die jeweiligen Waren und Dienstleistungen der Marken und stellt fest, welcher Abstand zwischen diesen besteht.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der fraglichen Waren sind alle relevanten Faktoren für diese Waren Rechnung getragen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem deren Art, Verwendungszweck und ihre Nutzung und ob sie in Konkurrenz zu einander stehen oder sich ergänzen.

Weitere Faktoren sind der Zweck der Waren und Dienstleistungen, oder ob nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie von demselben Unternehmen hergestellt oder vertrieben werden bzw. von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen bzw. deren Vertriebskanäle und Verkaufsstellen genutzt werden.

In einer umfangreichen Prüfung kommt das Amt zu dem Schluss, dass mindestens ein Teil der sich gegenüberstehenden Waren in Klasse 29, 30 und 31 identisch bzw. ähnlich sind. ^

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gelees, Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milcherzeugnisse, Speiseöle und -fette.

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee, Mehl und Zubereitungen aus Getreide, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Sirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Eis.

Klasse 31: Land-, garten-und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, die nicht in anderen Klassen enthalten; lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Saatgut, Futtermittel, Malz.

Einige der Waren schließt das Amt jedoch aus, da hier ausreichend Unterschiede vorliegen.
Im nächsten Schritt war es für die Entscheidung  die sich gegenüberstehenden Zeichen zu vergleichen, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich um Wort-/Bildmarken handelt.
Die erste ältere Marke besteht aus dem Wort “Bio”, dem Symbol “+” und die Worte “Mehr Genuss”, die Worte “Bio +” sind in einem rechteckigen grünen und gelben Rahmen und darunter die Worte “Mehr Genuß gestellt” in einer individuellen grünen Schrift. Die anderen älteren Marke besteht aus dem Wort “Bio” und das Symbol “+” die in einem schwarzen und weißen Rahmen mit runden Ecken platziert sind.

Die angefochtene Marke wird durch das Wort “Bio” und dem Symbol “+” gebildet, die in weißer Schrift auf blauem Hintergrund mit einem Schmetterling auf dem oberen, rechten Seite der Marke geschrieben sind.

Alle Marken haben das Wort “BIO” und das Symbol “+” gemeinsam. Die Marken sind optisch ähnlich – zumindest auf einem niedrigen Grad.

In Bezug auf die zweite ältere Marke besteht in klanglicher Hinsicht Identität. Die erste ältere Marke wird jedoch in mehreren Silben gesprochen, die Worte “Mehr Genuss” sind nicht in der angefochtenen Marke enthalten. Das Amt weist darauf hin, dass die Marken in klanglicher Hinsicht ähnlich in dem Maße sind, dass sie die Elemente “Bio +” enthalten. Sie sind phonetisch entweder identisch oder ähnlich zu einem mittleren Grad.
Konzeptionell enthalten beide Marken die Elemente “Bio“ und “+”. Diese Elemente würden als Abkürzung für “biologisch”, die “darauf hinweisen, an denen das Leben oder lebende Organismen” wahrgenommen werden (vgl. Collins English Dictionary) und das Symbol “+”, das als Adjektiv wahrgenommen wird und in diesem Zusammenhang “positiv, Anzeigen oder mit Zusatz “(vgl. Collins English Dictionary).

Daraus ergibt sich, dass die Zeichen zu einem gewissen Grad ähnlich sind.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes in Bezug auf die Feststellung der Verwechslungsgefahr, müssen die Marken verglichen werden, indem sie einer umfassenden Beurteilung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit zwischen den Marken unterzogen werden. Bei dem Vergleich “ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind”.
Die Verwechslungsgefahr ist umfassend unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu beurteilen. Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den relevanten Faktoren, insbesondere eine Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit zwischen den Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, desto größer ist die Gefahr von Verwechslungen. Marken mit hoher Kennzeichnungskraft, entweder per se oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, besitzen einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.
Für die Zwecke dieser umfassenden Beurteilung ist auf den einigermaßen gut informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Allerdings sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der Durchschnittsverbraucher nur selten die Chance hat, einen direkten Vergleich zwischen den einzelnen Marken vorzunehmen, sondern auf das unvollkommene Bild zurückgreift, dass er in seinem Gedächtnis behalten hat. Es sollte auch bedacht werden, dass der Grad der Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Kategorie von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.
Die Waren sind teilweise identisch und teilweise ähnlich und unähnlich und sie sind an eine breite Öffentlichkeit gerichtet.
Bei der Bestimmung der Unterscheidungskraft einer Marke ist zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt.

In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, behauptet die Widersprechende, das ihre Marken aufgrund der intensiven Nutzung und dem Ruf besonders bekannt sind, versäumt es aber Beweise für ihre Behauptung vorzulegen. Diese Behauptung ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

Im vorliegenden Fall ist es wichtig zu beachten, dass die Elemente “Bio +” oft in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Angesichts der Tatsache, dass die Waren, bei denen es zur Verwirrung des Kunden kommen könnte, alle Lebensmittel sind und daher die Wort/Zeichen wegen ihrer Bezugnahme auf die organische Zusammensetzung der betreffenden Waren und ihre häufigen Verwendung in Bezug auf diätetische Erzeugnisse und Nährstoffe keine Unterscheidungskraft besitzen. Es wird davon ausgegangen, dass die Elemente die Merkmale dieser Waren, nämlich biologisch hergestellten Waren beschreibend seien.

Hinsichtlich des Zusatzes des Symbols plus, weist das Amt darauf hin, dass dieses Symbol auf Produkten häufig verwendet wird, um ein überlegenes Produkt, ein Produkt, das etwas Besonderes ist, zu kennzeichnen.
Folglich ist die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marken schwach insoweit es die Elemente “BIO +” betrifft.

Nach der Rechtsprechung bedeutet die geringe Unterscheidungskraft  der gemeinsamen Elemente “BIO” und “+”, dass die Unterschiede in der die Marken in  Farbe und Bildelemente und die Worte “Mehr Genuss” ausreichen, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

Angesichts aller vorstehenden Erwägungen stellt das Amt fest, dass es keine Gefahr von Verwechslungen seitens des Publikums gibt. Daher muss der Widerspruch zurückgewiesen werden.

„HOMES & GARDENS“

und das zur Entscheidung stehende Verzeichnis beschränkte sich auf „Zeitschriften zum Thema Haus und Garten.“ (Klasse 16)

Das Gericht bestätigte die vorherige Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamt im Anmeldeverfahren. Dabei ging es in dem Urteil um zwei Punkte. Einerseits stand die Frage im Mittelpunkt, ob die Bezeichnung für die Waren schutzfähig ist oder nicht und wenn dies der Fall ist, ob dieses Manko aufgrund von Verkehrsdurchsetzung beseitigt werden könne.

Die Richter befanden das es sich beim dem angemeldeten Zeichen nicht um eine unterscheidungskräftige Bezeichnung handelt, so dass der begehrten Eintragung das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.
In dem Urteil werden die Gründe für die Bewertung sehr schön und fast schon schulbuchhaft dargestellt.
1. Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung

„Die Wortfolge “HOMES & GARDENS” setzt sich aus der Pluralform der beiden englischsprachigen Wörter “home” für Zuhause oder Heim im Sinne von Wohnstätte und “garden” für Garten zusammen.
Insgesamt kann sie somit im Sinne von “Wohnstätten und Gärten” verstanden werden.

2. Beurteilung der Verständlichkeit

Es ist davon auszugehen, dass das angemeldete Zeichen von einem Großteil des Publikums in eben genanntem Sinne verstanden wird.

Es handelt sich um Begriffe des englischen Grundwortschatzes, die der deutschsprachige Verkehr kennt. Das angemeldete Zeichen wird nicht nur von der Beschwerdeführerin vielfältig als Hinweis auf Häuser bzw. Wohnungen und Gärten verwendet. So trägt eine Ausstellung den Namen “HOME & GARDEN”, auf der außergewöhnliche Ideen in den Bereichen exklusiver Wohn- und Gartenkultur
präsentiert werden.

3. Verwendung der Bezeichnung

Ebenfalls finden sich Bücher mit dem Titel “Better Homes and Gardens”, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit dem eigenen Zuhause und dem dazugehörigen Garten beschäftigen. Für diese Bereiche bestimmte Artikel werden des Weiteren im Internet unter der Überschrift “Home & Garden” angeboten.

4. Bezug zum Warenverzeichnis

Diese herausgearbeitete Bedeutung stellt einen unmittelbaren Bezug zum Inhalt der beschwerdegegenständlichen Waren “Zeitschriften zum Thema Haus und Garten” dar. Die angemeldete Wortkombination “HOMES & GARDENS” weist damit auf die thematische Ausrichtung der beanspruchten Waren, nicht jedoch auf ein bestimmtes Unternehmen hin. Es fehlt der Bezeichnung jegliche Herkunftsfunktion und dem Verkehrskreis ist keine Zuordnung zu einem bestimmten Internehmen möglich.

Nachdem das Gericht das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse gem. § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG bejaht hat, hätte die Anmelderin dieses Eintragungshindernis nur noch durch eine ausreichende Verkehrsgeltung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG beseitigen können.

Für die Beurteilung einer Verkehrsgeltung wird einerseits auf demoskopische Untersuchungen zurückgriffen, zusätzlich können auch andere Umstände, wie z. B. der jeweilige Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, der Werbeaufwand und die dadurch erreichte Bekanntheit in den angesprochenen Verkehrskreisen von Bedeutung sein. Dabei werden nicht nur Maßnahmen der Anmelderin berücksichtigt sondern auch solche von Lizenznehmern.

Die Anmelderin konnte mit der von ihr vorgelegten Unterlagen aber das Gericht nicht überzeugen, dass sie mit ihrer Bezeichnung den erforderlichen Grad der Verkehrsdurchsetzung erreicht hat. Dabei war wohl wesentlich, dass die Unterlagen sich auf die Zeit zwischen 1996 bis 2002 bezogen und damit die entscheidungsrelevante Zeit (2009) nicht erfasst war. Zusätzlich reichten die vorgelegten demoskopischen Untersuchen wohl auch nicht aus.

in den Klassen 14 (Schmuck), 18 (Taschen) und 25 (Bekleidung) an. Der Prüfer lehnte die Registrierung aber mit Entscheidung vom 1. Oktober 2007 mit der Begründung ab, die angemeldete Marke besitze keine Unterscheidungskraft. Auch die Beschwerde der Markenanmelderin blieb erfolglos und die Erste Beschwerdekammer des HABM wies die Anmeldung zurück.
Gegen diese Entscheidung klagte JOOP vor dem EUGH und beantragte die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben – und verlor.

Die Argumentation der Anmelderin zielte dabei auf folgende Punkte ab.

• Die Beschwerdekammer habe die europäischen MarkenVO zu eng ausgelegt und dabei insbesondere nicht berücksichtigt, dass das Publikum im betroffenen Bereich daran gewöhnt sei, Einzelbuchstaben oder einfache geometrische Formen als Marken zu erkennen.
• Die Beschwerdekammer habe außerdem die Unterscheidungskraft zum einen des Ausrufezeichens, die durch seine besondere grafische Gestaltung verstärkt werde, und zum anderen des dekorativen Rahmens und der Kombination dieser beiden Bestandteile in der angemeldeten Marke nicht berücksichtigt. Auch habe sie in diesem Zusammenhang weder berücksichtigt, dass isolierte Ausrufezeichen im Wirtschaftsverkehr und in der Werbung für die beanspruchten Waren nicht üblich seien, noch, dass das fragliche Zeichen keinen Bezug zu den von der Anmeldung erfassten Waren habe.
• Die angemeldete Marke sei mindestens ebenso unterscheidungskräftig wie andere Buchstaben und Satzzeichen, die als nationale Marken oder als Gemeinschaftsmarken eingetragen worden seien.
• Außerdem war die Anmelderin der Meinung, dass die angesprochenen Verkehrskreise an die Hauptmarke der Klägerin, die Marke JOOP! aufgrund intensiver Nutzung gewöhnt seien.

Diesen Argumenten konnten sich die Prüfer aber nicht abschließen und führten in Ihrem Urteil aus:

„Weiter hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu Recht die fehlende Unterscheidungskraft aus dem Umstand hergeleitet, dass der Verbraucher, einschließlich des in höherem Maße aufmerksamen Verbrauchers, nicht in der Lage ist, auf die Herkunft der angemeldeten Waren auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens zu schließen, das vielmehr als bloße Anpreisung oder als Blickfang wahrgenommen wird. Daher wird das in Rede stehende Zeichen nicht unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen und ermöglicht es dem Verbraucher nicht, es mit bestimmten Waren in Verbindung zu setzen, so dass das Zeichen die Hauptfunktion einer Marke nicht erfüllen kann, nämlich dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke versehenen Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden.“

Zusätzlich betrachten die Richter die grafische Ausgestaltung des „!“ für nicht ausreichend, um vom maßgeblichen Verkehrskreisen erkannt und vom Standardschriftbild unterschieden werden könnte.
Die übrigen Argumente haben laut EuGH keine Relevanz in Bezug auf die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke. Insbesondere sah das Gericht nicht nachgewiesen, dass die Marke „JOOP!“ infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Hier wurde seitens der Anmelderin im Verfahren wohl sehr dünn vorgetragen, was die Richter nicht als ausreichend betrachteten. Zusätzlich haben die wohl in der mündlichen Verhandlungen vorgelegten Unterlagen zudem nur dahingehend einen Anhaltspunkt geben könne, dass in Deutschland ein solches Maß an Bekanntheit erreicht wurde.
Interessant ist die Anmerkung in dem Urteil, dass es bei der Frage der Bekanntheit des „!“ möglichweise auch auf die Bekanntheit der Marke „JOOP!“ ankommen könnte und damit der Bestandteil von der Nutzung der Gesamtmarke profitieren könnte.

Dieser hatte die Wort-/Bildmarke “Arbeit macht sexy” mit der Registernummer  3020080588365 gefunden, die am 15.092008 angemeldet wurde.

Arbeit macht sexy

Es ist nicht sehr verwunderlich, dass diese Marke vom DPMA zurückgewiesen wurde, denn die grafische Ausgestaltung der Wort-/Bildmarke ist so gering, um nicht zu sagen gar nicht verhanden, dass die Schutzhindernisse der Wortbestandteile nicht aufgehoben werden können. Eher verwundert, dass der Anmelder sogar Erinnerung gegen den ersten ablehnenden Beschluss eingelegt hat, denn das dieser nicht aufgehoben, sondern bestätigt wurde, war zu erwarten.

Zurückweisung durch Erstprüfer-2-Beschluss
Begründung: Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1)
„Hinweis dahingehend, dass die beanspruchten Dienstleistungen durch Arbeit und Beruf eine erotische Anziehungskraft verschaffen sollen

Das Gericht begründet seine Entscheidung wie folgt:

Die angemeldete Bezeichnung “IPAY” ist lexikalisch nicht nachweisbar. Bei einer Internetrecherche konnte die Bezeichnung zwar häufig gefunden werden, wobei sie – soweit ersichtlich nur ein einziges Mal – im Sinne von “Internet Payment” bzw. “Internet-Zahlung” verwendet wird. Im Übrigen wird die Bezeichnung häufig in einem kennzeichnenden Sinne verwendet, wobei insbesondere auch die Schreibweise mit kleinem Anfangsbuchstaben “iPay” “i-Pay” oder “i.Pay” zu finden ist. Bei der entsprechenden Recherche erscheinen zudem zahlreiche Treffer, bei denen “I pay” i. S. v. “ich zahle” verwendet wird. Außerdem gibt es zahlreiche Treffer, bei denen “ipay” als Synonym für das Online-Verkaufsforum “ebay” verwendet wird. Der Verkehr hat nach Auffassung des Senats zunächst keinen Anlass, die angemeldete Bezeichnung in die Bestandteile “I” und “PAY” zu zerlegen und dann nach möglichen Bedeutungen für die isolierten Bestandteile zu suchen. Bei den von der Markenstelle genannten Beispielen einer Verwendung des Buchstabens “I” als Abkürzung für “Internet” (IP für Internetprotokoll, IRC für Internet Relay Chat) wird das “I” innerhalb einer aus mehreren (Einzel-) Buchstaben bestehenden Abkürzung benutzt, was mit der vorliegenden Fallgestaltung einer Verwendung eines Buchstaben innerhalb einer geschlossenen Gesamtbezeichnung bzw. im Zusammenhang mit einem vollständigen Wort nicht vergleichbar ist. Der Verkehr hat keinen Anlass, bei der angemeldeten Bezeichnung den Anfangsbuchstaben zu isolieren und im Sinne einer Abkürzung zu interpretieren und die nachfolgenden drei Buchstaben als Wort “pay” für “Zahlung” bzw. “Bezahlung” zu lesen. Es ist in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass der Verkehr Kennzeichen regelmäßig in der Gesamtform aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und erfahrungsgemäß wenig geneigt ist, sie begrifflich näher zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 196 mit zahlreichen Nachweisen).

Es mag sein, dass eine solche Aufspaltung der angemeldeten Bezeichnung bei Waren oder Dienstleistungen, die mit der Bezahlsystemen über das Internet zu tun haben, nicht fernliegend ist. Gleichwohl ist auch in diesen Fällen eine entsprechende Lesart nicht naheliegend oder gar zwingend, zumal im Zusammenhang mit dem Internet und entsprechenden Vorgängen über das Internet die Verwendung des Buchstaben “E” für “electronic” üblich geworden ist. So hat sich für den Handel über das Internet der Begriff “ECommerce” eingebürgert. Entsprechendes gilt z. B. für Begriffe wie “E-Business”, “E-Government” oder “E-Administration”. Für Zahlungen über das Internet existiert zudem bereits der Begriff “E-Payment” (vgl. z. B. http://www.contentmanager. de/magazin/artikel_392_e-payment_zur_zahlungsabwicklung.html; vgl. auch Frankfurter Rundschau vom 18. Mai 2009, Seite 14 “Lange wollten die Fußballfans im Stadion von E-Payment nichts wissen, mittlerweile nutzen sie den Service rege”). Außerdem werden entsprechende Wortverbindungen mit dem Buchstaben “i” als Anfangsbuchstaben in großem Umfang kennzeichnend verwendet, z. B. von der Firma Apple für zahlreiche ihrer Produkte “iPhone”, “iTunes”, “iPhoto” usw., was ebenfalls gegen ein rein beschreibendes Verständnis bei “IPAY” im Sinne von “Internet- Payment” spricht. Schließlich steht der Buchstabe “I” als Abkürzung für eine Vielzahl von Begriffen (z. B. Ident, Information, Integrated, International, Internet oder Indicator). Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung – wenn überhaupt – eher im Sinne von “Ich zahle” interpretieren. Auch in diesem Sinne eignet sich die angemeldete Bezeichnung allerdings nicht zu einer sinnvollen Dienstleistungsbeschreibung, weil auch bei der Dienstleistung “Inkasso für Dritte”, bei der beschreibendes Verständnis insoweit am ehesten naheliegen würde, die Dienstleistung nicht in der Zahlung, sondern in der Einziehung einer offenen Forderung besteht bzw. jedenfalls die Zahlung nicht durch den Erbringer der Dienstleistung selbst erfolgt.

Nach Auffassung des Senats bleiben bei der angemeldeten Bezeichnung auch unter angemessener Berücksichtigung des gegebenen Dienstleistungszusammenhangs zu viele Interpretationsmöglichkeiten offen, von denen keine naheliegend oder gar zwingend wäre, so dass ein großes Maß an begrifflicher Unbestimmtheit verbleibt. Dies führt dazu, dass die angemeldete Bezeichnung nicht mehr geeignet erscheint, die beanspruchten Dienstleistungen hinreichend konkret im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beschreiben.

Am 13. Januar 2009 und damit vor Amtseinführung wurde die Wortmarke unter dem Aktenzeichen 302009002496.0 angemeldet. Der Schutzumfang wird für die Waren:

“03: Seifen, Parfümeriewaren, Schönheitspflege; 14: Schmuckwaren, Uhren, Juwelierwaren; 21: Glas, Becher, Porzellan; 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; 28: Spiele, Spielzeug, Spielkarten, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck; 30: Schokolade, Tee, Kakao, Kaffee; 32: Biere, Mineralwässer, alkoholfreie Getränke; 33: alkoholische Getränke, Perlweine und Schaumweine”

begehrt. Ich kann mir die Seifen und Schokoladen mit dem Konterfei von Obama schon vorstellen. Naja da wird wohl jemand 700,00 Euro interessant angelegt haben, mal sehen ob das DPMA aufgrund von § 8 Absatz 2 Nr. 5 MarkenG tätig wird oder ob Mr. President es in die Hand nehmen muss.

Die Prüfer haben jeweils dahingehend argumentiert, dass es sich bei dem Wort “hey” um einen allgemein verständlichen und gebräuchlichen Zuruf handelt, mit dem man Aufmerksamkeit zu erregen versuche. Da solche Zurufe in der Werbung üblich sind und häufig verwendet werden, um blickfangmäßig auf ein bestimmtes Angebot hinzuweisen und Interesse bei den angesprochenen Verkehrskreisen zu wecken.

Diese Sichtweise wurde nun vom angerufenen Bundespatentgericht bestätigt. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist nach ständiger Rechtsprechung die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die notwenige Unterscheidungskraft fehlt auch, wenn es sich bei der Bezeichnung um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Dabei verwiesen die Richter beispielsweise auf die Entscheidung „Yes“ GRUR 1999, 1089, 1091.

Der Ausdruck “hey” kommt besonders häufig in der Jugendsprache vor und zwar in den Bedeutungen:

• Zuruf, mit dem man Aufmerksamkeit zu erregen sucht
• Ausruf, der Empörung, Erstaunen, Abwehr u. ä. ausdrückt
• Grußformel: Wie geht´s?

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem Begriff “Hey” zusammen mit einem Ausrufezeichen daher kein Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung sehen, sondern lediglich eine allgemeine Kundenansprache, eine Grußformel bzw. einen Zuruf, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lenken soll und damit wie eine werbliche Anpreisung wirkt. Selbst wenn der Ausdruck “hey” nicht als geläufiges “Werbewort” nachweisbar ist, ist der Verkehr – auch auf den betreffenden Waren- und Dienstleistungsgebieten – an die Verwendung von allgemeinen, das Kaufinteresse erregenden Aufforderungen oder Grußformeln, die häufig mit Ausrufezeichen verbunden sind, in der Werbung gewöhnt. Der Verkehr wird derartige Aufforderungen oder Grußformeln im Zusammenhang mit den angebotenen Waren/Dienstleistungen nur als eine freundliche Ansprache werten, mit der ein freundliches Klima geschaffen, die Abnahmebereitschaft geweckt und damit die Waren/Dienstleistungen letztlich werbemäßig angepriesen werden sollen.

Dieses Verständnis vollzieht sich unabhängig davon, ob ein Ausdruck dem Publikum aus der Werbung bereits geläufig ist. Eine Verwendung in der Werbung kann zwar ein Indiz dafür sein, dass ein Begriff nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird; sie stellt aber keine zwingende Voraussetzung hierfür dar. Generell einen Verwendungsnachweis zu verlangen in dem Sinne, dass eine Zurückweisung von Werbeschlagworten erst bei nachweisbarer vorheriger Verwendung zulässig sein soll, würde letztlich bedeuten, dass der erstmalige Verwender einer als Werbeschlagwort zu verstehenden Bezeichnung diese für sich monopolisieren dürfte, obwohl der Verkehr hierin kein Betriebskennzeichen sieht.

Im Ergebnis bestätigt das BPatG die Sicht der Markenstelle, dass der Bezeichnung „hey!“ in den angemeldeten Klassen die erforderlicher Unterscheidungskraft fehlt.