Auch das Argument, dass eine Markenanmeldung teuer ist und dieses Kapital nicht übrig ist, lasse ich nicht gelten. Bei Tulex.de kann eine deutsche Marke mit Markenähnlichkeitsrecherche bereits ab 279,00 Euro zzgl. der amtlichen Gebühren von 290,00 Euro angemeldet werden. In der Summe kann der Namensschutz mit ca. 569,00 Euro erreicht werden – schnell, unkompliziert und sicher.

Im Oktober 2005 hat die polnische Firma Viaguara SA beim HABM die Eintragung des Wortes „VIAGUARA“ für Mineralwasser, Energy Drinks und alkoholische Getränke beantragt. Pfizer hat aufgrund der älteren Gemeinschaftsmarke „VIAGRA“ (geschützt für pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Substanzen, insbesondere bekannt für Medikamente zur Behandlung der erektilen Dysfunktion) Widerspruch gegen diesen Antrag eingelegt. Das HABM wies die Eintragung der Marke „VIAGUARA“ aufgrund des Widerspruchs von Pfizer zurück.

Gegen diese Entscheidung des Amtes legte Viaguara SA Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof ein, mit dem Ziel, den Widerspruch zurückzuweisen. Diesem Ansinnen folgte das Gericht aber nicht, sondern wies die Klage zurück und bestätigte die Entscheidung des HABM. Das Gericht hat entschieden, dass das HABM zu Recht festgestellt hat, dass der Ruf von Viagra, welches Millionen von Männern seit seiner Einführung im Jahr 1998 verschrieben bekommen haben, bei den Verbraucher nicht nur mit Blick auf Medikamente besteht, sondern im Allgemeinen.

Im Hinblick auf die Ähnlichkeit der Marken stellte das Gericht aufgrund seines etablierten Prinzips fest, dass die Verbraucher in der Regel mehr Aufmerksamkeit auf den ersten Teil des Wortes legen, so dass eine Verwechslungsgefahr gegeben ist. Der Präfix “VIAG” reicht aus, um eine starke visuelle Ähnlichkeit, die durch die gemeinsame Endung “RA” noch verstärkt wird, anzunehmen. Auch hinsichtlich der phonetischen Ähnlichkeit ging das Gericht von einer sehr großen Ähnlichkeit aus und mangels inhaltlicher Unterschiede hat das Gericht in der Gesamtbewertung eine Verwechslungsgefahr bezüglich der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen bejaht.

Des Weiteren entschied der Gerichtshof, dass, obwohl ein direkter Zusammenhang zwischen den Waren nicht gegeben ist, aufgrund des hohen Grades der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und der sehr großen Bekanntheit der älteren Marke seitens der angesprochenen Verkehrskreise eine Assoziationen möglich ist und der Verbraucher eine Verbindung zwischen den Marken herstellt.

Das Gericht sagte, dass die Bezeichnung „VIAGUARA“ die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke „VIAGRA“ in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen könnte.

Zudem befand es, dass – auch wenn die Anmeldung nicht-alkoholische Getränke betrifft und daher nicht unmittelbar die gleichen Vorteile wie ein Medikament zur Behandlung der erektilen Dysfunktion transportiert werden – die Verbraucher geneigt sein könnten, das Produkt zu kaufen, da sie denken, dass es ähnliche Eigenschaften wie eine Zunahme der Libido ermöglichet. Solche positiven Assoziationen können durch das Bild der Verbraucher hinsichtlich der älteren Marke projiziert werden. Zudem hatte die Viaguara SA behauptet, dass die von ihr angebotenen Getränke auch stärkende und anregende Wirkung auf den Geist und den Körper haben.

Der Gerichtshof entschied, dass die Marke „VIAGUARA“ versucht, von der Anziehungskraft, Reputation und Bekanntheit der älteren Marke „VIAGRA“ zu profitieren und diese Vorteile zu nutzen.

Viaguara SA hat nun zwei Monate Zeit, um Rechtsmittel gegen die Entscheidung vor dem EuGH einzulegen.

DPMAregister Marken ist wieder aktuell!
Die Nacharbeiten zu der Betriebsstörung vom 23. und 27. Dezember 2011 betreffend die Verfahrensdaten in DPMAregister Marken sind erfolgreich abgeschlossen worden. Das DPMAregister Marken ist nunmehr wieder auf dem aktuellen Stand. Wir danken für Ihr Verständnis.
Quelle: dpma.de

Dann können nun wieder vollständige Recherchen durchgeführt werden.

Entscheidung des hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2011 AZ 25 W (pat) 1/11.

„(Klasse 9)
Bildschirme (Computer), Computer-Programme (gespeichert), Computer-Software (gespeichert), Computer, Diskettenlaufwerke (für Computer), Drucker für Computer, Interfaces (Schnittstellen-geräte oder -programme für Computer), Laptops (Computer), Magnetdatenträger, Monitore (Computerhardware), Notebooks (Computer), Spielprogramme für Computer, Textverarbeitungsgeräte;
(Klasse 37)
Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, In-stallation, (Klasse 42)
Aktualisieren von Computer-Software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersoftwareberatung, Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, Design von Computer-Software, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von Webseiten, Erstellung von Computeranimationen, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet. Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen (Hardware), Reparatur und Wartung von Hardware.“

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 005200861 die Löschung der angegriffenen Marke 306 58 376 anzuordnen war (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 – PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 – Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers verfügt die Widerspruchsmarke in Bezug auf ihre Waren und Dienstleistungen bereits originär über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Soweit sich insoweit der Markeninhaber auf die zur Unterscheidungskraft von abstrakten Farbmarken ergangene Rechtsprechung beruft (S. 5/6 der Beschwerdeerwiderung vom 28. Februar 2011, Bl.42/43 d. A.), kann diese Rechtsprechung auf die Widerspruchsmarke, die Wortmarke “Orange” nicht übertragen werden. Entscheidend ist vielmehr, ob das Wort “Orange” in Bezug auf die konkret registrierten Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmale eine beschreibende Bedeutung hat. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 ist dies allerdings nicht der Fall. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Farbe bei diesen Waren aus dem Bereich der Informationstechnologie keine verkehrswesentliche Eigenschaft darstellt; Farbgestaltungen sind insbesondere auch bei Computern, Laptops und sonstigen Hardware-Produkten nur als Dekor aufzufassen, dem der Verkehr insoweit keine vorrangige Bedeutung zumisst. Ist aber eine Farbe oder Farbgestaltung für Waren nicht als verkehrswesentlich anzusehen, so wird man auch nicht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Wortmarke, die die Bezeichnung einer Farbe enthält, ausgehen können. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist die Farbe in keiner Weise eine verkehrswesentliche Eigenschaft, so dass auch insoweit keine Anhaltspunkte für eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

2. Ausgehend von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist der
Widerspruchsmarke darüber hinausgehend eine durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Diese bezieht sich auf Telekommunikationsdienstleistungen und damit eng zusammenhängende Waren und Dienstleistungen bzw. solche Waren und Dienstleistungen, die regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke registriert ist, handelt es sich um ebensolche Produkte, so dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im vorliegenden Kollisionsfall auch zum Tragen kommt.
Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzumfangs einer Marke sind alle Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Neben den originären Eigenschaften der Marke als solcher sind insoweit insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 138 m. w. N.). Dabei ist nicht auf eine Einzelbetrachtung der zu dieser Frage eingereichten Unterlagen abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung aller Unterlagen vorzunehmen, die ein “Bündel von Beweiselementen” darstellen. Eine solche Gesamtwürdigung ist auch und gerade dann erforderlich, wenn es eine Vielzahl von solchen “Beweiselementen” gibt, die zwar einzeln für sich genommen nicht ausreichen, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen und dies erst aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Beweiselemente möglich ist (vgl. EuGH MarkenR 2008, 261, Tz. 36 – FERRERO); fehlt eine solche Gesamtwürdigung, stellt dies aus Sicht des EuGH einen Rechtsfehler dar (vgl. EuGH, a. a. O., Tz. 37. – FERRERO).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist hinsichtlich der Widerspruchsmarke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit festzustellen, und zwar – da es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt – innerhalb der Europäischen Union.

a) Soweit die Widersprechende auf die Entscheidung 4017/2004 des HABM Bezug nimmt (Anlage B1 zur Beschwerdebegründung), in welcher das HABM eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Wortmarke “Orange” und auch der Wort-Bild-Marke jedenfalls für das Vereinigte Königreich bejaht hat, so wäre allerdings allein daraus nicht eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke abzuleiten. Denn die Vorlage dieser Entscheidung er-setzt nicht den Sachvortrag in Bezug auf die o. g. Tatsachen, die die Grundlage für die Beurteilung der Verkehrsbekanntheit durch den er-kennenden Senat darstellen.

Auch die weiteren von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen würden jeweils einzeln für sich betrachtet die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zulassen. Insbesondere gilt dies für die von der Widersprechenden in den Anlagen B1 7 – B24 vorgelegten Artikel und Äußerungen betreffend den wirtschaftlichen Wert und die Positionierung der Widerspruchsmarke in einem “Marken-Ranking”. Denn diese Artikel und Äußerungen stellen Werturteile dar, die zwar auf der Grundlage von Fakten und Zahlen, insbesondere Unternehmenskennzahlen getroffen sein mögen, die auch für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft von Belang sein können; werden diese Grundlagen aber nicht offen gelegt, kann allein damit auch nicht die (Rechts-) Frage der erhöhten Kennzeichnungskraft beurteilt werden. Das gleiche gilt in Bezug auf die weiteren Belege der Widersprechenden, insbesondere die vorgelegten Presseerklärungen.

b) Jedoch lässt die nach den eingangs gemachten Ausführungen gebotene Gesamtschau aller von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der Europäischen Union über eine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügt.

Insbesondere die in den Anlagen B9 und B13 genannten Unternehmensdaten und -zahlen sind ein wichtiges Indiz dafür, dass unter der Widerspruchsmarke innerhalb des europäischen Binnenmarktes grenzüberschreitende Telekommunikationsdienstleistungen in beträchtlichem Umfang und gegenüber Mobilfunkkunden, also gegenüber breiten Verkehrskreisen, und damit als “Massendienstleistungen” angeboten und erbracht werden. Danach ist “Orange” die Hauptmarke der die France Telecom Group, die nach der Anlage B9 im Jahre 2007 weltweit … Mio. Kunden in … Ländern hatte, darunter … Mio. “mobile Kunden” und … Mio. ADSL-Kunden, und nach ihren eigenen Angaben einen Jahresumsatz von … Mrd. € erzielt hat. Eine weitere Indizwirkung ergibt sich aus dem in Anlage B13 enthaltenen Firmenprofil in Bezug auf die Jahre 2006/2007, so z. B. ein Bestand von … Mitarbeitern in 166 Ländern und Regionen, Betrieb von …VPN-Verbindungen, Mobilnetz in … “Märkten” mit … Mio. Kunden. Zudem lassen die Anlagen B4 – B8 und B10 – B12 auf Aufträge von bzw. Unternehmenskooperationen mit Partnern aus der Großindustrie oder aus dem öffentlichen Bereich im vorgenannten Segment schließen, wobei insbesondere die Anlagen B5, B7 und B8 Großaufträge mit erheblichen Umfang betreffen, die unter Verwendung der Widerspruchsmarke abgewickelt werden, und es sich in erheblichem Umfang um Geschäftspartner handelt (Allianz, Linde, BSI, Siegwerk Druckfarben, Siemens), die in Deutschland ansässig sind. Letztlich ist die Widerspruchsmarke als Kennzeichen im Segment der Telekommunikation auch Mitgliedern des Senats bekannt, insbesondere für Telekommunikations- und Mobilfunkleistungen in Österreich und im Vereinigten Königreich (vgl. zur Berücksichtigung von Kenntnissen des Gerichts betr. die erhöhte Verkehrsbekanntheit: BPatG GRUR 2007, 599, 600 – Klebestift).

Bei einer Gesamtwürdigung all dieser Umstände ist somit der Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke angezeigt, und zwar sowohl bei allgemeinen Verkehrskreisen innerhalb der EU, aber auch bei Fachkreisen in Deutschland, ohne dass es dazu auf die in den Anlage B17 – B22 enthaltenen Äußerungen Dritter aus dem Bereich Markenberatung und Markenmanagement wie z. B. Interbrand, ankommt. Diese Äußerungen können aus den vorgenannten Gründen den Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke allenfalls unterstützen.

c) Die nach den o. g. Ausführungen als gesteigert zu erachtende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezieht sich jedoch nicht auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie registriert ist. Vielmehr kommt ein erweiterter Schutzumfang nur in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen in Betracht, für die eine durch Benutzung der Widerspruchsmarke gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 150). Dabei beschränkt sich eine so erhöhte Kennzeichnungskraft allerdings nicht ausschließlich auf die konkret festgestellten Waren und Dienstleistungen. Sie strahlt aber darüber hinaus auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Wie ausgeführt, erschließt sich im vorliegenden Fall die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke aus einer Gesamtschau der o. g. Unterlagen, wobei aber vor allem den aus den Anlagen B9 und B13 ersichtlichen Unternehmenszahlen und -daten eine wesentliche Bedeutung zukommt, da sie am ehesten auf den Umfang, die Reichweite und die Intensität der Benutzung der Widerspruchsmarke schließen lassen, während die weiteren Unterlagen eine für den Senat zwar ebenfalls entscheidungserhebliche, aber insoweit nur ergänzende Bedeutung haben. Diese Unternehmensdaten und -zahlen lassen sich aber aus den vorgelegten Unterlagen konkret nur dem Segment der Telekommunikationsdienstleistungen zuordnen, so dass sich die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend in erster Linie auf die für sie registrierten Dienstleistungen der Klasse 38 bezieht. Diese erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strahlt, wie ausgeführt, zudem in gewissem Umfang auf Waren und Dienstleistungen aus, die mit den vorgenannten Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. auch auf solche Waren und Dienstleistungen aus, die regelmäßig gerade auch von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden.

3. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich auf den Gesamt-eindruck der Vergleichsmarken abzustellen. In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke allerdings sowohl schriftbildlich als auch klanglich und auch begrifflich aufgrund des Anfangsbestandteils “NETZ-” und den weiteren Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” in markanter Weise von der Widerspruchsmarke ab.

4. Der Grundsatz, dass der Gesamteindruck der Vergleichsmarken maßgebend ist, bedeutet jedoch nicht, dass hierbei stets und ausschließlich auf die jeweiligen Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit abzustellen ist; vielmehr kann der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt sein (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 195). Im vorliegen-den Fall kommt dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung zu.

a) Dabei kann der Auffassung der Markenstelle nicht gefolgt werden, dass die Prägung einer Marke durch einen Bestandteil nur bei mehrteiligen Marken, nicht hingegen bei Einwortmarken in Betracht kommt. Soweit es um die selbständig kennzeichnende Stellung von Markenelementen geht, hat der BGH dies in Bezug auf Einwortmarken ausdrücklich an-erkannt (vgl. BGH GRUR 2008, 906, – PANTOHEXAL, dort zweiter Leit-satz). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke durch einen Bestandteil geprägt wird, kann nichts anderes gelten. Denn bei der Zusammenfügung von zwei Hauptwörtern zu einem Markenwort hängt es oft nur von Zufälligkeiten ab, ob diese zu einem Wort zusammen-gefasst oder z. B. “nur” mit einem Bindestrich verbunden werden. Ist die Zusammensetzung eines (Marken-) Wortes aus zwei Wörtern – wie hier in Bezug auf die angegriffene Marke “NETZORANGE” – für den Verkehr offensichtlich und ohne weiteres erkennbar, so kann es für die markenrechtliche Beurteilung keinen Unterschied machen, ob die Schreibweise aus einem Wort oder zwei Wörtern mit Bindestrich ist oder auch aus zwei getrennten Wörtern, die allerdings erkennbar einen Gesamt-begriff bilden sollen, besteht. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass der BGH in seiner Rechtsprechung, und dies auch schon vor der für die Beurteilung einer selbständig kennzeichnenden Stellung von Markenelementen grundlegenden “Thomson-Life-Entscheidung” des EuGH (GRUR 2005, 1042), zumindest inzident davon ausgegangen ist, dass auch Einwortmarken durch einzelne Bestandteile geprägt werden kön-nen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – KINDER). In diesem Zusammenhang hat der BGH wiederholt hervorgehoben, dass die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen Bestandteil angenommen werden kann, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, was im Einzelfall konkret festzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 332 m. w. N.).

b) Im vorliegenden Fall sind für die Prägung der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Wortbestandteil “-ORANGE” die folgenden Umstände maßgebend:

Zum einen hat die erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke bei der Frage, ob eine jüngere Marke durch einen mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird, wesentliche Bedeutung. Denn soweit eine Marke durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat, führt dies in der Regel dazu, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion der älte¬ren Marke vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet, so dass die Frage, welcher Bestandteil die jüngere Marke prägt, unter Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beantworten ist (vgl. BGH GRUR 2003, 880 City Plus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 347). Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist im vorliegenden Fall, wie bereits ausgeführt, auch auszugehen.
Zum anderen ist der Begriff “Netz”, der den Anfangsbestandteil des die angegriffene Marke optisch dominierenden Wortelements “NETZORANGE” darstellt, im Bereich der IT und der Telekommunikation ein Synonym für das “World Wide Web” und für Kommunikationsnetzwerke, wie z. B. ein Telefon- oder ein Rechnernetz, und hat in dieser Bedeutung in eine Reihe von Wortkombinationen Eingang gefunden wie z. B. “Netzwerk” oder auch “Netzarchitektur” im Zusammenhang mit der Konzeption von IT-Netzwerken. Die Bezeichnung “Netz” ist daher eine die Art und Bestimmung der für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe. Der wei¬tere Wortbestandteil “IT-Dienstleistungen” der angegriffenen Marke stellt ebenfalls eine in Bezug auf deren Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe ohne jeden herkunftshinweisenden Charakter dar. Das weitere grafische Element der angegriffenen Marke, eine stilisierte aufgeschnittene Zitrusfrucht hebt demgegenüber den Bestandteil “-ORANGE” innerhalb der angegriffenen Marke eher noch hervor, indem es diesen Bestandteil nicht nur im Sinne der Zitrusfrucht “Orange” versinnbildlicht, sondern auch in Bezug auf die gleichlautende Farbbezeichnung. Dieses grafische Element ist jedenfalls nicht geeignet, einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil “ORANGE” entgegenzuwirken. Vielmehr liegt es jedenfalls im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen nahe, dass der Verkehr die angegriffene Marke im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen mit der Widersprechenden assoziiert, nachdem jedenfalls insoweit von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

5. Bei der Gesamtabwägung aller vorgenannten, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Umstände besteht zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die entweder mit Telekommunikationsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stehen bzw. regelmäßig von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Die Waren der Klasse 9, für die die angegriffene Marke registriert ist, liegen aus den nachfolgend genannten Gründen in einem für die Verwechslungsgefahr relevanten Ähnlichkeitsbereich.

Die Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke umfassen im Wesentlichen Computer einschl. Laptops, Notebooks und Textverarbeitungs-geräte, Computer-Programme und -Software einschließlich Spielprogramme für Computer, Magnetdatenträger sowie Peripheriegeräte. Computer sind in Form von Smartphones, Notebooks oder Tablet-PC, die auch für die Textverarbeitung geeignet sind, Bestandteil des Angebots von Telkommunikationsanbietern. Das gleiche gilt für die Software und die Programme, die für den Betrieb der vorgenannten Geräte eingesetzt werden, neben Betriebsprogrammen z. B. auch Virenschutzpro-gramme oder Software für bestimmte Anwendungen (Apps), die Spiel-programme umfassen können. Daher liegt insoweit für den Verkehr der Schluss nahe, dass diese Dienstleistungen aus dem gleichen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wie die Dienstleistungen stammen, hinsichtlich derer eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen ist (vgl. oben Ziff. 2. c). Dies gilt letztlich auch für die Peripheriegeräte, für die die angegriffene Marke in der Klasse 9 registriert ist (Diskettenlaufwerke, Drucker, Interfaces, Monito-re), da es sich insoweit um übliche Zusatzgeräte zu Computern handelt, so dass vorliegend auch insoweit der Schluss auf die gleiche betriebliche Herkunft naheliegt.

a) Entsprechend den vorgenannten Grundsätzen besteht auch hinsichtlich der Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke in der Klasse 37 registriert ist, zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr. Denn die Installation, Aufstellung, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen bzw. Computerhardware sind eine wichtige Ergänzung zu dem Angebot für die Hardware selbst und als Bestandteil eines umfassenden Services insbesondere auch gegenüber Geschäftskunden eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen. So ist z. B. auch eine kontinuierliche Kontrolle und Wartung von IT-Systemen einschließlich von Aktualisierungen und automatischen Upgrades im Wege der Fernwartung, aber auch Installationsservices, die vor Ort beim Kunden erbracht werden, Teil des Angebotes von Telekommunikationsdienstleistern. Daher liegt im vorliegenden Fall auch in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 für die angesprochenen Verkehrskreise der Schluss nahe, dass diese die gleiche betriebliche Herkunft haben oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen angeboten werden.

c) Ferner besteht auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42,
für die die angegriffene Marke registriert ist, Verwechslungsgefahr zwi¬schen den Vergleichsmarken.
Diese Dienstleistungen bestehen zum einen aus solchen, die mit der Erstellung, Gestaltung, Bereitstellung, Implementierung, Aktualisierung und Wartung von Software zusammenhängen (“Aktualisierung von Computer-Software, Design von Computer-Software, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Computeranimationen, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Vermietung und Wartung von Computersoftware”). Auch diese Dienstleistungen stellen mit Blick auf die bereits genannten Hardwareprodukte und Dienstleistungen der Klasse 37 eine naheliegende Ergänzung des Angebotes von Telekommunikationsunternehmen dar, so dass auch insoweit im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Ferner handelt es sich um administrative oder technische Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von IT-Systemen erbracht werden (“Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken, elektronische Datensicherung, elektronische Datenspeicherung, Serveradministration, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Wiederherstellung von Computerdaten”). Diese Dienstleistungen können als Ergänzung der bereits genannten Waren und Dienstleistungen z. B. im Verhältnis zu Geschäftskunden, die den Betrieb ihrer IT nicht in vollem Umfang selbst durchführen, sondern ganz oder teilweise auslagern wollen, ebenfalls in ohne weiteres nachvollziehbarer Weise dem Angebot von Telekommunikationsunternehmen zugerechnet werden. Erst recht gilt dies für internetspezifische Dienstleistungen, vorliegend also den Dienstleistungen “Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung von Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet”. Bei all diesen Aktivitäten besteht zudem ein beträchtlicher Bedarf an entsprechenden Beratungsdienstleistungen, die somit auch in naheliegender Weise zum Angebot von Telekommunikationsunternehmen gehören und mit denen sie auch am Markt tätig sind. Mithin ist auch in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen “Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Computersoftwareberatung, EDV-Beratung, Hard- und Softwareberatung” Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Mithin sind in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfüllt, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

6. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bei der Anmeldung wurde folgende Beschreibung verwendet:

“The colour purple (Pantone 2685C), as shown on the form of application, applied to the whole visible surface, or being the predominant colour applied to the whole visible surface, of the packaging of the goods.”

und die Anmeldung umfasste folgende Waren:

Klasse 30
Chocolate in bar and tablet form, chocolate confectionery, chocolate assortments, cocoa-based beverages, preparations for cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, preparations for chocolate-based beverages, chocolate cakes.

Im ersten Schritt erhob der zuständige Prüfer des Amtes den Einwand, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt und daher absolute Schutzhindernisse gegen die Registrierung sprechen.

Daraufhin hat Cadbury den Antrag durch umfangreiche Nachweise hinsichtlich der erworbenen Unterscheidungskraft durch Benutzung untermauert. Dabei gelang es der Anmelderin, die Benutzung bis ins Jahr 1914 nachzuweisen.

Dem setzte Nestlé in ihrem Widerspruch gegen die Anmeldung entgegen, dass:

1. die Marke nicht in der Lage ist, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, weil es nur eine einzige Farbe ist und Farben im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden;
2. die Marke zahlreiche Erscheinungsformen annehmen kann und daher kein “Zeichen” im Sinne des britischen Markengesetzes ist;
3. das Zeichen nicht grafisch dargestellt werden kann, wie es das Gesetz verlangt;
4.die Marke nicht registriert werden kann, da
a) sie nicht unterscheidungskräftig ist;
b) sie ein Merkmal der Ware ist, nämlich die farbliche Eigenschaft der Verpackung;
c) es ein üblicher und aktueller Handelsbrauch ist, in Bezug auf die angegebenen Waren die Farbe violett zu verwenden;
d) die Farbe keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat;
5. die Anmelderin bösgläubig ist und die Marke nicht in der angemeldeten Form verwenden möchte;
6. es undenkbar ist, dass die Anmelderin die Marke in Bezug auf das breite Spektrum der in der Anmeldung angegebenen Waren gebrauchen will und der Antragstellerin der Einsatz der Farbe lila durch Dritte (Milka) bekannt gewesen ist, so dass die Bösgläubigkeit auch hier gilt.

Der für das Verfahren zuständige Prüfer hat in seiner Entscheidung auf die Urteile des EuGH in Sachen „Libertel“ und „Windsurfing Chiemsee“ verwiesen.

Der Europäische Gerichtshof (“EuGH”) hat in dem Verfahren „Libertel“ darüber entschieden, dass es möglich sei, eine einzelne Farbe als solche, ohne räumliche Definition, als Marke zu registrieren und an diese Entscheidung ist das IPO gebunden (solange Großbritannien noch in der EU ist).

Ob Farben eine Marke sein können, hängt vom Kontext ab, in dem diese benutzt werden. In einigen Fällen handelt es sich jedoch einfach um eine Eigenschaft der Ware. Zum Beispiel ist braun die natürliche Farbe von Schokolade. Diese Farbe kann keine Marke sein, wenn sie in Bezug auf Schokolade verwendet wird, weil sie keine Informationen neben dem Produkt selber vermittelt.

In anderen Fällen erfolgt der Einsatz von Farbe zufällig, wie die Farbe der Schuhe eines Kindes, welches eine Tafel Schokolade auf einem Bild isst. Bei dieser Verwendung von Farben wird beim Verbraucher keine Assoziation zu einem bestimmten Unternehmen begründet, daher sind solche zufälligen Einsätze von Farbe nicht als Marke geeignet.

Der Prüfer führt in seiner Entscheidung aus, dass er keinen Hinweis dafür hat, dass in der Farbe lila eine Eigenschaft von Schokolade zu sehen ist.

Seiner Ansicht nach besteht kein Zweifel, dass Cadbury die Farbe Lila in Bezug auf seine Dairy Milk Schokolade bereits sehr viele Jahre vor dem maßgeblichen Zeitpunkt verwendet hat. Der beantragte besondere Farbton befindet sich seit fast 20 Jahren im Einsatz und wurde unter anderem als die vorherrschende Farbe auf der Verpackung der Dairy Milk Produkt der Anmelderin verwendet.

Bei der Entscheidung war die Dairy Milk Schokolade die meistverkaufte Süßware in Großbritannien und das Unternehmen investierte 35 Millionen Pfund im Jahr 2004 allein für die Werbung.

Die Verwendung der Farbe im Werbe-Kontext, wie beispielswiese bei der Sponsorship von Coronation Street im Jahr 1996 und der Commonwealth Games im Jahr 2002 (bei denen die Farbe sogar noch prominenter als der Name Cadbury verwendet wurde), erfolgte durch die Farbgebung der Geschäfte und die Nutzung auf anderen seiner Produkte in den Regalen der Händler, um mit dem „purple patch” die Verbraucher zu Cadbury-Produkten zu führen. All diese Beispiele zeigen, dass die Verwendung von Pantone 2685C Cadbury Schokoriegel von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden soll und als unterscheidungskräftig angesehen werden muss.

Der Prüfer hat in seiner Entscheidung nicht alle von Cadbury beantragten Waren registriert, sondern beschränkte diese auf die spezifischen Waren, die für die beantragte Farbe durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben haben, nämlich: “Schokolade als Tafel oder Riegel, Schokolade, Trinkschokolade, Präparate für die Zubereitung Trinkschokolade”.

„Insoweit unterscheidet sich das Attribut schon deshalb von “Metatags” und “Keywords”, weil der so gekennzeichnete Text tatsächlich zur sinnlichen Wahrnehmung bestimmt ist und nicht nur mittelbar durch eine Suchmaschine wahrgenommen wird. Für die rechtliche Beurteilung ist zugrunde zu legen, dass auf der Seite bei Aufruf der Text “Erfahrung …” dargestellt wird. Diese Darstellung ist auch eine kennzeichenmäßige, denn sie ist geeignet, die Herkunftsfunktion der Marke zu beeinträchtigen. Die Herkunftsfunktion der Marke wird verletzt, weil dem Betrachter unklar bleibt. in welchem Verhältnis die Beklagte zur … steht.“

Die Richter stellen dabei auf eine der wesentlichen Funktionen der Marke ab – die Herkunftsfunktion, mögliche wäre an dieser Stelle auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des EuGH die Kommunikationsfunktion als Grundlage zu nehmen, denn diese ist der skizierten Verwendung auch zu eigen.

Damit sollten Programmierer von Webseiten bei der Beschreibung von Bilder darauf achten, dass dabei nicht die Markenrechte Dritter verletzt werden, denn dies kann andernfalls zu Abmahnungen führen.

Gegenstand des Verfahrens war auch die Frage, ob ein Blog-Betreiber als als Content Provider im Sinne von § 7 Abs. 1 TMG haftet, selbst wenn er den Blog “für Freunde” seiner Zeitung (Blog) öffnen will. Auf Grundlage dieser Einordnung kommt das Gericht folgerichtig zu der Entscheidung, dass der Blogbetreiber erst ab Kenntnis und Nichtlöschung als Host Provider im Sinne von § 8 TMG haftet.

Zusätzlich verneinte das OLG Düsseldorf einen Anspruch gegen den Blogbetreiber, nachdem dieser von vornherein durch technische Vorkehrungen die Möglichkeit zu unterbinden habe, Bilder in das Forum von Dritten einstellen zu lassen, durch deren Veröffentlichung die Rechte Dritter verletzt werden oder dies zumindest nach einer einmaligen Rechtsverletzung durch den jeweiligen Nutzer zu tun.

Nach der vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „PowerPoint“ entwickelten Definition können im Interesse eines umfassenden Immaterialgüterrechtsschutzes „sonstige vergleichbare Werke“ i. S. v. § 5 Abs. 3 MarkenG auch andere geistige Leistungen sein, soweit sie als Gegenstand des Rechtsverkehrs bezeichnungsfähig sind; es muss ein immaterielles Arbeitsergebnis vorliegen, ein geistiges Produkt, das einen eigenen Bezeichnungsschutz benötigt, durch den es von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar wird.

Die in Rechtsprechung und Literatur zu dieser Frage vorhandenen Meinungsunterschiede können vorliegend dahinstehen, da die regelmäßig wiederkehrende Verleihung eines Architekturpreises mit jeweils vorangehender Auslobung wie sie hier in Rede steht die Anforderungen an ein „sonstiges vergleichbares Werk“ nach allen Ansichten erfüllt:
Veranstaltungen erfordern ebenso wie andere Werke eine geistige Leistung, wenn entweder ihre Organisation auf einem besonderen geistig erfassbaren Konzept beruht oder wenn sie unter ihrer Bezeichnung Werke zusammenfasst, die solche geistigen Inhalte vermitteln. Diese auf Messeveranstaltungen zugeschnittenen Ausführungen begründen die eigenständige geistige Leistung mit dem Konzept und dessen Umsetzung/Durchführung, wobei Voraussetzungen für die Etablierung einer erfolgreichen Veranstaltung Know-How und Kompetenz des Veranstalters (marktgerechtes Konzept) seien.

Wird nun wie vorliegend in regelmäßigen Abständen ein Preis für bestimmte Leistungen ausgelobt/ausgeschrieben (nämlich Bauleistungen, die sich durch eine herausragende Verbindung von Architektur- und Ingenieurleistungen und eine Verknüpfung technischer und gestalterischer Qualitäten auszeichnen), werden in einem anschließenden Auswahlprozess durch eine Jury Preisträger ausgewählt und diese dann in einer Veranstaltung (Preisverleihung) ausgezeichnet, wie dies zwischen den Parteien unstreitig ist -die lediglich über ihre „Urheberschaft“ bzw. ihren Anteil an Konzept und Durchführung streiten -, so erfüllt dies die Anforderungen an eine „geistige Leistung“ und einen „kommunikativen Gehalt“ ebenso wie eine Messeveranstaltung der beschriebenen Art.

Dieses Werk ist auch titelfähig, weil bezeichnungsfähig, da das in dem Konzept der Verleihung eines Preises nach bestimmten Kriterien für bestimmte Leistungen in einer wiederkehrenden Veranstaltung liegende immaterielle Arbeitsergebnis im Verkehr einer Kennzeichnung zugänglich ist und dann nach dieser gekennzeichnet werden pflegt.
Die Verkehrsfähigkeit ist auch bejahen, da das geistige Produkt eine marktfähige Verkörperung darstellt. Das immaterielle Arbeitsergebnis als Werk muss dem Verkehr als eigenständiges Produkt erscheinen.
Das ist auch bei der wiederkehrenden Verleihung eines Preises für bestimmte besondere Leistungen bzw. dem dahinter stehenden Konzept der Fall: dieses könnte vermarktet, auch „übertragen“ (verkauft) werden.

Hinsichtlich der Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft) für Titel- und Markenschutz gelten unterschiedliche Kriterien. Dies beruht auf der unterschiedlichen Zielrichtung von Titel- und Markenschutz, denn ersterer ist inhaltsbezogen, letzterer herkunftsbezogen; der Werktitel dient der Individualisierung eines Werkes gegenüber anderen Werken, nicht als (auf Hersteller oder Inhaber des Werkes zielender) Herkunftshinweis. Entscheidend ist also, ob dem Titel Unterscheidungskraft für das Werk zukommt. Deren Zuerkennung ist schon bei einer geringen Unterscheidungskraft gerechtfertigt, insbesondere ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Werktiteln daran gewöhnt ist, dass gerade auch beschreibende Angaben zur Kennzeichnung eines Werks verwendet werden. Damit können auch Werktitel schutzfähig sein, die als Marke nicht schutzfähig wären.

Für einen Preis ist die Bezeichnung „Balthasar-Neumann-Preis“, der für die herausragende Verbindung von Architektur- und Ingenieurleistungen vergeben wird, keineswegs rein (glatt) beschreibend. Im Übrigen ist es der Verkehr gewohnt, dass Preise unter Bezeichnungen ausgelobt, vergeben und in Veranstaltungen in regelmäßigen Abständen verliehen werden, die nach historischen Persönlichkeiten benannt sind, die in dem jeweiligen Bereich tätig waren / berühmt wurden.

Gestritten haben sich die Erben des Architekten und die Deutsche Bahn AG. Die Erben als Kläger wollten den bereits abgerissen Teil des Stuttgarter Hbf wieder aufbauen lassen und den Südflügel vor dem Abriss bewahren.
In den vorherigen Instanzen hatte sie jedoch verloren, so hatte das OLG Stuttgart noch ausgeführt:

„Trotz der erheblichen Schöpfungshöhe und des überragenden Rangs des Werkes, weshalb grundsätzlich ein hohes Erhaltungsinteresse des Urhebers besteht und trotz des erheblichen Eingriffs in das Gesamtbauwerk überwiegen die Eigentümerinteressen der Beklagten. Das Bestands- und Integritätsinteresse des Urhebers Paul Bonatz tritt hinter dem Veränderungsinteresse der Beklagten zurück. Maßgeblich und wesentlich ist insoweit, dass nach der vorliegenden Planung die berechtigten Modernisierungsinteressen der Beklagten bei dem Bahnhof als Zweck- und Verkehrsbau – Änderung des Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof – nur mit einem Abriss der Seitenflügel und einer Veränderung der Treppenanlage in der großen Schalterhalle erreicht werden können, da der Durchgangsbahnhof die Seitenflügel durchsticht und die Treppenanlage nicht mehr als Zugang zu den Bahngleisen dienen kann. Für die konkret geplante Ausführung ist der Abriss zwingend erforderlich, um einen Durchgangsbahnhof schaffen zu können. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Urheberinteressen angesichts der verbleibenden Schutzdauer von 16 Jahren erheblich an Gewicht verloren haben und dass die Beklagten mit dem Umbau des Bahnhofs ihrer öffentlichen Pflicht genügen, der Allgemeinheit eine moderne Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen.“

Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Oberlandesgerichts bestätigt und entschieden, dass Gründe für eine Zulassung der Revision nicht vorliegen.

Nach § 543 Abs. 2 ZPO ist die Revision nur zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist. Diese Voraussetzungen waren vorliegend nicht erfüllt. Die maßgeblichen Rechtsfragen, die sich in dem Verfahren gestellt haben, hat der Bundesgerichtshof bereits in früheren Entscheidungen geklärt. Das Urteil des Oberlandesgerichts ließ auch keine Rechtsfehler erkennen, die eine Zulassung der Revision erfordert hätten.

Entscheidung des BPatG vom 25. Oktober 2011 (24 W (pat) 113/1)

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet und musste daher zurückgewiesen werden.
Denn die Markeninhaberin hat in zulässiger Weise die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG erhoben und die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke jedenfalls nicht für den maßgeblichen Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft gemacht. Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG können im Falle der zulässigen Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede bei der Entscheidung über einen Widerspruch nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Da die Widersprechende für keine der Waren und Dienstleistungen, für die ihre Marke eingetragen ist, eine rechtserhaltende Benutzung für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebenden Zeitraum glaubhaft gemacht hat, war ihr Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen. In ihrem am 13. März 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hatte die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke allgemein bestritten, d. h. ohne eine Beschränkung auf eine der beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG. Die Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, denn bei ihrer Erhebung waren die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erfüllt: Die Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits länger als fünf Jahre im Register eingetragen und gegen diese Eintragung war kein Widerspruch erhoben worden. In den Fällen, in denen – wie hier – die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vorliegen, sind notwendig auch die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt, weil bei diesen Voraussetzungen theoretisch immer die Möglichkeit besteht, dass die Widerspruchsmarke auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht rechtserhaltend benutzt worden ist (std. Rechtsprechung, vgl. aus jüngerer Zeit BGH GRUR 2008, 719, 721 (Nr. 20) – idw Informationsdienst Wissenschaft).

Bei der vorliegenden Entscheidung durften daher nur diejenigen Waren der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die die Widersprechende eine Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der maß- gebliche Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG sind die letzten fünf Jahre vor der abschließenden Beschlussfassung über das hiesige Beschwerdeverfahren, das ist die Zeit vom Oktober 2006 bis zum Oktober 2011.
Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt. Die im patentamtlichen Verfahren vorgelegten Unterlagen beziehen sich nur auf die Jahrgänge 2002, 2003 und 2004. Für einen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die Einreichung entsprechender Unterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Ein Widersprechender hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz läßt es grundsätzlich nicht zu, einen Widersprechenden auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL m. w. N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal).

Insoweit hat das Gericht auch das Gebot der Unparteilichkeit zu beachten (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 43, Rdn. 46, 47). Das gilt auch dann, wenn – wie hier – die Nichtbenutzungseinrede im patentamtlichen Verfahren erhoben wurde, dort aber dahingestellt geblieben ist, weil der Widerspruch aus anderen Gründen zurückgewiesen wurde. Eine einmal zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede bleibt für alle weiteren Instanzen rechtswirksam (vgl. BGH GRUR 2006, 152, 153 (Nr. 13) – GALLUP; GRUR 1999, 995, 996 – HONKA – und GRUR 1999, 54, 55 – Holtkamp).

Greift der Widersprechende die aus anderen Gründen erfolgte Zurückweisung des Widerspruchs mit der Beschwerde an, so hat er im anschließenden Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung für den jeweils maßgeblichen Zeitraum glaubhaft zu machen. Eine Aufforderung seitens des Gerichts zur Glaubhaftmachung ist nicht geboten. Das Gericht ist auch nicht gehalten, den beabsichtigten Erlass einer Entscheidung vorher anzukündigen oder vorab darauf hinzuweisen, dass es die entscheidungserhebliche Bedeutung einer Glaubhaftmachung der Benutzung anders beurteile als die Vorinstanz. Vielmehr obliegt es jedem Verfahrensbeteiligten, alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in Betracht zu ziehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 43 Rdn. 49 mit den Nachweisen zur hier maßgeblichen Rechtsprechung).

Entsprechendes gilt für die Fälle, in denen sich im Laufe der verschiedenen Verfahren vor Patentamt und Patentgericht der gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebliche Benutzungszeitraum verschiebt. Dass § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG einen sich ständig verändernden Benutzungszeitraum betrifft, ist eine allgemein bekannte Rechtstatsache, die ein Verfahrensbeteiligter berücksichtigen muss, wenn ihm die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung seiner Marke obliegt. Der Widersprechende muss von sich aus überprüfen, inwieweit sein bisheriger Vortrag und die dazu eingereichten Unterlagen dem beweglichen zeitlichen Rahmen des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG noch entsprechen. Auf den offensichtlichen Umstand, dass bisheriges Vorbringen zwischenzeitlich überholt sein könnte, hat die Rechtsmittelinstanz ebenso wenig hinzuweisen, wie auf andere offenkundige Mängel der Glaubhaftmachung (std. Rspr. des BPatG, vgl. Ströbele in Strö- bele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 43 Rdn. 50, dort mit Hinweis auf BPatG, Beschluss vom 18. Juli 2007, 26 W (pat) 74/05 – Chrystal/christal – und Kliems MarkenR 2001, 185, 196, sowie auf die abweichende Meinung von Fezer/Grabrucker, Hdb Markenpraxis, Bd. I, 1. Teil, Kap. 2, Rn. 264).

Die Widersprechende hatte ausreichend Gelegenheit, zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke weiter vorzutragen und entsprechende Unterlagen einzureichen. Denn seit der Einlegung der Beschwerde im August 2010 ist inzwischen mehr als ein Jahr vergangen. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Widersprechende hat sie nicht beantragt, § 69 Nr. 1 MarkenG, und der Senat hat sie nicht für sachdienlich erachtet, § 69 Nr. 3 MarkenG. Der Widersprechenden waren aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen. Eine Kostenauferlegung unter Billigkeitsgesichtspunkten kommt vor allem bei dem Verhalten eines Beteiligten in Betracht, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist.

Im Falle einer zulässigerweise erhobenen Einrede der Nichtbenutzung ist dies dann anzunehmen, wenn der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (ständige Rechtsprechung, BPatG GRUR 1996, 981 f.). Dies gilt auch im Rechtsmittelverfahren, in dem der Widersprechende nicht besonders auf die Erforderlichkeit der Glaubhaftmachung hingewiesen worden ist (Knoll in: Ströbele/Hacker, 9. Auflage, § 71 Rdn. 15 m. w. N.).

Vorliegend hat die Widersprechende das Beschwerdeverfahren betrieben, ohne den Versuch zu unternehmen, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den maßgeblichen Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen. Dabei stand bereits bei Einlegung der Beschwerde im August 2010 fest, dass sich der inzwischen weitergewanderte Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nunmehr vom August 2005 bis zum August 2010 erstreckte und von den bis dahin eingereichten Benutzungsunterlagen nicht mehr erfasst wurde.