Auch das Argument, dass eine Markenanmeldung teuer ist und dieses Kapital nicht übrig ist, lasse ich nicht gelten. Bei Tulex.de kann eine deutsche Marke mit Markenähnlichkeitsrecherche bereits ab 279,00 Euro zzgl. der amtlichen Gebühren von 290,00 Euro angemeldet werden. In der Summe kann der Namensschutz mit ca. 569,00 Euro erreicht werden – schnell, unkompliziert und sicher.

Das angebliche größte Pornostudio der Welt Vivid Entertainment stört sich an dem neuen Produktname von HTC – das HTS Vivid. Deshalb hat Vivid Entertainment HTC von seinen Rechtsanwälten abmahnen lassen und verlangt Unterlassung hinsichtlich der Verwendung der Bezeichnung „Visid“.

Dabei argumentiert der Pornoproduzent damit, dass seine Videos auch über Webseiten und Smartphone angeboten werden. Im US-Markenamt gibt es eine Vielzahl von Marken, die das Unternehmen mit der Bezeichnung Vivid hält, dem gegenüber ist der Schutz in Europa nur rudimentär mit einer Anmeldung aus dem Jahr 2009. Diese ist bisher auch nicht registriert, da ein Widerspruch seitens der britischen Firma Vivid Imaginations Limited dagegen eingelegt wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob es in den USA zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt und ob HTC an dem Pornoproduzenten scheitert und sich einen anderen Namen suchen muss.

Zusätzlich führten die Richter aus, das die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, die die chemische Formel „O2“ für Sauerstoff darstellen, für all diejenigen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, zu denen ein enger sachlicher beschreibender Bezug zum chemischen Element Sauerstoff besteht, originär erheblich geschwächt. Interssanterweise sind davon sehr viele Waren / Dienstleistungen betroffen, die tatsächlich mit dem eigentlichen Geschäft des Telekommunikationsunternehmens nicht im Zusammenhang stehen und wo sich die Frage aufdrängt, warum das Unternehmen hier Schutz beansprucht.

Entscheidung des BPatG vom 14. September 2011 (26 W (pat) 552/10)

Die gem. §§ 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde bleibt in der Sache überwiegend ohne Erfolg, denn mit Ausnahme der im Tenor bezeichneten Waren hat die Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 125b, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint.

Soweit die prioritätsjüngere Marke Schutz für die Waren „Klasse 28: Spielzeug, Spielwaren, Turnartikel“ beansprucht, ist sie hingegen zu löschen, weil sie den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Abstand zu der insofern normal kennzeichnungskräftigen und für identische Waren beanspruchten, prioritätsälteren Widerspruchsmarke GM 7177363 nicht einhält. Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluss daher aufzuheben, soweit die Markenstelle den Widerspruch auch hinsichtlich dieser Waren zurückgewiesen hat.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May).

Hiervon ausgehend ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke GM 7177363 tangiert, sofern die im Tenor genannten Waren mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet werden. Da die Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einerseits mit steigender Produktähnlichkeit zunimmt und andererseits durch den hier in Abhängigkeit von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen variierenden Grad der Kennzeichnungskraft beeinflusst wird, ermöglicht der Grundsatz der Wechselwirkung dagegen eine Koexistenz beider Zeichen, soweit die jüngere Marke Schutz für die übrigen Waren der Klassen 5, 28 und 32 beansprucht.

Im Widerspruchsverfahren stehen den Waren, für welche die angegriffene Marke eingetragen ist, sämtliche von der Widersprechenden als Inhaberin der Marken GM 4423745 und GM 7177363 beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegenüber.

In Klasse 28 beanspruchen die Vergleichsmarken mithin Schutz für identische Waren.

Im Übrigen sind die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in den Klassen 5 und 32 beanspruchten Getränke ähnlich zu der von der Widerspruchsmarke GM 7177363 in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ (vgl. für alkoholische und alkoholfreie Getränke, die von Gaststätten auch im „Straßenverkauf” vertrieben werden, BGH GRUR 1999, 586, 587 – White Lion; BGH GRUR 2000, 883, 884 – PAPPAGALLO; BPatG GRUR 2003, 530, 532 – Waldschlößchen; HABM-BK GRUR-RR 2006, 403, 407 (Nr. 56) – Oktobierfest/OKTOBERFEST-BIER), sowie zu verschiedenen, von beiden Widerspruchsmarken in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Mit Ausnahme einer Ähnlichkeit der genannten Waren der Klasse 5 zu dem von der Widerspruchsmarke GM 4423745 in Klasse 30 beanspruchten „Tee“ handelt es sich dabei jedoch jeweils um eine Ähnlichkeit ohne besondere Nähe. So erschöpfen sich die Berührungspunkte der für die von den Widerspruchsmarken in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Lebensmittel zu medizinischen und Diätgetränken der Klasse 5 darin, dass es sich bei ihnen um Diätkost bzw. Grundstoffe zur Herstellung diätetischer Lebensmittel handeln kann.

Mit den von der Inhaberin der angegriffenen Marke in Klasse 32 beanspruchten „alkoholischen Getränken“, „Tafelwässern“ und „Wässern“ verbinden sie als Lebensmittel des täglichen Bedarfs gemeinsame Vertriebswege sowie der Umstand, dass einige von ihnen, so „Kaffee“ und die genannten Wässer der Klasse 32, gelegentlich gemeinsam konsumiert werden (vgl. statt vieler BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 82/98 – Vitace/Vitacin; HABM 02, BK R 192/01-4; EuG PAVIS PROMA T-492/08 – star foods/STAR SNACKS). Eine Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ und denjenigen Waren, für die die angegriffene Marke Schutz genießt, ist schon angesichts der grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware als nicht mehr als durchschnittlich zu bewerten (vgl. Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 93 zu § 9). Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Rechtsansicht bewegen sich die in Klasse 5 beanspruchten „medizinischen Getränke, Diätgetränke für medizinische Zwecke“, ebenfalls nicht im engen Ähnlichkeitsbereich zu den in Klasse 3 von der Widerspruchsmarke GM 7177363 beanspruchten „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ (vgl. HABM 09 BK R 1643/08-1 und R 859/08-2 (keine Ähnlichkeit); BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 4/03 – Livera/Lavera; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 159/04 – ALMASAM/Almisan (ähnlich zu diätischen Lebensmitteln mit deutlichem Abstand)).

Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38, Mobiltelekommunikationsgeräte“ der Klasse 9 sowie eng mit diesen verwandte Produkte, für welche die Widerspruchsmarke GM 7177363 Schutz genießt, sind schließlich sämtlichen von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Waren gegenüber unähnlich.

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] – Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] – Lloyd/Loints). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rn. 497 zu § 14). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2008, 905, 907, Nr. 16 – Pantohexal; GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 26 – Schuhpark).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen (EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] – Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand der Eintragung einer Marke kann dabei nicht abgestellt werden, weil aus der Eintragung lediglich auf den geringstmöglichen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn zum einen wird der Grad der Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft, und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt (vgl. Hacker, Hacker/Ströbele, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 106). Ob die Marke über eine Kennzeichnungskraft verfügt, die über diesen, sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgeht, bedarf im Widerspruchsverfahren der erstmaligen gesonderten Prüfung und Feststellung.

Wie in der mündlichen Verhandlung erläutert, ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken GM 4423745 und GM 7177363, die die chemische Formel „O2“ für Sauerstoff darstellen, für all diejenigen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, zu denen ein enger sachlicher beschreibender Bezug zum chemischen Element Sauerstoff besteht, originär erheblich geschwächt. Zu ihnen zählen u. a. die von beiden Kollisionsmarken in identischer Form geschützten „Sportartikel“ der Klasse 28, bei welchen es sich um Sauerstoffflaschen und Atemregler für Taucher handeln kann. Kennzeichnungsschwach ist die Widerspruchsmarke zugleich für mehrere der in den Klasse 29 und 30 beanspruchten Lebensmittel wie Backtriebmittel und „Tee“. So reagieren bei dem „Fermentation“ genannten Oxidieren von Teeblättern in feuchter Umgebung, dem für die Qualität des Produktes entscheidenden Schritt im Herstellungsprozess, die dunkel gefärbten Polyphenole und Aromastoffe mit Sauerstoff. Auch im Rahmen der Verkostung wird dem Tee durch Rühren und Schlürfen Schauerstoff zugesetzt, um den Geschmack zu verbessern (vgl. näher www.tee-blog-naturideen.de/2008/07/05/chinesische-teekunst/; Die Kunst, Tee richtig zu genießen, Seehamer Verlag 1998). Zu den „Mitteln zur Körper-und Schönheitspflege“ der Klasse 3 zählen die so genannten Sauerstoffkosmetik-und Sauerstoff-Pflegeprodukte (vgl. http://www.rund-um-sauerstoff.eu/index.php/cat/c9_VIA-NOVA-Sauerstoffkosmetik-und-Sauerstoff-Pflegeprodukte.html). Bei der Dienstleistung „Klasse 43: Verpflegung von Gästen“ kann es sich schließlich um ein Angebot von mit Sauerstoff angereicherten Getränken handeln.

Gesteigerte Verkehrsbekanntheit kommt der Widerspruchsmarke GM 7177363, wie amtsbekannt ist, für Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 und „Mobiltelekommunikationsgeräte“ der Klasse 9 zu (vgl. LG Hamburg BeckRS 2009, 28228 – purO2). Dies vermag die im oben genannten Umfang bestehende originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken jedoch nicht auszugleichen. Denn der erweiterte Schutzumfang einer Marke beschränkt sich grundsätzlich auf diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die eine durch Benutzung gesteigerte Verkehrsgeltung anzuerkennen ist (Hacker, a. a. O. Rdn. 123 zu § 9). Sie vermag zwar im Einzelfall noch auf eng verwandte Waren oder Dienstleistungen auszustrahlen. Eine solche Ausstrahlungswirkung umfasst jedoch weder den gesamten Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen, noch weiter entferntere Gebiete (vgl. BGH BlPMZ 1978, 326, 327 – SPAR; BPatGE 41, 165, 168 – LIGNOPOL; BPatG GRUR 1997, 293, 294 – GREEN POINT/Der grüne Punkt; BPatG MarkenR 2006, 170, 171 – ELLE/Ellee; BPatG Mitt. 2007, 471 f – FOCUsept/Focus; Hacker, a. a. O. Rdn. 123 zu § 9) und kann daher hier dahinstehen. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Getränke der Klassen 5 und 32 sowie „Sportartikel“ der Klasse 28 weisen nämlich, wie ausgeführt, keinerlei Ähnlichkeit zu Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38, „Mobiltelekommunikationsgeräten“ der Klasse 9 oder mit diesen eng verwandten, in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Widerspruchsmarken aufgeführten weiteren Produkten auf.

Soweit der Schutzumfang der Widerspruchsmarken daher für die genannten Waren und Dienstleistungen eng zu bemessen ist, prägt „O2“ als kennzeichnungsschwaches Element weder den Gesamteindruck der jüngeren Marke „O2Kids“ (vgl. Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 283 zu § 9); noch kommt diesem Wortbestandteil innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 353 zu § 9; EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 37) – THOMPSON LIFE). Insbesondere kombiniert „O2Kids“ „O2“ nicht mit einem erkennbaren Serien- oder Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 258 (Nr. 29) – INTERCONNECT/T-InterConnect).

Im Zeichenvergleich stehen sich infolgedessen in ihrer Gesamtheit mit „O2“ und „O2Kids“ zwei Zeichen gegenüber, die sich in Schriftbild und Phonetik durch den in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Wortbestandteil „Kids“ hinreichend voneinander unterscheiden. Ob der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke nach englischen oder deutschen Phonetikregeln als „o-zwei-kids“ bzw. „o-tu-kids“ ausspricht (vgl. hierzu BGH NJW-RR 92, 175 – Bally/Ball; BGHZ 28, 320, 323 f. – Quick/Glück; BGH, GRUR 1975, 441, 442 – Passion; BGH GRUR 1982, 611, 613 – Prodont; BGH GRUR 1986, 253, 256 – Zentis), kann dahinstehen. Denn auch begrifflich ermöglicht es dieser zweite, dem englischen Grundwortschatz entstammende und in seiner Bedeutung „Kinder“ im Deutschen allgemein verständliche zusätzliche Wortbestandteil dem angesprochenen Verkehr, beide Marken auch dann sicher voneinander zu unterschieden, wenn mit ihnen identische oder hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen gekennzeichnet werden. Zusätzlich besteht insoweit nicht die Gefahr, dass dieser die Kollisionsmarken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. HS gedanklich miteinander in Verbindung bringen könnte. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise das in beiden Marken übereinstimmende Element als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten und diesem Stammzeichen für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen (st. Rspr., vgl. u. a. BGH GRUR 1996, 200, 202 – Innovadiclophlont; GRUR 1996, 267, 269 – AQUA; GRUR 1999, 240, 241 STEPHANSKRONE I; GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; GRUR 2000, 886, 887 – Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 – BIG; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24; GRUR 2008, 258, 261 (Nr. 31) – INTERCONNECT/T-InterConnect; Hacker, a. a. O. Rdn. 374 zu § 9). Auch diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben, da der Bestandteil „O2“ für die genannten Waren und Dienstleistungen, zu denen ein enger sachlicher beschreibender Bezug zum chemischen Element Sauerstoff besteht, selbst eine kennzeichnungsschwache, beschreibende Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 240, 241 – STEPHANSKRONE I; EuG GRUR Int. 2005, 503 – SISSI ROSSI/MISS ROSSI; GRUR Int. 2005, 140 – Chufafit; MarkenR 2003, 200 – NU-TRIDE/TUFFTRIDE; HABM MarkenR 2002, 433 – iti-Digits I).

Weil auch für eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarken entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Rechtsansicht nicht tangiert, soweit die angegriffene Marke Schutz für die Waren „Klasse 5: Medizinische Getränke, Diätgetränke für medizinische Zwecke; Klasse 28: Sportartikel – soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Klasse 32: alkoholische Getränke, Tafelwässer, Wässer“ beansprucht (vgl. ergänzend BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 74/07 – power O2 / po2wer).

Die Markenstelle hat den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen. Erfolg hat die Beschwerde demgegenüber, soweit die Widersprechende die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Klasse 28: Spielzeug, Spielwaren, Turnartikel – soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ Denn für die ihnen als identisch gegenüberstehenden Waren ist die Widerspruchsmarke GM 7177363 demgegenüber normal kennzeichnungskräftig. Dem steht die Existenz der von der Markenstelle recherchierten Anzahl nationaler Drittmarken mit dem Wortbestandteil „O2“ nicht entgegen. Diese Marken, für deren Benutzung ist in diesem Verfahren nichts vorgetragen ist (vgl. näher Hacker, a. a. O. Rn. 126 zu § 9 m. w. N.), vermögen die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insoweit nicht zu schwächen.

Werden die im Tenor bezeichneten Waren mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet, reicht der in der zusätzlichen Hinzufügung des seinerseits kennzeichnungsschwachen Wortbestandteils „Kids“ sowie der nicht tiefergestellten Darstellung der Ziffer „2“ bestehende Unterschied der Markenwörter nicht mehr aus, um im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch unter Berücksichtigung von Warenidentität auszuschließen. Im maßgeblichen Gesamteindruck weisen beide Marken insoweit eine erhebliche Ähnlichkeit auf, weil der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke für diese Waren durch den in ihr enthaltenen Bestandteil „O2“ geprägt wird. Entgegen der von der Markenstelle vertretenen Rechtsansicht hat der Verkehr gerade keine Veranlassung, sich demgegenüber nur an „O2Kids“ als Gesamtbegriff zu orientieren (vgl. u. a. BGH GRUR 1998, 932, 933 – MEISTERBRAND, Hacker, a. a. O., Rn. 311 zu § 9 m. w. N.).

Denn die Existenz eines Gesamtbegriffs mit dem Sinngehalt „Sauerstoffkids“, „Sauerstoff-Kinder“ oder „O2Kids“ vermochte der Senat trotz umfangreicher Recherchen weder nachzuweisen, noch erschließt sich ein solcher Bedeutungsgehalt im Zusammenhang mit den im Tenor bezeichneten Waren unmittelbar.

Im Zusammenhang mit diesen Waren steht vielmehr nicht zu erwarten, dass wesentliche Teile des angesprochenen Verkehrs „O2“ mit der hier nicht tiefer gestellten Ziffer „2“ innerhalb des zusammengeschriebenen Begriffs „O2Kids“ überhaupt als Hinweis auf das Element Sauerstoff erfassen wird. Insoweit war die angegriffene Marke daher auf die Beschwerde der Widersprechenden zu löschen.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten i. S. d. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG haben weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

HABM Entscheidung über Widerspruch B 1 666 851

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen in den Klassen 37, 38 und 42 der die Europäische Union benennenden internationalen Registrierung Nr. W 1 027 156 (Bildmarke: ) auf Grundlage der Gemeinschaftsmarkeneintragung Nr. 406 314 sowie der deutschen Eintragung Az. 396 38 114 (jeweils Bildmarken: ) – als ermächtigte Lizenznehmerin – ein. Ferner machte die Widersprechende die in Deutschland und Österreich nicht eingetragenen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechte „LIB-IT“ geltend. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) sowie Absatz 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV).

1. 1.   VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b) GMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den in Frage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante

Publikum.

a) Die Waren und Dienstleistungen

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren und Dienstleistungen, die Vertriebswege, Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

b) Die Zeichen

Widerspruchsmarke

Jüngere Marke

Die Richter sahen durch die klare Bedeutung des Begriffspaares „Roman Empire“  und dessen schnellen Erfassbarkeit durch den angesprochenen Verkehrskreises keine Gefahr, dass im Gebrauch beider Bezeichnungen nebeneinander verwechselt werden könnten und wiesen den Widerspruch zurück.

Entscheidung des BPatG vom 10. August 2011 (26 W (pat) 576/10)

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Aus den im Ergebnis zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle für Klasse 34 vom 15. Oktober 2010 ist die Gefahr von Verwechselungen im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zwischen den sich hier gegenüberstehenden, u. a. für identische Waren der Klassen 34 beanspruchten Zeichen „ROMAN EMPIRE“ und „EMPIRE“ hinreichend sicher auszuschließen. Für die Frage der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596- Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May). Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH GRUR 2002, 1067, 1068 – DVK/OVK) ist im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „ROMAN EMPIRE“ und „EMPIRE“ zu verneinen.

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 34 beanspruchten Waren „Zigaretten und Tabakerzeugnisse“ sind identisch mit den von der Widersprechenden beanspruchten „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten“. „Streichhölzer“ sind diesen Waren ohne weiteres ähnlich (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 119/04 – red full flavour/Red). Für „Raucherartikel“ wie Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarrenabschneider, Feuerzeuge und Aschenbecher zu „Tabakerzeugnissen“ ist von einer allenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen (vgl. jeweils BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 92/97 – GIANTS/GITANES; 26 W (pat) 205/95 – PUMA/PUMA; 26 W (pat) 171/94 – TIFFANY/TIFFANY & CO). Beide Waren werden zwar aus unterschiedlichen Rohstoffen und in verschiedenen Herstellungsprozessen gewonnen. Sie ergänzen sich jedoch in ihrer Funktion und werden gemeinsam in Tabakwarengeschäften zum Kauf angeboten. Gelegentlichwerden „Raucherartikel“ zudem von Tabakwarenherstellern als Merchandisingartikel verwendet. Dass der durchschnittliche, an Raucherartikeln interessierte Kunde der Auffassung sein könnte, auch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke in den Klassen 32 und 33 beanspruchten Getränke und die „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten, Raucherartikel (ausgenommen Tabakpfeifen); Streichhölzer“, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 (Nr. 29) – Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 21) – Lloyd), ist demgegenüber auszuschließen. Diese Waren sind einander unähnlich.

Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Ansicht ist die Widerspruchsmarke nur unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Bei den beanspruchten „Raucherartikeln“ kann es sich um kunstgewerbliche Gegenstände handeln, die im Empire-Stil gehalten sind. „Empire“ bezeichnet u. a. einen Kunststil zu Beginn des 19. Jahrhunderts (vor allem in der Innenarchitektur, der Mode und im Kunstgewerbe), der, abgeleitet von der Zeit des französischen Kaisertums unter Napoleon I. in den deutschen Sprachschatz eingegangen ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 106/95 – Rotten Empire/Horten).

Es ist durchaus möglich, dass in dieser Zeit gefertigte „Raucherartikel“ mit entsprechenden Stil-Merkmalen antiquarisch gehandelt werden oder, wie dies beispielsweise für Kleider im Empire-Stil üblich ist, unter Nachahmung dieses Stils neu hergestellt und mit dem Sachhinweis „EMPIRE“ vermarktet werden. Als Hinweis darauf, dass „Tabakwaren“ geographisch aus einer ehemals zum „British Empire“ gehörenden Kolonie stammen, verfügt „EMPIRE“ für diese Waren ebenfalls über ein geschwächte Kennzeichnungskraft. Aus den früheren Kolonien des „British Empire“ wie z. B. aus Nordamerika wurden schon im 17. Jahrhundert Tabakwaren nach Großbritannien importiert. Heute zählt z. B. Zimbabwe als ehemalige britische Kolonie Südrhodesien zu den am internationalen Markt tätigen Tabakexporteuren (vgl. Zündorf, in: Zeitschrift für Soziologie 2001, S. 247 – 266 – Nachwirkender Kolonialismus und intersektorale Verknüpfung im Spektrum von Markt und Hierarchie; www.http://schottland4fans.de/brithistory_british_empire. shtml; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 67/99 – BRITISH EMPIRE).

Zudem vermag „EMPIRE“ auch werbeüblich auf die Angebotsstätte und ein umfassendes Warenangebot hinzuweisen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 115/09 – ADULT WEBMASTER EMPIRE). Angesichts dessen könnte die Frage einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch benutzte Drittmarken dahinstehen. Allerdings sind 199 deutsche Marken mit dem Wortbestandteil „EMPIRE“ eingetragen, davon allein 14 in Klasse 34. Unabhängig von ihrer Benutzung billigt die Rechtsprechung der bloßen Eintragung einer größeren Zahl ähnlicher Marken eine beschränkte Indizwirkung für eine originäre Kennzeichnungsschwäche zu (BGH GRUR 1967, 246, 250, Rz. 27 f. – Vitapur).

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände sind allenfalls mittlere Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen. Die Abweichungen in den Zeichen reichen aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen. Klanglich und schriftbildlich unterscheiden sich die Marken in ihrer Gesamtheit aufgrund des in der angegriffenen Marke dem Wortbestandteil „EMPIRE“ hinzugesetzten Adjektivs „ROMAN“ durch eine unterschiedliche Zeichenlänge und in der Anzahl der Wortbestandteile hinreichend voneinander. Den klanglichen und schriftbildlichen Eindruck des angegriffenen Zeichens prägt „ROMAN EMPIRE“ in seiner Gesamtheit. Zwar kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch gegeben sein, wenn den Gesamteindruck einer mehrbestandteiligen Marke gerade der mit der Gegenmarke übereinstimmende Bestandteil prägt und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 – Mustang). Selbst wenn, wie hier, die ältere Marke in identischer Form in das jüngere Kombinationszeichen aufgenommen worden ist, ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine ältere Marke im Kontext einer jüngeren Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert erhalten kann, mit der Folge, dass der betreffende Markenbestandteil insoweit nicht mehr als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden wird (vgl. Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 214 zu § 9, BGH GRUR 2005, 772, 773 – Public Nation/PUBLIC). So verhält es sich bei dem hier von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Gesamtbegriff „ROMAN EMPIRE“. „ROMAN EMPIRE“ setzt sich aus einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammen, welche der angesprochene inländische Verkehr im Sinne von „Römisches Weltreich“ versteht. Das Wort „EMPIRE“ ist im Inland durch den oben erwähnten Empire-Stil, das Empire-State-Building sowie zusätzlich seit den 1980er Jahren durch die Betitelung von Filmen wie denjenigen der Star-Wars-Reihe „The Empire strikes back“, Computerspielen, und Spielfiguren bekannt geworden.

Zu den historischen Grundkenntnissen, die beim angesprochenen allgemeinen Durchschnittsverbraucher als bekannt vorausgesetzt werden können, gehört zudem das Wissen um die vormalige Existenz des Römischen und des Britischen Weltreichs. Selbst derjenige, dem das englische Adjektiv für „römisch“ nicht geläufig sein sollte, wird angesichts der Kombination mit „EMPIRE“ in der Lage sein, die Bedeutung von „ROMAN EMPIRE“ zutreffend als „Römisches Weltreich“ zu erfassen. Diese ihm in seiner Bedeutung bekannte Wortkombination wird er begrifflich von „EMPIRE“ sicher zu unterscheiden wissen. Über die Grundsätze der (modifizierten) Prägetheorie hinaus kann eine Verwechslungsgefahr auch dann bestehen, wenn die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042 – THOMPSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz). Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich der Handelsname oder eine bekannte Marke des jüngeren Kennzeicheninhabers hinzugefügt wird. Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gegeben, weil „EMPIRE“ für die beanspruchten Waren eine Kennzeichnungsschwäche aufweist und es sich bei „ROMAN“ für den Verkehr erkennbar weder um den Handelsnamen noch um eine bekannte Marke der Inhaberin des jüngeren Kennzeichens handelt. Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG, worunter insbesondere die Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens fallen. Zum einen hat die Widersprechende hat nicht behauptet, Inhaberin einer Markenserie zu sein, in welcher dem Bestandteil „EMPIRE“, wie in der jüngeren Marke, ein weiterer Wortbestandteil vorangestellt wäre und durch deren Benutzung sie den Verkehr an diese Serienzeichen gewöhnt hätte. Zum anderen ist – wie vorstehend dargelegt – dem Zeichenteil „EMPIRE“ eine gewisse Kennzeichnungsschwäche nicht abzusprechen, was der Annahme eines hinweiskräftigen Stammbestandteils der Widersprechenden entgegensteht; beschreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen kommen regelmäßig nicht als Stammbestandteile von Serienmarken in Betracht, weil der Verkehr in ihnen nur einen Hinweis auf die betroffenen Waren/ Dienstleistungen, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl. Ströbele/ Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 387). Darüber hinaus führen abweichende Bestandteile, die sich, wie hier „ROMAN“ in „ROMAN EMPIRE“, mit dem gemeinsamen Bestandteil zu einem eigenen Gesamtbegriff verbinden, von der Vorstellung weg, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. hierzu BGH GRUR 1974, 93, 94 – Räuber; GRUR 1981, 142, 143 f. – Kräutermeister; GRUR 1999, 240, 241 – STEPHANSKRONE I; WRP 1998, 1179, 1180 – STEPHANSKRONE II; GRUR 1998, 932, 934 – MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735, 737 – MONOFLAM/POLYFLAM; vgl. auch EuG GRUR Int. 2004, 1024, 1026 (Nr 36) – Galáxia; Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 392 zu § 9). Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn besteht nicht. Für die Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dass sich die ältere Marke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro-Dach; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling). In Bezug auf den Zeichenteil „EMPIRE“ ist dies nicht feststellbar.

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht schließlich keine Veranlassung.

“Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) fordert alle Stellen in Schleswig-Holstein auf, ihre Fanpages bei Facebook und Social-Plugins wie den „Gefällt mir“-Button auf ihren Webseiten zu entfernen. Nach eingehender technischer und rechtlicher Analyse kommt das ULD zu dem Ergebnis, dass derartige Angebote gegen das Telemediengesetz (TMG) und gegen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. das Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG SH) verstoßen. Bei Nutzung der Facebook-Dienste erfolgt eine Datenweitergabe von Verkehrs- und Inhaltsdaten in die USA und eine qualifizierte Rückmeldung an den Betreiber hinsichtlich der Nutzung des Angebots, die sog. Reichweitenanalyse. Wer einmal bei Facebook war oder ein Plugin genutzt hat, der muss davon ausgehen, dass er von dem Unternehmen zwei Jahre lang getrackt wird. Bei Facebook wird eine umfassende persönliche, bei Mitgliedern sogar eine personifizierte Profilbildung vorgenommen. Diese Abläufe verstoßen gegen deutsches und europäisches Datenschutzrecht. Es erfolgt keine hinreichende Information der betroffenen Nutzerinnen und Nutzer; diesen wird kein Wahlrecht zugestanden; die Formulierungen in den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von Facebook genügen nicht annähernd den rechtlichen Anforderungen an gesetzeskonforme Hinweise, an wirksame Datenschutzeinwilligungen und an allgemeine Geschäftsbedingungen.

Das ULD erwartet von allen Webseitenbetreibern in Schleswig-Holstein, dass sie umgehend die Datenweitergaben über ihre Nutzenden an Facebook in den USA einstellen, indem sie die entsprechenden Dienste deaktivieren. Erfolgt dies nicht bis Ende September 2011, wird das ULD weitergehende Maßnahmen ergreifen. Nach Durchlaufen des rechtlich vorgesehenen Anhörungs- und Verwaltungsverfahrens können dies bei öffentlichen Stellen Beanstandungen nach § 42 LDSG SH, bei privaten Stellen Untersagungsverfügungen nach § 38 Abs. 5 BDSG sowie Bußgeldverfahren sein. Die maximale Bußgeldhöhe liegt bei Verstößen gegen das TMG bei 50.000 Euro.

Thilo Weichert, Leiter des ULD: „Das ULD weist schon seit längerem informell darauf hin, dass viele Facebook-Angebote rechtswidrig sind. Dies hat leider bisher wenige Betreiber daran gehindert, die Angebote in Anspruch zu nehmen, zumal diese einfach zu installieren und unentgeltlich zu nutzen sind. Hierzu gehört insbesondere die für Werbezwecke aussagekräftige Reichweitenanalyse. Gezahlt wird mit den Daten der Nutzenden. Mit Hilfe dieser Daten hat Facebook inzwischen weltweit einen geschätzten Marktwert von über 50 Mrd. Dollar erreicht. Allen Stellen muss klar sein, dass sie ihre datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit nicht auf das Unternehmen Facebook, das in Deutschland keinen Sitz hat, und auch nicht auf die Nutzerinnen und Nutzer abschieben können.

Unser aktueller Appell ist nur der Anfang einer weitergehenden datenschutzrechtlichen Analyse von Facebook-Anwendungen. Das ULD wird diese in Kooperation mit den anderen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden vornehmen. Eine umfassende Analyse ist einer kleinen Datenschutzbehörde wie dem ULD mit einem Wurf nicht möglich; zudem ändert Facebook kontinuierlich seine technischen Abläufe und Nutzungsbedingungen. Niemand sollte behaupten, es stünden keine Alternativen zur Verfügung; es gibt europäische und andere Social Media, die den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Internet-Nutzenden ernster nehmen. Dass es auch dort problematische Anwendungen gibt, darf kein Grund für Untätigkeit hinsichtlich Facebook sein, sondern muss uns Datenschutzaufsichtsbehörden dazu veranlassen, auch diesen Verstößen nachzugehen. Die Nutzenden können ihren Beitrag dazu leisten, indem sie versuchen datenschutzwidrige Angebote zu vermeiden.“

Den Nutzerinnen und Nutzern im Internet kann das ULD nur den Ratschlag geben, ihre Finger vom Anklicken von Social-Plugins wie dem „Gefällt mir“-Button zu lassen und keinen Facebook-Account anzulegen, wenn sie eine umfassende Profilbildung durch das Unternehmen vermeiden wollen. Die Profile sind personenbezogen; Facebook fordert von seinen Mitgliedern, dass diese sich mit ihrem Klarnamen anmelden.”

Was man bei Recherchen in den Markenregistern nicht alles findet. So ist mir gerade die folgende Gemeinschaftsmarke  aufgefallen.

Dabei ist weniger die Bezeichnung das spannende als vielmehr die Ware für die Marke Schutz beansprucht:

„Vorrichtung zur sexuellen Stimulierung für Erwachsene zur Gewinnung von menschlichem Sperma.“

Tatsächlich handelt es sich bei den Produkten dieser Marke entsprechend deren Webseite um „Erotisches Spielzeug;Masturbationsgeräte.“ – so wurde es in einer anderen Markenregistrierung angegeben und dies dürfte dem  was auf der Webseite verkauft wird auch eher entsprechen.

Ob in der tatsächlichen Verwendung der Marke dann eine Benutzung der Marke im markenrechtlichen Sinn gegeben ist, könnte im Streitfall spannend werden, denn ich bezweifle, dass die angegebene Beschreibung und der dort angegebene Zweck der Ware bei der Verwendung angedacht ist. Hier hat der Anmelder zu viel Fantasie an den Tag gelegt und dürfte mit seinem Klassenverzeichnis etwas übers Ziel hinaus geraten sein.

Frau Rechtsanwältin Füssel erwarb ihre Expertise in einer bekannten kennzeichenrechtlich orientierten Kanzlei in München. Das umfangreiche Wissen in der Markenentwicklung und –verteidigung hat sie gezielt durch mehrjährige Berufspraxis in den USA ausgebaut und sich im Schwerpunkt auf das US-Markenrecht ausgerichtet. Seit der amerikanischen Anwaltszulassung (Bar Exam, Kalifornien) war sie auf dem Gebiet des Markenrechts in einer mittelständischen Anwaltskanzlei in Los Angeles tätig.

Die Widersprechende – die Rossmann Drogeriekette – konnte den Widerspruch nicht auf

„Einmal-Slips für die Monatshygiene aus Papier; Einmal-Slips für die Monatshygiene aus Textil“

stützen, da hier der erforderliche Benutzungsnachweis nicht erbracht wurde. Das Europäische Markenamt hat den Widerspruch zurückgewiesen.

Wobei es sogar fraglich sein dürfte, ob im Fall, dass die Benutzung nachgewiesen werden hätte können, der Widerspruch erfolgreich gewesen wäre, wenn die Begründung berücksichtigt wird.

Entscheidung des HABM vom 28. Juni 2011 (Az B 1 655 870)

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren in den Klassen 18 und 25 der Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 8 743 742 für die Wortmarke „FACELLA“ auf Grundlage der deutschen Markeneintragungen Nr. 1 169 104 für die Wortmarke „FACELLE“ und Nr. 30 256 883 für die Wortmarke „FACELLE“ ein. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV.

Die Anmelderin hat durch Löschung der Klasse 18 am 15/04/2010 die Waren des Verzeichnisses eingeschränkt. Nachdem die Widersprechende davon unterrichtet wurde, erklärte sie, dass sie den Widerspruch gegenüber den verbleibenden Waren aufrechterhalte.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß denselben Bestimmungen muss der Widerspruch bei fehlenden Nachweisen zurückgewiesen werden.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis bezüglich der Klasse 25, der deutschen Marke Nr. 30 256 883, auf der der Widerspruch beruht, verlangt.

Die ältere deutsche Marke Nr. 30 256 883 wurde am 26/02/2003 eingetragen.

Der Antrag wurde rechtzeitig eingereicht und ist zulässig, da die ältere deutsche Marke Nr. 30 256 883 mehr als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung am 01/02/2010 eingetragen wurde.

Am 14/03/2011 wurden der Widersprechenden zwei Monate gegeben, um den Benutzungsnachweis bezüglich der deutschen Marke Nr. 30 256 883 einzureichen.

Die angefochtene Marke wurde am 01/02/2010 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die deutsche Marke Nr. 30 256 883, auf der der Widerspruch beruht, in Deutschland während des Zeitraums vom 01/02/2005 bis einschließlich zum 31/01/2010 ernsthaft benutzt wurde. Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, nämlich:

Klasse 25: Einmal-Slips für die Monatshygiene aus Papier; Einmal-Slyps für die Monatshygiene aus Textil.

Die Widersprechende hat bezüglich der Benutzung der älteren deutschen Marke, auf der der Widerspruch beruht, keinen Nachweis eingereicht. Sie hat außerdem keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorgelegt.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV betreffend der Waren der Klasse 25 der deutschen Marke Nr. 30 256 883 zurückgewiesen werden muss.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b GMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den in Frage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

a) Die Waren

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren:

Die ältere deutsche Marke Nr. 1 169 104:

 Klasse 5: Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons.

Die ältere deutsche Marke Nr. 30 256 883:

 Klasse 3: Intimwaschlotion, Intimspray, Intimreinigungstücher.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren; insbesondere Bademäntel, Hausschuhe.

Die angefochtenen Waren der Klasse 25 sind allen Waren der beiden Widerspruchsmarken unähnlich. Die angefochtenen Waren in Klasse 25 beinhalten nämlich Bekleidungsstücke und Schuhwaren, die der Bedeckung des menschlichen Körpers und dessen Schutz dienen.

Die Waren der Klasse 5 in der Widerspruchsmarke Nr. 1 169 104 sind Hygieneartikel für den persönlichen Gebrauch für Frauen. Die strittigen Waren kommen von verschiedenen Herstellern und werden über unterschiedliche Vertriebswege (Drogerien resp. Apotheken versus Bekleidungs- oder Schuhgeschäfte) angeboten. Die Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke Nr. 30 256 883 beinhalten Mittel für den persönlichen Gebrauch zur Intimpflege und –reinigung. Auch diese Waren werden von ganz anderen Herstellern produziert als die Waren der angegriffenen Anmeldung und sie werden ebenfalls über unterschiedliche Vertriebswege an ihre Verbraucher angeboten.

Schlussfolgerung

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV „ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV ist die Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr. Da die Waren eindeutig unähnlich sind, ist eine der notwendigen Voraussetzungen des Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV nicht erfüllt und der Widerspruch muss zurückgewiesen werden.

KOSTEN UND KOSTENFESTSETZUNG

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 GMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii der Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMDV), bestehen die Kosten, die der Anmelderin gezahlt werden müssen, aus den Vertretungskosten, die auf Grundlage der in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festgesetzt werden müssen.

Der fliegende Gerichtsstand hat sich insbesondere bei internetbezogenen Streitigkeiten in den letzten Jahren entwickelt und führt nicht nur bei Wettbewerbsstreitigkeiten, sondern auch bei Markenverletzungen die sich aus Domainbezeichnungen ergeben dazu, dass sich der Abmahnende aussuchen kann, welches Gericht er für die Einstweilige Verfügung nutzt.

Der Vorteil für den Antragsteller lag dabei nicht nur darin, dass er den Antrag bei einem Gericht stellen konnte, dass für seine großzügigere Praxis beim Erlass einer Einstweiligen Verfügung (hallo Hamburg) bekannt war oder bei dem er wusste, dass dies seine Rechtsauffassung teilte, er konnte dem Abgemahnten eine Verteidigung auch erschweren, indem er ein möglichst weit entferntes Gericht wählte.

Hintergrund des fliegenden Gerichtsstandes, dass Internetangebote von jedem Ort aus abrufbar sind und damit die Verletzungshandlung überall begangen werden kann. Nachdem bisher die Mehrheit der Landesgerichte diese Praxis bestätigte, obwohl in verschiedenen Vor- und Beiträgen von Richtern der Kammern öfters auf die Missbräuche und Unzulänglichkeiten dieser Entwicklung verwiesen wurde, hat nun das LG Hamburg in einer aktuellen Entscheidung seine Zuständigkeit abgelehnt, ob wohl es in dem Streit um eine Domain ging.

Der Kläger verlangte aufgrund seines Namensrechtes die Unterlassung der Benutzung und die Löschung einer Domain. Zumindest für den Unterlassungsanspruch kommt es auf den Begehungsort an und dieser bestimmt sich nach dem Ort, an dem die Rechtsverletzung begangen wurde.

Grundsätzlich ermöglicht die Verwendung einer Domain den Zugriff auf diese an jedem beliebigen Ort. Begehungsort für Rechtsverletzungen im Internet sind damit alle Orte, an denen die Informationen bestimmungsgemäß abgerufen werden können und das könnte jeder Ort in Deutschland sein. Genau hier wird seitens des Landgerichtes Hamburg aber die Grenze eingezogen:

„Vielmehr spricht alles für eine Begrenzung einer ansonsten bestehenden Vielzahl von Gerichtsständen auf diejenigen, in deren Zuständigkeitsbereiche eine Interessenkollision tatsächlich eingetreten sein kann.“

Konsequenz dieser Einschränkung, die wohl in Anlehnung an die Rechtsauffassung einiger anderen Kammern des hanseatischen Landgerichtes steht, war die Verneinung des sachlichen Bezugs zu Hamburg, da die Klägerin Lübeck und der Beklagte in Kassel wohnt. Konsequent verwies das Gericht die Angelegenheit nach Lübeck.

Spannend bleibt es und es gilt die Rechtsprechung zu beobachten, ob hier tatsächlich eine dauerhafte Begrenzung des fliegenden Gerichtsstandes begonnen hat, was sicher in einigen Fällen begrüßenswert ist.

Abschließend sei angemerkt, dass die Klägerin am Landgericht Lübeck verloren hat und der Unterlassungs- und Löschungsanspruch der Gemeinde Worth gegenüber dem Besitzer der Domain worth.de zurückgewiesen wurde.