In der Entscheidung des BPatG (24 W (pat) 66/08) über den Widerspruch der Marke „Perox“ gegen die Registrierung der Marke „Perotex“ mussten die Richter sich auch mit der Frage der rechterhaltenden Benutzung der älteren Marke beschäftigen. Grundsätzlich kann im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens die Einrede der Nichtbenutzung gegenüber der Widerspruchsmarke erhoben werden, wenn deren Eintragungsdatum länger als 5 Jahre her ist. Die Rechte an einer Marke stehen dem Inhaber nur dann zu, wenn er sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt hat. So soll verhindert werden, dass Bezeichnungen als Marke monopolisiert werden, obwohl der Anmelder sie gar nicht ernsthaft verwenden möchte.
Im zu entscheidenden Fall hatte der angegriffene Markeninhaber die Einrede erhoben und die ältere Marke musste den Nachweis erbringen, dass sie ernsthaft benutzt wird. Dabei kam das Gericht abweichend vom Prüfer des DPMA zu dem Ergebnis, dass die Widerspruchsmarke ausreichend in dem relevanten Zeitraum für die in dem Verfahren entscheidenden Produkte verwendet wurde, wenn auch teilweise durch Lizenznehmer.
Die Markeninhaber konnte die Benutzung für “Nadelseife” unter der Bezeichnung “Perox perfekt” und “flüssiges Seifenkonzentrat” mit dem Label “Perox liquid“ nachweisen. Die belegte Form der Benutzung – in Normalschrift anstelle der registrierten Schreibweise in Großbuchstaben – ist sahen die Richter als ausreichend an und auch die Hinzufügung der Wörter “liquid” und “perfekt” verändert den kennzeichnenden Charakter der registrierten Widerspruchsmarke nicht, weil “liquid” als Hinweis auf die flüssige Form des Produkts glatt warenbeschreibend ist und “perfekt” überwiegend nur als allgemeines Werbeschlagwort verstanden wird.
Trotz den wohl nur geringen Umsatzzahlen, die nachgewissen werden konnten, entschied das Gericht, dass keine Scheinbenutzung vorlag und die Einrede der Nichtbenutzung ins Leere lief, trotzdem hatte der Widerspruch aber keinen Erfolg.
